实质审查中公开不充分法和实用性的法条适用竞合问题.pdf

-37-CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION Feb.2024中国科技信息 2024 年第 4 期专利分析信方法无法进行通信。特别是在由尺寸较厚的金属壁形成的电磁屏蔽环境下，想要实现无线通信非常困难，现有的通信方法都无法解决该问题。射线穿透力强，能量高，利用 射线进行通信对于实现电磁屏蔽环境下的通信具有十分重要的意义。因此，本案提供一种 射线强度调制通信系统及方法，解决了提高 射线通信速率的问题。对于案例 1，有三种观点，分别涉及公开不充分、不具备实用性、公开充分且具备实用性。观点 1：公开不充分。射线衰减严重，很难在通信中使用，利用 射线通信的技术方案存在公开不充分的缺陷。首先，说明书并未明确记载克服技术障碍实现 射线穿透屏蔽层进行通信的关键技术手段。其次，本案是通过在接收端检测不同的信号强度来解调出不同的信息，但并未限定具体的通信环境，不同的通信环境下 射线的衰减会显著不同，解调时无法设置不同强度的检测阈值，从而使得接收端无法正常解调出有用信息。因此，不符合 专利法 A26.3的规定。观点2：不具备实用性。本案的技术方案仅在实验阶段，尚未在实际产业中制造和使用，不具备实用性，理由在于：所述技术方案采用放射源进行实验以实现在电磁屏蔽的环境下无需打孔就可进行通信，还处于实验阶段，并未在实际产业中制造和使用，因此，不符合专利法A22.4 的规定。观点 3：本案说明书公开充分，且具备实用性。公开充分：射线是原子核的衰变或裂变等产生的高频射线，随着距离增加会迅速衰减，因此不能应用于通常的长距离通信中，但通过提高 射线的发射功率或者提升对准线准直等现有技术中通常采用的方法，可在有限的距离中完成正常通信。射线是一种高能中子射线，能够穿透金属，本案正是利用了 射线的可穿透性，在电磁屏蔽环境中进行传输。综上，站位所属技术领域的技术人员可认为，采用 射线实现通信的技术方案在特定环境或条件下能够解决相应的技术问题，因此，符合专利法A26.3 的规定。具有实用性：首先，射线是原子核的衰变或裂变等产生的高频射线，其本质上是一种电磁波，由于其具有高频高辐射的特性，从通信安全和可靠性考虑，在通常的通信环境中并未采用，但在特定的应用场景下短距离通信在理论上是可行的，并不违背自然规律。其次，虽然该技术方案尚处于实验阶段，其传输性能不够稳定，实际通信效果可能存在一定的波动，但这并不妨碍其具有可以在产业中被制造或使用的可能性，因此，本案具备专利法A22.4 规定的实用性。笔者认为：由上述案件可以看出，无法站位本领域技术人员，受限于知识水平与认知能力可能造成公开不充分、实用性的法条竞合。公开不充分、实用性均是审查员基于目前知识水平与认知能力对申请文件的合理质疑。实际审查中，专利审查指南 第二部分第七章“10不必检索的情况”记载了“一件申请的全部主题属于下列情形之一的，审查员对该申请不必进行检索：（3）不具备实用性；（4）说明书和权利要求未对该申请的主题作出清楚、完整的说明，以致所属技术领域的技术人员不能实现。对公开不充分和实用性的审查可以避免不必要的检索以节约程序、提高效率、缩短审查周期，符合程序节约原则。在目前的审查实践中，公开不充分法条和实用性法条的使用频率在升高，有一部分申请人、代理人和审查员对上述两个法条的法律适用仍存在不解、困惑。因此，本文结合实际案例探讨上述两个法条的适用竞合。法条释义中国专利法属于成文法，专利法第二十二条第四款和专利法第二十六条第三款都是采用列举法，列举出不符合相关法条的几种情形。当判断相关专利申请属于列举出的情形之一时，采用相关专利法条进行评述。实用性中的情形 2）违背自然规律、6）无积极效果和公开不充分中的情形 3）-4）中存在相互交叉的情况，因此，可能有以下几种情形出现法条适用竞合：1）无法站位本领域技术人员，受限于知识水平与认知能力，在具体案件事实中很难清晰地判断无法实现是由技术方案本身的固有缺陷引起的（因无法实现而无实用性），还是因为说明书中没有记载相关的技术特征所造成的（因公开不充分而无法实现）。2）虽然可以实施，但因无积极效果而没有实用性。虽然说明书中给出了可以实施的技术手段，但因本领域技术人员实施说明书记载的技术手段并不能解决发明所要解决的技术问题而公开不充分。两种情形存在竞合。3）因为违背自然规律无法实现而不具有实用性。因本技术领域的技术人员不能实现说明书记载的某个技术手段而公开不充分。两种情形存在竞合。具体案例与分析案例 1：采用 射线进行电磁屏蔽环境通信的实用性、公开不充分判断说明书：在电磁屏蔽环境下，无线电波等传统的无线通实质审查中公开不充分法和实用性的法条适用竞合问题董环环 孙 岩董环环 孙 岩（等同第一作者）国家知识产权局专利局专利审查协作四川中心董环环（1989），女，山东茌平，硕士，知识产权师，主要从事光电领域的发明专利实质审查。孙岩（1990），女，河南安阳，硕士，知识产权师，主要从事光电领域的发明专利实质审查。中国科技信息 2024 年第 4 期CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION Feb.2024-38-专利分析若采用实用性法条，申请人很难通过修改或意见陈述克服缺陷；若采用公开不充分法条，并建议申请人通过举证教科书、技术词典、技术手册等工具书中披露的内容来证明说明书公开充分，或依据说明书的记载进行充分说理来解释说明书公开充分，审查员有可能基于申请人的举证及意见答复能更站位本领域技术人员，进一步作出更客观、准确的审查结论。因此，在无法确定是否能够在实际产业中制造和使用的情况下，建议适用公开不充分法条。案例 2：电磁加热消磁装置的实用性、公开不充分判断说明书：如图 1 所示，电磁加热消磁装置包括由多片 U型矽钢片堆叠成一 U 型铁心 10，其两直立开放端 11、12 上分别绕有二组绕圈 L1、L2，该两线圈 L1、L2 相互串联再并联于一交流电源 VAC，当该交流电源接入一预定频率变化之电源，该 U 型铁心 10 之两开放端 11、12 间产生一交变磁场1，2，该交变磁场大小随着该交流电源 VAC 之电压电流大小及频率多少而改变。电磁加热消磁装置是利用两线圈L1、L2 与电源 VAC 间之串并联连接，使两线线圈 L1、L2对电源而言同属一次侧，而使得 U 型铁心之开放端直接产生交变磁场，利用该交变磁场以达成加热金属或消磁之目的。对于案例2，有两种观点，分别涉及公开不充分和实用性：观点一：不满足实用性的情形6）。该申请将两个线圈设置成分别产生不同方向的磁场，由于磁场是矢量场，因此铁芯开放端的有效磁场是这两个方向相反的磁场的叠加，结果相互抵消，并不能产生有效的交变磁场，使得该电磁装置只能消耗电能而无法加热金属导体或者使磁体消磁。因此，尽管该申请的电磁装置可以制造并通电操作，但是却只能耗电而无法产生预期的加热或消磁效果，明显无益，所以该申请不具有实用性要求的积极效果，不具备实用性，不符合专利法A22.4的规定。观点二：不满足公开不充分的情形 3）。该申请将两个线圈设置成分别产生不同方向的磁场，由于磁场是矢量场，因此铁芯开放端的有效磁场是着两个方向相反的磁场的叠加，结果相互抵消，并不能产生有效的交变磁场，使得该电磁装置只能消耗电能而无法加热金属导体或者使磁体消磁。因此，尽管该申请的电磁装置可以制造并通电操作，但是却只能耗电而无法解决加热或消磁的技术问题，产生预期的技术效果。因此，不符合专利法A26.3 的规定。笔者认为：由上述案件可以看出，该案件走向明确，采用观点一的实用性和观点二的公开不充分均可以充分说理走向驳回。实际审查过程中，无积极效果与给出了技术手段但无法解决技术问题可能同时存在，因此，审查员可以根据实际案情，选择申请人更容易理解、接受的法条进行评述，节约审查程序。案例 3：能够电加热的汽车边窗玻璃的实用性、公开不充分判断说明书：如图 2 所示，汽车边窗玻璃上设置七条加热导线 4，即 L1、L2、L3、L4、L5、L6 和 L7，它们从上边缘100 向下边缘 101 依次排列，加热导线 L1、L2、L3、L4、L5、L6 和 L7 的长度依次变短、直径依次变大。通过根据加热导线的长度不同，对应调整每条加热导线的直径，从而保证并联的每根加热导线的加热功率基本相等，将整体上的加热功率差异控制在 5以内，实现整体均匀的加热效果；通过对每一加热导线的合理排布，达到无需做额外的绝缘处理，实现了外观整齐的美观效果以及布丝工艺简单等，提高了生产效率。对于案例3，有两种观点，分别涉及公开不充分和实用性：观点一：不满足实用性的情形 2）。本申请根据加热导线的长度不同，对应调整每条加热导线的直径，从而保证并联的每根加热导线的加热功率基本相等，其具体技术手段为“相邻两条加热导线中的长度较长的一根加热导线的直径小于另一条加热导线的直径”。然而本领域技术人员知晓：在一定的温度下，电阻 R 除了与导体的材料 有关外，还与导体的长度 L、横截面积 S 有关，其表达式为 R=L/S，而电阻的发热功率 P=U2/R（其中 U 为电压）。因此为了保证并联的每根加热导线的加热功率基本相等，必须使得每根加热导线的电阻基本相等；为了保证每根加热导线的电阻基本相等，在调整导体的长度和直径时，应该使得相邻两条加热导线中长度较长的一根加热导线的直径大于另一条加热导线的直径。显然，本申请中“导线长度越长直径越小”进而保证“导线加热功率基本相同”的设置违背了关于电阻的发热功率与导线长度、横截面积之间的关系定律。因此不具有实用性，不符合专利法A22.4 的规定。观点二：不满足公开不充分的情形 4）。本领域技术人员知晓：在一定的温度下，电阻 R 除了与导体的材料 有关外，还与导体的长度 L、横截面积 S 有关，其表达式为R=L/S，而电阻的发热功率 P=U2/R（其中 U 为电压）。为了保证每根加热导线的电阻基本相等，在调整导体的长度和直径时，应该使得相邻两条加热导线中长度较长的一根加热导线的直径大于另一条加热导线的直径。显然，本申请中“导线长度越长直径越小”使得“每根导线的电阻基本相等，导线加热功率基本相同”的设置无法实现，因此无法实现加热均匀。因此，不符合专利法A26.3 的规定。笔者认为：由上述案件可以看出，该案件走向明确，采用观点一的实用性和观点二的公开不充分均可以充分说理走向驳回。违背自然规律与所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容并不能实现某个技术手段可能同时存在。当涉及因违背自然规律而不具备实用性的情形时，该类案件适用实用性法条逻辑更清晰、明确、具有说服力，此时建议直接使用实用性法条。结语在目前提质增效的审查模式下，要做到与申请人的有效沟通，关键在于法条选择和说理方式。不具有实用性或者说明书没有充分公开的专利申请，其法律效果都是得不到授权。在出现不具有实用性或者说明书没有充分公开法条适用竞合时，具体选择哪个条款，不仅要从技术内容出发进行分析，还应当考虑社会公众的认同感，预期申请人的答复，促进对案件的合理审查，以期提高审查效率，节约法律资源。图 1 电磁加热消磁装置图 2 汽车边窗玻璃上设置