涉外定牌加工中“商标性使用”的认定.pdf

Science and Technology&Innovation科技与创新2023 年 增刊 15文章编号：2095-6835（2023）S1-0005-04涉外定牌加工中“商标性使用”的认定周惠珍（中南财经政法大学，湖北 武汉 430073）摘要：近年来，关于涉外定牌加工商标使用行为性质的认定经历了反复横跳的螺旋式发展过程，至今仍未有定论，认定结果的反复产生了诸多负面影响。为解决认定难题，应当以商标使用的认定要素为基点，分别将客观要素与主观要素、形式性要素与实质性要素、公开性要素与识别性要素结合使用的具体情况进行分析。并遵循各认定要素之间的内部逻辑结构，以客观要素与主观要素为基础、形式性要素与实质性要素为关键、公开性要素与识别性要素为核心进行综合分析。以公开性为前提、识别性为根本，通过系统严密的论证思路得出是否构成商标性使用的结论。关键词：涉外定牌加工；商标性使用；认定要素；侵犯注册商标专用权中图分类号：D923.4文献标志码：ADOI：10.15913/ki.kjycx.2023.S1.002涉外定牌加工行为是否构成侵犯注册商标专用权，在理论界与实务界存在着亘古不休的争论。学术界围绕定牌加工行为与“撤三”制度的冲突以及“用于识别商品”来源是否具有地域性等展开了诸多探讨，但均无统一定论，实务界的相关司法判决也呈现出螺旋反复的阶段性特点。基于国家大力发展对外贸易的宏观背景，涉外定牌加工使用行为的认定难题亟待解决。本文将以回归商标使用的法律原点为立足点，从商标使用的认定要素为基点，分别将客观要素与主观要素、形式性要素与实质性要素、公开性要素与识别性要素结合使用的具体情况进行分析，并遵循各个认定要素的内部逻辑结构进行综合分析，运用严谨的论证思路对涉外定牌加工中贴附商标的行为是否构成商标性使用进行科学认定。1问题的提出法院对于涉外定牌加工商标贴附行为性质的认定经历了一个在重形式与重实质之间反复横跳的螺旋式发展过程1。自 2001 年中国首次作出涉外定牌加工判决后，法院的认定遵循形式主义，即只要在商品或服务上贴附商标标识即认为构成商标性使用2，而不考虑具体的使用目的及功能。自 2008 年金融危机之后，保护国内加工制造业的呼声日益高涨，加之 2013 年商标法将“用于识别商品来源”作为判定构成商标性使用要素之一，法院对商标性使用的认定开始转向遵循实质主义。2009 年最高人民法院发布最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见，开始对涉外定牌加工商标侵权问题进行表态的起因，即以服务全球金融危机引发的经济形势变化为由头，以更好地促进贴牌加工贸易发展为说辞，试图明确不构成侵权的裁判标准。最高人民法院办公厅在关于对“定牌加工”出口产品是否构成侵权问题的复函（法办2010350 号）中指出，“（定牌加工）产品所贴商标只在我国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能不会造成国内相关公众的混淆误认，此种情形不属于商标法规定的侵犯注册商标专用权的行为。”这是最高人民法院首次直接表示涉外定牌加工不构成商标侵权，反映出最高院主张对涉外定牌加工是否构成侵权的判断应回归纯粹的商标侵权判断法律标准。2008年至今，相关典型案例如2015年的“PRETUL案”（参见最高人民法院（2014）最高法民提字第 38号民事判决书）、2017 年的“东风案”（参见最高人民法院（2016）最高法民再 339 号民事判决书）等，最高人民法院在这些案件中均认为涉外定牌加工中贴附商标的行为不属于商标性使用。但在 2019 年的“本田案”（参见最高人民法院（2019）最高法民再 138 号民事判决书）中，最高人民法院却认为构成商标性使用，并强调不能将涉外定牌固定为商标侵权的例外。上述案例证明在涉外定牌加工中的使用认定中呈现出螺旋式发展的特点，反映出商标使用的认定标准过于笼统、模糊的问题，这也是导致在审理商标侵权纠纷时裁判结果存在差异和裁判理由不统一的原因。在对涉外定牌加工背景下，对商标使用性质的判断应着眼于法律标准与法律裁判，通过厘清商标贴附行为与商标性使用行为之间的法律关系，由表及里地形成对涉外定牌加工行为的正确判断3。涉外定牌加工虽然具有涉外这一特性，但商标视角下对于涉外定牌加工行为的判断，实质是对加工流程中商标贴附这一行为的定性。涉外科技与创新Science and Technology&Innovation62023 年 增刊 1定牌加工类案件判决结果的螺旋反复，反映出裁判者对于该类型案件中商标的使用存在法理理解的不同。本文以商标法第四十八条为基础，凝练出条文中所蕴含的构成商标性使用的认定要素并对之进行分析，在对各要素具体分析后归纳总结出认定商标性使用的判断方法，以此为涉外定牌加工商标使用行为性质的认定提供新的思路。2商标使用是识别商品来源目的下的商业性使用2.1定性的基础：客观要素与主观要素立法者在对商标法第四十八条进行释义时称“商标使用是以识别商品来源为目的将商标用于商业活动的行为”4。由此可知，立法者将商标性使用的认定划分为两层要素进行区辨，以使用目的为主观要素，以具体行为为客观要素。此两种要素相辅相成，缺一不可，即只有在主客观要素均满足的前提下才能构成商标性使用。若仅具有使用商标的目的，却并未在商业活动中使用，或者使用了但未用于以识别来源，都难以认为构成商业性使用。实践中，部分法院直接以具备“用于商业活动”的客观要素为由而认定构成商标使用，实则是落入了商标使用认定的误区。例如，在百威公司诉古龙公司侵害商标侵权一案（参见浙江省高级人民法院（2020）浙民终 326 号民事判决书）中，二审法院认为：“古龙公司在报关单中使用“卡罗娜啤酒”这一名称时已经起到识别商品来源的作用，属于商标使用行为。”本案中，古龙公司并未改变啤酒的原有包装，只是依据 中华人民共和国食品安全法第九十七条的相关规定，在海关申报单中将商品名称备注为“卡罗娜啤酒”。首先，该行为属于以行政管理为目的的行政许可行为，并不会在商品上呈现，因而也并不属于商业活动。其次，二审法院所言“消费者或经销商也会接触到上述信息”仅为一种猜测和预判，无法通过这种猜测可能性的判断即认定发挥了识别商品来源的作用。最后，识别商品来源主要表现在行为人在使用商标时具有“利用商标识别商品来源”这一主观心理动态，同时又实行了将贴附商标的商品投入市场参与商业活动的客观行为。而本案中，古龙公司仅在报关单据材料上填写“商标”的行为更多地反映出行政性目的与特征，既不具备客观要素，也不具备主观要素，因而不能将其认定为“商标性使用”。2.2主客观要素结合下商标性使用的认定在判断涉外定牌中加工行为是否构成商标性使用时，可以依据使用商标的事实是否具备主观要素及客观要素为基础进行涵摄。在判断是否具备客观要素时，可直接以商标是否具有在商业活动中使用的事实为基础进行判断。但在判断是否具备主观要素时需要特别注意，即在判断是否具有“用于识别商品来源”这一主观目的时，不应仅局限于识别商品来源的功能性发挥，而应将视野延伸至市场范围，着重分析商标使用人是否具有面向市场发挥识别性功能的目的。在进行商标使用的认定时，判断是否面向市场发挥功能性才是认定是否具备主观要素的关键。客观要素与主观要素是相辅相成的关系，二要素相互统一，共同成为判断商标的使用是构成商标性使用抑或是仅仅为商标标识性使用的重要因素。基于上述分析，在认定是否构成商标性使用时可以参考以下思路进行判断。首先，应以客观要素为基础。客观使用的行为存在与否是判断是否构成商标性使用的决定性因素，也是认定是否构成商标侵权的基础，主观要素的存在也往往需要以客观因素作为外在表现。客观要素主要表现为将商标用于商业活动中，所谓“用于商业活动”，强调行为上对商标各种方式的运用行为。一般可通过外在行为加以表现，故对使用行为是否符合客观要素的判断的技术性难度较小，通常情况下根据行为外观是否符合上述特征即可得出结论。其次，应以主观要素为关键，在判断过程中，尤其要注意对主体是否具有面向市场发挥识别性功能的目的进行着重分析。面向市场发挥识别性功能反映出商标的基本原理，是认定是否构成商标性使用的重要衡量标准5。在判断使用商标是否以面向市场发挥识别性功能为主观目的时，应以对商标的使用是否达到公开的使用标准为前提。市场识别性功能的发挥依赖于公开的商业性使用，即只有在公开使用的背景下才能发挥商标面向市场“识别商品来源”的功能作用。在满足公开使用的前提之后，则需考察商标的使用是否使消费者产生了该产品或服务与特定经营者、服务者之间的联系。若对商标的使用既是面向市场的公开使用，又发挥了识别商品来源的作用，使一般公众能将产品或服务与对应的经营者产生联系，则可以初步认定对商标的使用构成商标性使用。最后，应将主观要素与客观要素相结合，两种要素相辅相成缺一不可，必须同时具备后才能认定对商标的使用构成商标性使用。客观要素以是否用于商业活动为判断要素，主观要素则以是否面向市场发挥识别商品来源的功能为基准。在判断过程中，应以客观要素为前提从行为处开启认定，在前述认定生成的基Science and Technology&Innovation科技与创新2023 年 增刊 17础上再对主观目的进行判定。若涉外定牌加工中对商标的使用行为同时具备客观要素和主观要素，则可以认定该使用行为构成商标性使用，否则对于商标的使用行为将只是一般的物理贴附性行为或为满足行政性目的而实行的登记等行为，不构成商标性使用。3商标使用是以识别来源为目的的实质性使用3.1定性的关键：形式性要素与实质性要素关于涉外定牌加工行为是否构成商标使用，应基于商标使用的基本原理进行分析，而该原理又立足于商标法，故应首先对商标法中规定的商标使用的相关条款进行剖析。商标法第四十八条即为商标使用条款，对该条款进行解读可知：该条款的前半部分所规定即为形式意义上的商标使用行为，而后半部分则是实质意义上的商标使用行为，商标的形式性使用和实质性使用之间是并列的关系，由此可得出商标使用的原理，即只有同时满足形式使用和实质使用两个要件，才能够构成法律意义上的商标使用。实践中，部分法院误以形式性使用作为构成商标性使用的判定标准。例如，广东奥科特新材料公司诉奥科特照明电子工业公司商标侵权一案中，二审法院认为“涉外定牌加工无法成为不构成商标侵权的抗辩事由”（参见浙江省宁波市中级人民法院（2020）浙 02民终 3792 号民事判决书）。本案中，二审法院仅因被告使用物理性的商标贴附行为就认定构成侵犯商标权，并未意识到商标权的实质是保护商标与特定商品、服务或经营者之间的特定联系。涉外定牌加工中对商标的行为具体体现为纯物理性质的贴附性行为，由于商品最终销往境外不会在境内出现，此种贴附性质的行为并不会对国内商标权人的这种联系性产生影响，因而也就不导致商标权人利益受损，故不应将其认定为商标性使用。3.2形式性与实质性要素结合下商标性使用的认定厘清使用的行为是否构成使用型商标侵权，前提是需先明确商标权的内涵。一方面，商标权是识别商品来源的商业标识权6。商标经注册后所获得的专用权与物权、著作权等不同，对于单纯地对商标标志进行符号意义上的使用行为并不受商标专用权的限制。涉外定牌加工中对商标的使用即为此种符号学意义上的使用，加工过程中的产品尚未流入国内的市场，加工结束后产品直接出口至境外，因而不会对国内相同或类似商标识别作用的发挥产生影响。有观点认为，虽然涉外定牌加工产品是以境外为销售市场，但是存在产品回流至国内市场的现象，网络销售的日益发达也使得产品有通过网络购物渠道流通至国内市场的可能，若仅视为对标识的使用，则将导致国内商标权人的相关利益遭受损害。该观点的认知误区在于将回流等行为认定为涉外定牌加工流程的一部分。产品回流等事实已超出涉外定牌加工所涵盖的全部环节，不属于涉外定牌加工的构成要件，故应对其进行单独的评价和判断，而非将其与涉外定牌加工行为相混同。另一方面，非识别性使用不构成对注册商标的侵害7。商标专用权给予商标权人的是保护其商誉不被损害的权利，若仅仅为善意的贴附与符号性使用行为而并未流入相关的利益市场，就缺乏损害商誉及商标人权益的可能性。在判断涉外定牌加工中对商标的使用是构成形式性使用还是实质性使用时，可以参考以下思路进行判断：首先，在顺序上，应先根据商标的使用行为判断是否构成形式性使用。商标的形式性使用是构成商标实质性使用的前提，对该使用的判断应以商标法第四十八条为依据。其次，在内容上，应以实质性使用的判断标准为核心。符合商标的形式使用要件只是具备使用商标的外观，是否真正构成商标性使用还应关注实质性使用。对于商标使用是否构成实质性使用，应从商标是否在商业活动中进行实际的宣传和使用为依据，以是否发挥可识别商品或服务来源的作用为基准。商标识别商品来源的功能是商标的根本属性，其主要表现为信息传递的功能1，即消费者能够通过商标将商品与对应的经营者或服务者相联系。若消费者能够通过商标识别出其与特定的经营者或服务者的关系，则可以认定该使用行为已然构成商标的实质性使用。最后，在判断时，应将形式性要素和实质性要素相结合进行综合判断。形式性要件是基础，实质性要件是核心，在对使用行为的判断中，只有在形式性要件与实质性要件同时具备的情况下，才有可能认定构成商标性使用。4商标使用是以识别来源为目的的公开性使用4.1定性的核心：公开性要素与识别性要素公开性要素，是指商标的使用必须具有公开性，直接面向市场和消费者。而识别性要素则指的是在对商标的使用符合公开性的前提下，还需满足消费者可根据所使用的商标与相关的商品或服务产生对应联系的条件。公开性的商业使用是发挥商标识别功能的基础1。对此，可以将商标的使用进行公开与否的分类。美国联邦法院规定：员工使用及内部运输等不属于商标性使用，需在市场上面向公众的公开使用才满足使用条件。欧盟商标法也规定商标的使用是指为识别商品或者服务的使用1，其他目的的使用不构成商标法意义上的使用，即欧盟也要求商标的使用要以公开性为科技与创新Science and Technology&Innovation82023 年 增刊 1前提。中国所要求的商标“识别商品来源”的功能也必须基于公开性才能发挥，故公开性要素与识别性要素密不可分，均是构成商标使用的重要认定要素。而识别性则是商标的根本属性，商标权的实质即为保护商标对于识别商品来源的识别能力，故在判断中，公开性要素与识别性要素二者缺一不可。实践中，部分观点之所以判定涉外定牌加工行为构成商标侵权，是因为其落入了商标使用认定的误区，即直接以具备公开性要素为由而认定构成商标使用。此类观点认为标识的商标属性不以最终发挥识别功能为前提，加工行为是在国内展开，所贴附的标识也具有识别功能，符合商标法第八条规定的区分性作用。持该观点的学者认为未进入市场不意味着无法发挥识别功能，应仅从标识行为的表象来认识标识的商标意义，而非从标识行为是否实际发挥识别结果来理解商标8。该观点其实是片面地将商标使用的标准进行割裂看待，立足于商标使用的性质可知，构成商标使用应同时具备使用商标标识要素与发挥商标识别功能要素，识别功能要素并不是一种结果，也不能仅以公开性作用的发挥就认定构成商标使用。4.2公开性与识别性要素结合下商标性使用的认定公开性要素与识别性要素是判断使用行为是否构成商标性使用最全面、最完整的认定要素。前述的形式性要素与实质性要素、客观要素与主观要素与该部分的要素形成一种逻辑包含的关系，即形式性要素与实质性要素、客观要素与主观要素之间虽有相似之处但却相互独立，两类要素的内容共同包含于公开性要素与识别性要素之中。其中，形式性要素与客观要素均体现出使用商标所发挥的商标标识性作用，与公开性因素的功能一致。而实质性要素与主观要素则主要体现的是使用商标过程中所发挥的识别商品来源的意图9。实质性要素与主观要素中均包含识别商品来源的意图，但实质性要素中除识别性意图外还包括实际的使用行为，这是与主观要素的不同之处，但二者无一例外地均能够通过识别性这一要素进行整合归纳。公开性因素与识别性因素之间也包含着逻辑关系，即具备公开性要素则达到识别性要素的前提条件，只有在实现公开的基础上，识别性作用才有发挥的可能。而识别性又是商标的根本属性，故在认定涉外定牌加工行为是否构成商标使用时，应立足于识别性这一关键要素。综上，在判断涉外商标是否构成商标使用时可以遵循以下思路进行判断，认定要素间的逻辑关系如图 1所示。图 1认定要素间的逻辑关系首先，应根据前述分析步骤逐一审查涉外定牌加工中的商标贴附性行为是否符合形式性要素与客观要素的要求，即是否将商标用于商品、包装或其他商业活动中10。若要认定构成商标性使用，还需在形式使用的基础上对行为是否具有公开性进行判断。若对商标的使用既符合形式性要素与客观要素的要求，又符合面向市场进行公开性商业使用的条件，则可视为该使用行为已具备公开性要素。其次，则应根据前述分析步骤逐一审查涉外定牌加工中加工方对于商标的使用是否具备面向市场发挥“识别商品来源”的主观目的，在具备此意识的基础上，若加工方又实际实行了商标使用的行为，则符合实质性要素的要求。在主观要素及实质性要素同时满足的情况下，可视为该使用行为已具备识别性要素。在分析是否具备识别性要素时，需注意商标具有识别功能，而标识仅为其的构成要素，不宜将仅使用标识的行为认定为商标性使用。最后，将涉外定牌加工中对商标的使用行为依照上述顺序及要求进行分析后，若使用行为在具备公开性要素的基础上又具备识别性要素，则可认定构成商标性使用。若涉外定牌加工中对商标的使用行为缺乏上述任一要素，则不宜认定构成商标性使用。对于涉外定牌加工行为是否构成商标性使用的争论已持续颇久，公开性与识别性要素相结合的思路提供了新的视角和更详细的判断步骤，一定程度上有利于推动该难题的解决。5结束语对于涉外定牌加工商标使用行为性质认定结果的反复，使司法实践的结论不一，带来了重重矛盾。对于该使用行为的认定，应当从商标使用的认定要素角度入手，分别将形式性要素与实质性要素、客观要素与主观要素、公开性要素与识别性要素结合使用的具体情况进行分析，并以公开性要素与识别性要素为注着重分析对象。需明确具备公开性要素是识别性要素的前提条件，而识别性又是商标的根本属性，故仅在（下转第 15 页）公开性要素识别性要素Science and Technology&Innovation科技与创新2023 年 增刊 115过不断突破专利研发技术，同时增强专利保护意识，吸引高质量专利进入本国市场，提高中国专利的学术地位和国际影响力。灌水装置相关专利的研发技术包括供水装置、灌溉装置、灌溉管、进水口、出水口、滴灌、排水等。在华灌水装置专利主题为进出水口、地下灌溉、灌溉管等。自 1948 年以来，自动化浇水装置得到广泛发展，利用雨水、数字处理装置、渗析法、电装置等技术和原理已被广泛应用。中国在农业灌溉、根区灌溉、喷灌主题灌水装置专利方面仍有广阔的发展空间。在全球灌水装置专利领域中，美国所拥有的高价值度专利数量较为突出。尽管中国在该领域的起步相对较晚，但也已经有高价值度专利进入了全球的灌水装置专利市场。通过对灌水装置领域的专利申请进行量化分析，在专利申请数量不断增长的同时，也应当重视专利质量的提升，通过提高专利挖掘和撰写的水平，促进高质量专利的成功申请。相信在科研专家们的努力下，中国蓄水坑灌灌水装置领域的高价值度专利数量将不断增加。参考文献：1马娟娟，郑利剑，孙西欢，等.蓄水坑灌法研究进展J.太原理工大学学报，2017，48（3）：427-434.2孙西欢，马娟娟，周青云，等.蓄水坑灌法技术要素初探J.沈阳农业大学学报，2004（增刊 1）：405-407.3马建霞，王芳，张晶，等.基于专利分析的全球节水灌溉工程技术发展态势J.节水灌溉，2020（9）：1-7，15.4吴普特，朱德兰，汪有科.涌泉根灌技术研究与应用J.排灌机械工程学报，2010，28（4）：354-357，368.5浙江水利水电学院.一种海绵城市地下暗管灌溉系统及其施工方法：CN106613769AP.2017-05-10.6广西大学.一种提高植物环境耐受性和质量的灌溉方法：CN105724184AP.2016-07-06.7水利部农村水利司.SL 132015 灌溉试验规范S.北京：中国水利水电出版社，2015.8李晋豫.基于专利信息的煤层气技术现状分析与对策研究D.太原：中北大学，2016.9孟钰莹.基于粗糙集和云模型的专利价值综合评价D.北京：首都经济贸易大学，2018.10资智洪，何燕玲，袁杰，等.专利价值二元分类评估方法的构建及应用J.科技管理研究，2017，37（11）：129-135.11徐明明，陈文龙.无人直升机领域专利地图分析：基于德温特创新索引数据库的检索数据J.情报理论与实践，2014，37（2）：85-87，84.作者简介：沈玥（1971），女，山西太原人，学士学位，副研究馆员，研究方向为知识产权信息服务。韩佳燕（1997），女，山西太原人，硕士研究生，研究方向为知识产权信息服务。通信作者：付鑫金（1984），女，山西太原人，博士，太原理工大学图书馆知识产权信息服务部主任，副研究馆员，研究方向为知识产权信息服务。（编辑：严丽琴）（上接第 8 页）二要素均具备的情况下才可认定构成商标性使用。上述要素均为对相关法条进行剖析后所总结的关键性要素，在进行是否构成商标性使用的判定时，可遵循上述逻辑顺序进行逐一的要素匹配，当诸要素均满足时，即意味着符合所对照的法律规定，故可凭此认定构成商标性使用。参考文献：1孔祥俊.商标使用行为法律构造的实质主义：基于涉外定牌加工商标侵权案的展开J.中外法学，2020（5）：146-158.2吕炳斌.商标侵权中“商标性使用”的地位与认定J.法学家，2020（2）：73-87.3王太平.从“无印良品”案到“PRETUL”案：涉外定牌加工的法律性质J.法学评论，2017（6）：176-187.4全国人大常委会法制工作委员会，郎胜.中华人民共和国商标法释义M.北京：法律出版社，2013.5刘铁光，吴玉宝.“商标使用”的类型化及其构成标准的多元化J.知识产权，2015（11）：45-52.6孔祥俊.涉外定牌加工商标贴附行为之定性J.政法论坛，2022（3）：1283-1307.7蔡伟，陈颖.对涉外定牌加工中涉及商标侵权问题的再探讨：以福建法院裁判思路为视角J.中华商标，2015（8）：16-20.8张韬略，阴晓璐.我国涉外定牌加工商标侵权司法认定之演进及反思J.国际商务研究，2020（2）：65-77.9张慧霞，杜思思.商标使用的类型化解读J.电子知识产权，2020（12）：62-77.10蒋万来.商标使用的恰当定位与概念厘清J.政法论坛，2016，34（3）：176-184.作者简介：周惠珍（1999），女，中南财经政法大学硕士研究生在读，研究方向为知识产权。（编辑：王霞）