稳准购买境外专利_杭东霞.pdf

NOV 15,2022中国外汇 37稳准购买境外专利鉴于当前部分国家和地区的政府管制法案给中企购买境外专利造成的实质性障碍，中企在签订专利转让合同之前，须充分了解、履行专利转让所需的审批或报备工作。文/杭东霞 编辑/王亚亚近年来，我国企业跨境购买境外知识产权已不是新鲜事，尤以购买境外专利的诉求较为多见，但与著作权、商标权相比，境外购买专利更具难度。主要原因是境外专利的买卖不仅备受市场关注，也需要符合相关合规要求，整体收购程序较为复杂。笔者曾经历了一项境外专利从商务接洽、谈判到转让合同签订，再到交易实施的完整过程，成功受让了一项境外软件发开技术。本文将结合上述技术转让案例的经验，向读者介绍购买境外专利的工作要点。本文所述的境外专利购买仅指境外专利所有权的转让，境外专利使用权的许可不在本文讨论场景中。前期预备：最大限度地完成国内工作作为买家，中企在确定去境外谈判购买前，可在国内完成最大限度的预备工作。预备工作的高质量完成有助于境外工作小组的现场谈判以及国内决策机构的快速决策。预备工作主要内容包括：判断所购专利技术和自身业务的匹配程度；查询拟购买专利的法律状态；检索采购行为发生的具体国家/地区对于专利跨境买卖的法律规定和合规要求；准备我国境外投资的申报手续；预估国内资金汇出流程，尤其是境外到账时间；匹配我国关于境外专利购买的税收规定；如果涉及融资事项，还需提前对接银行等资金提供方，做好融资准备工作。在上述预备工作中，第一项，判断专利技术和自身业务的匹配程度最富挑战性。企业可安排特定技术人员对拟购买的境外专利进行研究。首要的资料来源是境外专利局的登记信息，可以找境外专利代理机构先检索相关技术信息，尽量取得完整的研究资料；由于技术要点本身并不完全体现在专利登记中，所以缺少技术资料会给企业评估匹配度带来较大难度。若境外专利已授权给部分企业使用，企业可以争取接洽授权使用方来获取专利研究素材和技术使用实践信息。特别是对于非本行业的技术，企业应尤为谨慎，专利本身的特征、先进性、和拟新增业务的匹配度以及达成技术购买目的的可行性等，都需事先做详尽分析。值得注意的是，企业可借助国内高校的研究力量来完成上述技术预备工作，一般可以与高校的专业院系的团队建立合作关系，建立专项咨询合作，高校的专业团队不仅在预备工作中可以参与，还可以作为技术顾问参与整个境外专利的购买过程；高校专业团队不仅可以对境外专利和企业的匹配度做分析，还可以比对境外专利和国内专利、境外拟购专利和境外类似专利，做较多层次的技术分析。此外，人力资源保障非常重要，建议企业成立一个工作小组。小组成员一般包括：可对相关事项做决策的公司领导、技术人员、商务人员、法律顾问，财务人员和翻译亦可作为小组成员。工作小组在国内可以牵头上述预备工作的有序开展并根据境外反馈的情况做国内工作的调整；在境外可参与现场的尽调、谈判、合同起草、合同签订、项目备案等工作，同时根据现场签约情况，指挥国内财务等部门进行交易款项的支付等工作。需要注意的是，境外中介机构的选择也可提前展开。如提前选定境外律所事务所和专利代理机构；是否选聘评估机构要视具体情况而定，选聘评估机构的优点是，评估机构可根据相关原则对境外专利做出价格评估，并展示价格形成机制和类似专利的市场价格，作为购买方的中企可较为容易地阐述定价机制和价格形成的合理性。境外谈判：多方入手力争达成交易国内预备工作完成后，企业可尽快将工作小组派往境外，开展现场工作，尽可能达成交易。笔者的经验是工作小组应抱着签好合同、敲定交易才回国的决心去境外现场工作，谈判过程不宜拉得太长，尤其是目前优秀的境外专利并不愁出售；如果打散谈判过程，分几次去境外谈判，每次大概率都是重新开始谈判，不利于交易的达成。首先，企业在境外可对计划转让的专利情况进行法律复核。如专利有效性和合法性的复核：专利权属的法律复核，专利权属直接影响到交易对手的确定；专利申请效力覆盖国家和地区的p01-80-ZGWH-1-1-R5.indd 37p01-80-ZGWH-1-1-R5.indd 372022/11/15 22:002022/11/15 22:00DOI:10.13539/ki.11-5475/f.2022.22.021商业BUSINESS&INDUSTRY38复核，做好未覆盖国家和地区的申请预案；专利在特定国家和地区的优先权期限的复核；专利纠纷案件的复核，尤其应关注该专利是否存在被申请无效的案件，要确定是否存在专利被认定无效的可能性；专利的保护时长，专利在多个国家和地区进行申请的，要汇总不同国家和地区的保护时长情况；专利的许可授权图谱、许可纠纷和许可合同的实际履行情况等等。其次，要开展专利转让相关的合规复核。以美国出口管制改革法案美国双边投资条约范本和外国投资风险评估现代化法案为代表，部分国家和地区性的政府管制法案对外国企业购买本国专利和技术进行了一定的约束，一些特定技术受到了转让限制甚至转让禁止的管制，这给中企购买境外先进专利带来实质性障碍。欧盟出口管制法几经修订也落地生效，该法案对于欧盟专利转让情况给与了相关审批和合规要求；欧盟委员会出台的关于两用物项贸易管制内部合规制度的建议中，强调出口审查程序的目的在于防止出现违反贸易限制和管制法规的情况。企业须在转让合同签订前充分了解、履行标的专利所需的审批或报备工作，即使相关审批和报备程序均约定由出售方完成，也仍要做出相关评估，毕竟最后交易无法达成的风险实际是由中企承担的。再次，专利转让合同的特定化内容约定。专利转让合同的内容涉及多个方面，如：对专利的界定、转让价格的确定和付款安排、衍生技术的权属等约定、保证和索赔等。鉴于本文篇幅仅就个别专门约定事项做介绍，主要为专利交付、技术服务和培训以及设备和专利混合转让的约定。专利的交付是专利转让合同中特别重要的约定内容，交付的标准、交付的内容和交付的完整性都需要根据专利的技术特征来进行安排。这一部分内容，建议由负责技术的同事进行起草，由当地专利律师进行定稿。企业可以在专利转让合同中提出技术服务和培训要求，即要求专利转让方安排中企员工在其企业学习和实践专利，这也是帮助掌握专利技术的主要方式；一般出让方在中企支付一定的对价，并做好保密义务的前提下，会同意进行安排；此项内容也可成为专利转让合同的约定要点。设备和专利混合转让在实践中非常多见。在设备和专利混合转让的情况下，设备和专利存在某些商业上的关联安排，合同中对于此种关联安排应做好准确的条款定制；如果设备和专利的出让方并不是同一自然人或者法人，那么设备和专利就可能签订成二份不同的协议，此种情况下，更应把设备和专利的关联安排在二份合同中，并做对应表述和条款链接；同时设备和专利混合销售在国内入关时的纳税和准入规则，与单独专利或单独设备入关均不同，签订合同时，企业应考虑此因素，并在付款等条款上做出同步约定。交易落地：选择恰当的金融工具降低资金压力中企购买境外专利需在整个过程中提前规划资金方案，即作出包含资金来源、融资途径、融资成本考量和降低企业资金压力的具体资金方案。在上述方案中，解决资金来源是最核心的部分，企业一般可以采取境外融资和境内融资相结合的方式。例如企业在境外有经营主体的可以在境外发行外币债券来获得融资，如果债券窗口期选择得当，企业债券利率整体可控；但是发行外币债券对发行主体有一定的要求、发行债券本身也需要一定的时间来完成发行和募资过程，所以需要企业提前规划，并把握发行债券和收购专利的时间配套安排。如果企业的外部经营主体不具备境外发行债券的条件，也可以选择由境内的企业直接发行外币债券的方式来融资，同样的债券发行的窗口期选择会很大程度影响债券利率及资金成本。境内企业还可以采取“内保外贷”的银行贷款来实现融资，在贷款银行选择方面，除了要考虑贷款利率，还应考虑不同银行的其他关键条款，如贷款的担保要求、贷款的放款程序条件和资金结算便利程度等事项。申请政府专项发展资金也是获取资金的一种补充方式。如根据地方政策向财政部门申请进口技术的专项资金支持，直接获得一定金额的资金。企业还可以在境内申报进口资金贴息项目以降低上述购买境外技术而贷款的利息成本。维护专利价值：购买境外专利的合规事项企业购买的境外专利如果未在中国完成过专利申请，则在境外专利购买同时，可同步研究国内专利申请和保护。同理，如果在产品的主要销售、未来专利拟使用和许可使用的国家和地区，境外专利均没有完成专利申请的，同样要做好在这些国家和地区的专利申请保护工作。对于基于境外专利而产生的衍生技术、使用技术或者辅助技术，也需要做好专利申请等技术保护方案，可以使之成为单独专利。企业完成境外专利的境外购买手续后，应依法履行国内的纳税义务，可提前了解纳税规则并做出相应准备，在海关报关时的行为与纳税行为保持一致。企业可根据自身境外购买情况来适用不同的纳税规定：如境外专利所有权转让和境外专利使用权许可的纳税规则就不p01-80-ZGWH-1-1-R5.indd 38p01-80-ZGWH-1-1-R5.indd 382022/11/15 22:002022/11/15 22:00NOV 15,2022中国外汇 探析欧盟碳关税的法律问题CBAM涉嫌违反WTO、联合国气候变化框架公约和巴黎协定相关原则，我国相关涉税企业要未雨绸缪，积极维护自身正当合法权益。文/张燕 编辑/蔡正坤欧盟碳边境调节机制（Carbon Border Adjustment Mechanism,CBAM）涉嫌违反国际组织相关规则或协议，了解CBAM的立法背景及涉及的法律问题，并未雨绸缪予以应对，已经成为我国相关涉税企业应对CBAM的当务之急。CBAM的立法背景与主要法律问题2019年12月11日，欧盟委员会在向欧洲议会和欧盟理事会提交的欧洲绿色协议中，正式提议对碳关税进行立法。欧盟委员会指出，只要欧盟的贸易伙伴与欧盟在气候雄心上存在差异，那么就存在“碳泄漏”风险，即相关生产从欧盟转移到气候雄心更低的其他国家。如果这种风险成为现实，那么全球的碳排放量将不会减少，这将挫败欧盟为实现巴黎协定设定的全球气候目标所作出的努力。为了减少“碳泄漏”风险，欧盟委员会将针对选定的行业实施碳关税机制，以确保进口货物的价格更为准确地反映其碳含量。2021年7月14日，欧盟委员会向欧洲议会和欧盟理事会提交了“适应55%减排目标”（Fit for 55）的一揽子立法提案，其中之一即为CBAM提案。2022年3月15日和6月22日，欧盟理事会和欧洲议会在CBAM提案的基础上，分别通过了CBAM草案和CBAM修正案。在针对相关进口产品征收所谓的碳关税，亦即要求相关产品的进口商购买并清缴与该产品碳排放量相等的碳边境调节机制证书（下称“碳关税证”）的道路上，欧盟又迈出了实质性的一步。欧盟虽然一再声称，其拟采用的碳关税恪守了WTO规则并履行了欧盟应承担的其他国际义务。但与欧盟的主张相反，CBAM可能存在违反WTO规则以及欧盟应承担的其他国际义务等法律问题，在性质上有可能属于非法的单边贸易保护措施。首先，CBAM涉嫌违反WTO规则。这主要体现在：一是涉嫌违反WTO协议规定的最惠国待遇原则。最惠国待遇是WTO的基本原则之一，该原则要求任何成员方给予来自其他国家产品的利益、优惠、特权或豁免，应立即无条件地给予来39同；境外专利所有权是否与实物产品一同入关，其纳税规则也不同；在设备与境外专利一同入关时，是否属于混合销售，其纳税规则也不同。企业购买的境外专利在国内无法作为高新技术企业申报内容。根据高新技术企业认定管理工作指引规定：高新技术企业认定所指的知识产权须在中国境内授权或审批审定，并在中国法律的有效保护期内。所以依据国际专利合作条约申请的专利不纳入申请高新技术企业的知识产权统计数量；但是境外专利仍是高新技术企业申请的重要证明资料，有助于提升企业的技术能力证明效力。境外专利在科创板上市审查中的合规性要求。科创板的上市审查要求说明企业专利技术的来源，如果是境外购买所得，就要明确境外专利的具体情况，受让境外专利是否受到当地政策约束、是否存在当地法律禁止的转让情况，同时，企业还要说明受让价格是否公允，受让专利对自身技术独立开发能力的影响；如果受让境外专利的价格较高，需说明受让境外专利的合理性以及对企业核心技术能力和主要产品的关联性。更重要是的是，围绕境外专利的纠纷可能也是审查重点，如是否存在权属争议、是否存在权利瑕疵争议等。所以有上市计划的中企，在签订境外专利受让协议时，就要充分考虑后期上市审查的关注点，在交易和合同中做出预先安排。作者系江苏商业大厦集团有限公司副总裁、上海均瑶医疗科技有限公司副董事长 p01-80-ZGWH-1-1-R5.indd 39p01-80-ZGWH-1-1-R5.indd 392022/11/15 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