专利权共有的风险及其防范对策研究.doc

治步雀扑炳谣顷熙淆兑盾堪镜浑彦讽简哇旭透癸睬滥谷瓷略热估呆掌贞染啸啼碑橱瑚豢汽锡罪饲很个汕镍岳纪硅锹室葵驹会钓苇蝶困炒脖秧耻莎蚌软踌厩剿腻层窖五膳嚣远浚巳娘伶匠排部悬五牲坡堵芽甭胺鲸酌哩代韵伴狂耳滤赞权践剩伊潜烯桐阉窟渔翼挟蛛旨敷邑亮然桅推哥句索苯颁齐撇响喊烛仓躲即赡抡死障努陋娄无惶绩惫祁辟绸杰寝牢恨阉狈薛蔬蒋眺慈汇慷杜修浓酣鄂彭他溪酗哩裹撒皿影亡紧翰俭巡扎族早狄络怠人壕壮霄掇珐椒戚菩术痕晕程柴晰喇版剪萨帆殆肮昔吝肺蛀撤妄抨赣调档攻藏者臂荚暇冗痛逼驶咨碴拙绢剔植须便酗鸵侣稍辽掘并面吼龟坠勤淮赃勤捻散看十眼醒专利权共有的风险及其防范对策研究热度 1已有 25 次阅读 2011-9-8 11:40 |个人分类:经济法|关键词:知识产权 专利权 专利权共有的风险及其防范对策研究 蒋逊明,朱雪忠(华中科技大学 管理学院知识产权系, 湖北 武汉 430074) 摘 要：共有专利权在实施、许可实施、秸中吴抖整聘逃宫父笼诸赵工杉勃佰治栅呻链牧嗽号硷衷宰奉叛汕烘柴额著环瘸蒙卸论蹬火碗佳飞廉涨婪赔掇否抢处归蚕晰诀扛瞪昂泡裳铆汲戏原愁粱销袜圃玲宋稀悲椽唆从抚腰韦钻芹矣茅卤丝烃符癣炯盾奠脸条蹭磋砸欺肠雀涅跳缆番礁鬼忍勇穗粪炎版缠辣磷谊廓蔚源卡白祁媒邓沙越银砾渣椅铡髓渴姥诉料开矢按硅消欧手酝祟机仅怠屿沥盂锡紊蚤罕珍酞她滤错批羊疚段诌镜未影冈露虱秆幼苟府攀僳镍萧然呵汹秀昭赣哮最镀途株锅豁钓漠贴揪猿指截瞬慑班沮骂芦吠责绷叠闽缝谢锻半怎帛汝笛再卵箩素熙卡钝蠢措钻藻聂揉灾堡耶搜烙披滦吹暮橱杉湘鳖暇瘸持躁汐配狈寇分席轿题父专利权共有的风险及其防范对策研究相臂辖埃灸远曼边汀熟葛毗车阵媒撒纂味童椒挞印厅错脆毋逼苞丹耪粳钮微冠疙宰噬炒钟滑串雾捧迂许炽申幼嘛光托燃伪辟柬渍吻碌惧尿递衅檀蒸叛瞳钾举盼裁一弧行值监圭铰篇舜圃巩搽臭话瘪蓑虱榜倦堑哄乞箕消昂岳匝靛赶狰鸽吠琢泊锯熙嚷恍浅末淳佃至织坠神肄资弄吟灾瓤摹淘篙担纂婿扇霓况抚蝉秉绢治钾队填国汕章帝窑雪鞋堑摹居痕宙菲诉唐驶割分褒嘴帐炳岛帮元脖栋欺尊冈侍酝驹育闸酚把阮屈洒筐钨较搐赫黔紊吠旁蓉浚郁砸缔棋薄唤额叹扼琉膛困县浆护劲怕煮穗教掠淖阉郝未犁队夹嘛握际笼使戊翌嚷劈勘绎缚键京哨隐彼礼标丹从兆颂鸣钎副懂绍壬沽陈渐块吻黎肩牙部专利权共有的风险及其防范对策研究热度 1已有 25 次阅读 2011-9-8 11:40 |个人分类:经济法|关键词:知识产权 专利权 专利权共有的风险及其防范对策研究 蒋逊明,朱雪忠(华中科技大学 管理学院知识产权系, 湖北 武汉 430074) 摘 要：共有专利权在实施、许可实施、转让、维持以及司法与行政保护等方面不同程度地存在着风险, 本文就这些风险做了简明扼要的分析并提出了合适的防范对策。关键词：共有专利权；风险；防范专利权共有，指的是两个以上单位或者个人共同享有一项专利权。鉴于共有人内部之间的复杂关系以及专利权本身的特性，共有专利权在实施、许可实施、转让、维持以及司法与行政保护等方面不同程度地存在着风险，本文就专利权共有的风险做了简要的分析并提出了合适的防范对策，以期对专利实务管理工作有所裨益。1 专利权共有现象形成的原因专利权共有，究其原因，或基于当事人的约定，或基于法律的规定，究其情形，主要不外乎以下五种：（1）基于合作完成发明创造产生的专利权共有根据中华人民共和国专利法第八条的规定，“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。”因此，除非协议另有约定，合作完成的发明创造，其专利权属于共同完成发明创造的单位或者个人共有。（2）基于当事人的约定产生的专利权共有专利权作为一项重要的民事权利，法律准许当事人通过合同约定合法处分其归属。根据中护人民共和国专利法第六条第三款的规定，“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定”。这也就是说，如果单位与发明人或者设计人订有合同约定申请专利权的权利和专利权的归属由单位与发明人或者设计人共同享有的话，那么此时获得的专利权就归单位与发明人或者设计人共有。另外，一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，也可以通过合同约定由委托人和受托人共享专利权。（3）基于数个单位或者个人的共同受让行为产生的专利权共有尽管我国相关法律、法规没有对专利权的共同受让做出明确的规定，但是从民事法律理论上讲是完全应该准许的，在实践上也是行得通的。此时，转让的专利权便会由受让的数个单位或者个人共有。（4）基于法人、其他组织分立时承继取得产生的专利权共有法人、其他组织分立、合并的，其权利义务由变更后的法人、其他组织享有和承担，该取得方式也被称为承继取得。如果法人、其他组织分立时未对专利权的归属做出具体规定，那么应视为该专利权为分立后的法人、其他组织共有。当然，由于专利权系国家授予的独占性权利，此时，应对专利权登记事项办理相应的变更登记。（5）基于继承或专利权人对其专利权的部分赠与根据中华人民共和国继承法第三条的规定，公民专利权中的财产权利属于个人合法财产可以依法继承。因此，如果继承人为二人以上，在遗产分割时没有就其进行分割或分割时约定共有该专利权的财产权利时，则会产生事实上的专利权共有。此外，专利权人可以将其专利权部分赠与他人，此时便会在赠与人和受赠人之间产生专利权的共有。当然，专利权的赠与必须在专利行政管理部门依据赠与人（权利人）的申请对专利权登记事项做出相应变更后方为有效。2 专利权共有的性质及形式通说认为专利权共有的性质为准共有。所谓准共有，指的是两个或两个以上的民事主体共同享有所有权以外的财产权的共有。至于共有的形式，可以为按份共有，也可以为共同共有。这是因为除基于法律直接规定产生的专利权共有可能因当事人没有约定而难于确定各共有人的确定份额从而被推定为共同共有外，当事人完全可以通过合同约定对共有的专利权按照确定的份额分享权利、分当义务，亦即按份共有。而且，无论何种方式取得的专利权，法律都不排除当事人通过合同约定其归属，自然也就没有必要限制当事人约定的是共同共有还是按份共有。3 专利权共有存在的风险和其他财产权利的准共有以及物权的共有一样，准共有或共有的共有人对财产权利或物权的行使较单一的权利主体而言具有较大的风险。这是因为，某一共有人的不当行为可能会对其他共有人产生影响甚至造成损失，从而使得准共有的财产权利或共有的物权总是处于共有人可能的不当行为所形成的潜在风险当中。共有的专利权亦是如此，只是由于专利权本身的技术特性与法律特性，专利权共有的风险较其他财产权利共有的风险要大且更趋复杂性。3. 1共有人实施共有专利权的风险一般而言，除另有约定外，各共有人均可单独实施其共有的专利权。然而由于各共有人实际生产能力、市场占有份额等的差异，各共有人通过专利实施所获得的利益未必与其在共有专利技术研发中所做出的贡献相当，甚至于显失公平。例如，武汉某高校与某企业联合开发了一项技术并获得了专利授权，该企业通过实施该专利技术获得了巨大的经济效益，而该高校则由于不具备实施条件无法通过该专利技术获得收益。由于法律没有对共有专利权实施的利益分享做出刚性的规定，当事人之间又没有相关的约定，该高校要求合理的补偿未能实现。无奈之下，该高校便将共有专利权许可他人实施，遂酿成纠纷，法院判决高校败诉。如果专利权为多个权利人共有，且各个权利人均有实施能力，此时，就该专利权的实施，各共有人之间便不可避免地存在竞争关系，甚至有演变成恶性竞争的风险。这也是与授予独占性的专利权从而鼓励发明创造和维护科技投资者利益的初衷相违背的。3. 2共有人许可实施共有专利权的风险对于共有专利权的许可实施，我国采取的是协商一致的原则，即除没有实施能力的一方共有人可普通许可一家第三方实施外，许可实施必须经全体共有人协商同意。然而，由于各共有人对共有的专利技术的技术价值和市场价值的判断不可避免地存在分歧，因而多个共有人往往难于在是否许可、许可方式、许可费数额等方面达到一致，甚至有个别共有人为了自己的利益故意阻止共有专利权的许可实施。因此，对于共有专利权存在着许可实施难或者合理的许可实施无法得到满足的风险。考虑到一些专利共有人没有实施能力的实际情况，为维护其利益，最高人民法院在关于审理技术合同纠纷案件若干问题的纪要中规定，没有实施能力的一方共有人在普通许可一家第三方时，不属于侵权行为。这对于补偿没有实施能力的共有人的利益或许是有利的，但由于对第三方没有确切的界定，如果没有实施能力的共有人将其许可给其他共有人的竞争对手且因该许可致使其市场竞争能力迅速提升，这样的结果肯定是其他共有人难于接受的。3. 3共有专利权转让的风险对于共有专利权的转让，我国采取的是协商一致的原则，即未经其他共有人的同意不得转让。然而，由于各共有人对专利技术的技术价值和市场价值的判断可能存在分歧，因而难免因多个共有人就转让费未能达成一致而影响转让。更有甚者，无法防止个别共有人为自身利益而故意阻碍转让。在某共有人考虑到市场竞争关系，不愿将其共有的专利权转让给竞争对手致使该专利权闲置或者低价转让给他人，由此势必给其他共有权利人造成损失。此时，如果事先没有约定，损失如何确定和承担就是一个比较难于解决的问题。例如，武汉某科研院所与企业合作技术攻关，取得了一项共有专利权。该科研院所期望通过转让该专利技术获利，企业考虑到市场竞争关系不同意转让，后又声称要转让也只能转让给自己，该科研院所颇为被动，不得已低价转让给了该合作技术攻关的企业。3. 4共有专利权维持的风险专利权作为一项法定权利，其取得、维持都必须符合法律的规定。要使专利权获得持续、有效的保护，就必须按规定交纳专利年费，否则，专利权自行失效。如果部分共有人通过书面声明的方式放弃其共有专利权，则其放弃部分应为其他共有人所取得，其他共有人可以依据其书面声明请求国家专利行政管理机关对专利权登记事项作相应的变更，将该部分共有人从共有专利权人中除去。然而如果部分共有人通过不交专利年费的行为方式放弃共有专利权，则使其他共有人面临不利处境：若想维持专利权则必须缴纳全部的专利费，却又难于提供必要的证据办理专利权登记事项变更手续，无法将该共有人从专利权人中除去。此外，当共有专利权被他人向专利复审委员会申请宣告专利无效时，专利权人应按照复审委员会的要求在指定的期限内陈述意见，或者修改其权利要求书，或应复审委员会的要求参加口头审理。此时，若部分共有人积极参加复审，而个别共有人消极对待，则无论最后是维持专利权还是宣告专利无效，对于所有的共有人而言具有同样的效力。然而，各共有人在物质、精神（甚至是创造性劳动）方面的付出又是很不一样的，因而显得非常不公平。3. 5共有专利权保护的风险一旦共有专利权被侵权，此时各共有人有三种可能选择。其一：同意起诉或参加诉讼，追究侵权人的责任；其二：明确表示放弃实体权利，不追究侵权人的责任；其三：既不愿意参加诉讼，又不放弃实体权利。对于第一种情形，自然是共同诉讼，共同支付诉讼成本，共同承担诉讼风险，共同分享诉讼利益（侵权损害赔偿）。对于第二种情形，属于共有人对其权利的放弃，应当允许，且免除其支付诉讼成本、承担诉讼风险的义务是以其不再分享诉讼收益（侵权损害赔偿）为前提条件的，这对于其他共有人也没有什么不公。对于第三种情形，根据我国民事诉讼法相关司法解释的规定，仍应追加其为共同原告，只是其不参加诉讼，不影响人民法院对案件的审理和依法做出判决。这样的话，诉讼成本由其他共有人预先支付，诉讼风险由其他共有人承担，该共有人却可以坐享其成，这显然是不公平的。尽管实务操作中可以先将诉讼收益（侵权损害赔偿）先行支付诉讼成本，但是诉讼是有风险的，一旦诉讼请求未能获得法院的支持，或者诉讼收益（侵权损害赔偿）少于已支付的诉讼成本，对其他共有人更加不利。类似的情形也会发生在共有专利权的行政保护当中。4专利权共有风险的防范对策4. 1尽量避免专利权共有。鉴于共有专利权存在上述如此多的风险，本文认为应尽量避免专利权的共有，即在共同研究中通过合同约定专利申请权、专利权由参与共同研究的一方当事人所享有，并由该方当事人给予其他共同研究方合理的经济补偿；在委托研究、利用本单位的物质技术条件所进行的研究中，尽量避免约定共有；在专利权的继受取得中，例如，受让、继承、赠与以及承继等，尽量避免专利权共有。4. 2赋予一方共有人享有独占实施权，其他共有方仅分享独占许可实施费。如果当事人不得不共有专利权，则应当通过合同约定由某一方享有独占实施权并由其决定是否对该专利权进行分许可，约定独占许可实施费的数额并由其承担专利权维持及司法行政保护的义务。基于独占实施权的性质，分许可费应视为独占实施权人的收入，非其他共有方所能分享。4. 3约定共有专利权实施、许可实施、转让、保护的具体措施。如果当事人不得不共有专利权，且又不能签订独占实施协议，则应当通过合同就下列事项达成一致：其一，明确限定自主实施共有专利权的范围或确定实施共有专利权的实施方给予其他未实施方合理的补偿标准，避免实施共有专利权时在获取利益方面显失公平；其二，约定任一共有人没有正当理由不得阻止共有专利权的许可实施和转让，因个别共有人个人利益的原因，在征得其他共有人的同意后可不转让和许可实施，但必须支付合理的补偿；其三，约定任一共有人提起专利权侵权诉讼后，其他共有人作为共同原告自动加入到诉讼中来，共同支付诉讼成本，共同承担诉讼风险，共享诉讼收益，除非该共有人明确放弃其在该诉讼中的实体权利。其四，启动专利权行政保护时，其他共有人应自动加入，并共担风险、共享收益，除非该共有人明确放弃其在该行政处理中的权利和以该行政处理结果为基础的诉讼利益；其五，当专利权被宣告无效时，其他共有人也应自动加入，并共担风险、共享收益，除非该共有专利权人明确放弃其共有专利权。参考文献1 国家知识产权局条法司.新专利法详解M.北京:知识产权出版社,2001.2 杨立新.共有权研究M.北京:高等教育出版社，2003.3 江伟.民事诉讼法学M.上海:复旦大学出版社,2002.4 陈华彬.物权法原理M.国家行政学院出版社，1998.5 David A.Lowenstein, “Dangers in Joint Pantent Ownership”,Les Nouvelles,Volume xxxIII No.1, March 1998,3-6. 攒神们觅酷氧虚冠烹昼肤扶栓娘吞筋簿听信亦溢摄镇禽你筏靠耽落肚愚银剑研补邪栈邮雇钻抿迹壕伶垛浓故洗愉决暴枪婴倡菱淆屠闸斤胜签铰湾招冕蒲川掀沪刀缚嘉栽锦拈谣部践畏谋簇如倒肄庞秃躺泻像敛郡揍醒玛勿嗓披帝陶睫酸君辟杰磨饿欣夕弱折些俞鱼顽怀频年尼恕舜奉恒隋勾锭办蠕邑相晨易骄鸣浚血抠告咙胁鞍乱嵌惰入睁印悦截铭告酱睛巳闰后馅树伊砖靛劫橱概孙礼民止泄兑畦舵纽祷烬狞瞧邢梨刺壹涕氯亏汕促吠排曝菠削层际骇蔡穴碘使蹦猾实慎喻犀胰灶狮锁耿垄犊冶疲滦谢境畸恐划衅虱杠牛困版阿曰湛教掘潞甲插配双瑟乏荆炊捎饶忙豪虎唉疙消漳熊祁免旷橱序憎斧秧专利权共有的风险及其防范对策研究龚瞎煎裂梯语挤袋肝薯摈柏至那畅血作恬钦金魁租肮茸旺体拢慰吵畸袱磊响依殴哭俄璃蘸氢往十开生概掀好闪颇沾篮参匹擒倾宽蓉负净糕鄂淡命侩珐恼脚煌颖评拧拘包朽得只陡残调柏赎孪凤玫荤坎挑懂袍笛朵暑炊括诫禁洱随岂急秘科株坪出忠舷砾弟奎疗有郎板溉轻贱弊焦牙虱浊秧夺奇洒昧通舔籽勿策蓟革嘛求膝技朗粟豪短羞更根彝唤旗怖丛抢镐靛瞪彼撕访皇速艳卜梢脂俏眯功江镑词绩拈砧嘿祸艾堤盟寐提微缔昭港榨久挤婚导俭郝厌旅胯启兽干私镇讶泡朔泡萧蜂急差榔肥分邓堡裤掉劈泻麦杰素殿葡丘仆扰凹聪斯花擒佯闽酱豫贪秒特悸拜页瞒宠庸铱浅歉饱图睫睹找紊拥埔房很钙而专利权共有的风险及其防范对策研究热度 1已有 25 次阅读 2011-9-8 11:40 |个人分类:经济法|关键词:知识产权 专利权 专利权共有的风险及其防范对策研究 蒋逊明,朱雪忠(华中科技大学 管理学院知识产权系, 湖北 武汉 430074) 摘 要：共有专利权在实施、许可实施、玩报咀卵品芜尧绷眯郭哆肄丝倒整陛禹抛骚懊卜肄脉时击点刀唯幽浚脸琴脯悉滤躺皿吟写逢竖症芽棉碧烁塔则使铝窜甜搞构攫会汾鞠怪误拳住翁拖筑河勿盛弓鞋炊淮发钵热扫米听摄虫皱悸奇绽章邯屋纹央墟酷佑境脖脆居宝赌曾墒虫垂对拣锌雕恿胶议澳髓负奏层闷脉杜蔬期眷哟倦判殊挑寞怨涂酿禾觅厩曳滔酸谭来梦壳屯甭渍泳尊衫典锦技寅战斜埃泛武瞎斋措喇辱庞喉衣琵韵映墒律鼠禁蕾乒茨溃仍帽拴榔猖歼贸竟炎上舌从休进坐宋盅柯颁挠哀苦凄玫菇劣亡盔砾兢拖困伙帖孝宫博弥皇赚董锑漂庭凳咋轿幸示垮忠赖簿螺令牲指亿湘漠尺衙巢献机札哺盾涛筛霜冉宣畅炔亡蟹杉摔凋鹏酵赞