从判例法看欧洲商业方法专利申请的保护发展.pdf

PATENT AGENCY专 利 代 理-62-案例评析Case Analysis从判例法看欧洲商业方法专利申请的保护发展张 伯，刘 芳（国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京 100170）摘 要：除基本的欧洲专利公约（以下简称 EPC）及其实施细则之外，欧洲专利局（以下简称EPO）上诉委员会判例法通过不断充实的上诉案例的审理过程和结果，动态、微观地体现 EPO 对于审查标准的调整和变更，展现了 EPO 对涉及商业方法专利申请的保护发展的历程。文章通过对一些经典判例的分析，展现欧洲对于商业方法审查模式的发展过程。关键词：EPC；EPO 上诉委员会；判例法；商业方法中图分类号：DF523.2文献标识码：A从 1978 年受理第一件欧洲专利申请开始，为商业方法提供专利保护是违背欧洲专利制度原则的。随着电子商务和互联网技术在欧洲的迅速发展，为了保护本土产业利益，顺应世界范围的专利发展趋势，EPO 开始逐渐转变态度。但是商业方法申请授权过多而妨害欧洲国家网络经济的发展，EPO 制定了严格的审核标准。相比 EPC 及其实施细则，判例法更加动态地展现 EPO 对涉及商业方法专利申请的保护发展的历程。下面通过对一些经典判例的分析展现欧洲对商业方法审查模式的发展。一、EPC 关于商业方法案件审查的相关规定1EPC 是在其缔约国范围内授予发明专利的一项欧洲法律制度。根据这一公约授予的专利成为欧洲专利。欧洲专利与该缔约国所授予的本国专利具有同样的效力，并受到同样的条件约束。商业方法案件的授权需要符合 EPC 关于专利申请审查的相关规定，其中，专利客体和创造性的相关规定与商业方法相关专利申请的关系最为紧密，同时也是判定专利能否授权的普适性条款。另外，EPC 实施细则对专利的“技术性”进行了规定。（一）EPC 第 52 条对专利客体的规定EPC 第 52 条规定：（1）对于任何应用到技术领域中的新的、具有创造性的并且能在工业中应用的新发明，授予欧洲专利。（2）下列各项尤其不应认为是第一款所称的发明：发现、科学理论和数学方法；美学创作；智力活动、进行比赛游戏或经营业务的计划、规则和方法，以及计算机程序；信息的表达。（3）第（2）款只有在欧洲专利申请或欧洲专利涉及该项规定所述的主题或活动的限度内，才排除上述主题或活动取得专利的条件。EPC 第 52 条第 2 款罗列了一系列明确排除在Case Analysis案例评析-63-PATENT AGENCY专 利 代 理可专利之外的主题，如果方案属于执行智力活动，进行比赛、游戏或经营业务的计划、规则、方法以及计算机程序，则均不能取得专利。（二）EPC 第 56 条对创造性的规定EPC 第 56 条规定：如果考虑到现有技术，发明对于所属领域技术人员是非显而易见的，那么认为该申请具备创造性。如果现有技术包括 EPC 第 54 条第 3 段含义的文档，那么这些文档将不能被考虑用于决定是否本发明具备创造性。商业方法专利应用于商业领域，或多或少与商业规则相结合，这与创造性判定的“技术性”可能存在冲突，使其专利保护会面对许多困难。（三）EPC 实施细则的相关规定1EPC 实 施 细 则 第 42 条 第 1 款 中 的（a）和（c）要求“申请欧洲专利的发明必须属于某个技术领域，必须与解决技术问题有关”；第 43 条第1 款则要求申请文件中必须指明发明所具有的技术特征。“技术性”在专利的保护中处于重要位置，细则对于技术性给出了具体的判定方式。二、对欧洲商业方法专利申请经典判例的分析（一）T769/92 首件涉及商业方法专利申请的判例，涉及技术考量本案于 1986 年 7 月提出申请，1992 年 3 月被EPO 实审部门以不符合 EPC 第 52 条第 2 款的规定为理由驳回。同年 9 月申请人提出上诉，EPO 上诉委员会最终认定其具有可专利性。上 诉 委 员 会 引 入“技 术 考 量（technical consideration）”的概念，并认为“技术考量”带给发明一种技术特性（technical nature），通过技术特性隐含（imply）得到将要解决的技术问题。即“技术考量”会使得发明相对于现有技术作出技术贡献（technical contribution）。技术性（technicality）意味着未被排除在 EPC 第 52 条之外的发明的技术特性，具体来说，与新颖性和创造性问题的审查是相对独立的。EPO 上诉委员会得出结论：申请人解决了一个技术问题，即将两个类型独立的管理系统合并为一个系统进行管理的技术问题。虽然整个发明涉及一种商业管理方法，但是两种不同的管理涉及不同的目的以及不同的处理，被集成到一个系统中，不同类型的输入数据使用统一的通用输入，通过系统进行独立处理，或者某些输入数据还具有关联性处理，在实现本发明时需要进行“技术考量”，对现有的计算机技术作出了技术贡献，而非仅仅进行计算机的程序执行或者信息展示，因而可以授予专利。由该案可以明确看出，计算机技术发展水平还在刚刚兴起的阶段，将计算机具体应用到商业领域的过程中还被认为需要解决一些“技术上”的问题，将两个独立的管理系统合并成一个来使用也还被认为是一个新的技术，是申请人的技术贡献，并且，这样的改进明显地改变了计算机的使用属性，使其使用效率显著提高。这就为这个时期的商业方法申请的可专利性打开了突破口，推动了商业方法申请的增加。其后的部分案例判决中也支持了“任何具备技术特征的发明皆可专利”的理论。（二）T641/00 技术特征与非技术特征的审查方式本案中最接近的现有技术描述了 GSM 网络标准在 1990 年实施阶段的特征，特别是所述 SIM，它是移动站的一部分，存储所有订户相关信息项，包括个人移动站，其允许系统去识别、验证和定位订户在网络中的位置。移动站剩余部分是可被不同订户轮流操作的通用设备，每个用户使用其自己的SIM。权利要求 1 与最接近的现有技术的区别分三组进行评述，具体为：（1）SIM 被分配至少两个身份；（2）所述至少两个身份是可选择性的；（3）可选择的激活用于分配服务和私人电话 PATENT AGENCY专 利 代 理-64-案例评析Case Analysis的费用，或者用于在不同用户间可选择的激活。区别（1）被认定为常用技术手段，区别（2）（3）根据特别配置分配费用不是系统的技术功能，其没有披露技术功能，没有对发明的技术特征产生贡献；从说明书中也可见，排除有在服务和私有电话间分配花费或在不同用户间可选择性的分配费用的不便，重新确定这区别的贡献所解决的问题不是技术问题；可以肯定区别技术特征对创造性没有贡献，在最接近的现有技术基础上，权利要求不满足创造性的可专利性需要（EPC 第 52 条第 1 款和 EPC 第 56 条）。上述评述过程遵循了本案重点提到的“问题解决方案法”，其也为后续各个国家或区域的专利审查部门进行创造性判定奠定了基础。具体规定如下：（a）确定最接近的现有技术（the closest prior art）；（b）确定请求保护的发明与最接近的现有技术对比后所得到的技术结果或者效果（technical results or effects）；（c）确定本发明所解决的技术问题（technical problem）；（d）判断对于技术人员来说，为了得到所请求保护的发明所得到的结果，通过最接近的现有技术是否有启示得到本发明的技术方案。在具体的审查过程中，非技术特征不能支持创造性的存在，根据“问题解决方案法”进行创造性的评价的案例从根本上说具有技术特征。因此，创造性的确立只能基于区别特征以及要求保护的发明相对于最接近的现有技术的区别特征所达到的效果。对于同时由技术特征和非技术特征构成且整体上具有技术性质的发明而言，在采用创造性的规定进行评价时，应当仅考虑那些作出技术贡献的特征，没有作出贡献的特征不能够支持创造性的存在。在计算机领域的权利要求中，信息的存储和处理往往是分开进行记载和限定的。如果从功能上将计算机执行的处理过程与相应的硬件装置之间进行分组，可以更加清楚地看出各自对于整个方案的贡献以及技术性体现，从而可以清晰地判断是否对现有技术作出了贡献。（三）T258/03 方法中技术特征与非技术特征的最新考量EPO 实审阶段最终是以根据 EPC 第 52 条第 2款和第 3 款被排除在可专利性之外予以驳回的。常见的技术术语“自动的”“网络”是为了特定的商业目的来对非技术数据进行处理，其不具有足够的技术性，因此不符合客体的要求。EPO 上诉委员认为：（1）对于是否是发明的判断在新颖性、创造性和实用性之前，因此在判断是否是发明时不引入现有技术（包括公知常识）。如果一项发明包括了技术特征和非技术特征，则认为其具有可专利性；对于技术特征不用考虑其对于现有技术的贡献，这是新颖性、创造性的考量。具体到本案，由于存在“服务器计算机”“网络”“客户端计算机”等技术特征，则认为其属于客体。（2）在创造性评价中，只考虑对技术性作出贡献的特征，不构成解决技术问题的技术方案的特征必须被忽略，在创造性评价中，与 EPC 第 52 条第 2 款意义上的非发明相关的特征（即所谓的“非技术特征”）不能够支持创造性的存在。上诉人认为本申请的解决方案克服了现有技术中投标人和服务器之间的延迟问题。如在现有对比文件中提出的拍卖被在线执行，延迟将影响拍卖的结果。该问题的解决方案包括修改已知的拍卖方法使得其自动执行，这样就不存在数据传输延迟的问题。上诉委员会认为因为本案涉及的是拍卖规则，完全基于对拍卖方法的调整。该商业方案的调整旨在绕过技术问题而非采用技术手段解决技术问题，Case Analysis案例评析-65-PATENT AGENCY专 利 代 理因此本申请的方法步骤没有对技术性带来贡献。包含对商业模式（拍卖规则）的改进的方法步骤旨在绕过技术问题，而非通过技术手段解决技术问题，这样的方法步骤对要求保护的主题的技术特性没有作出贡献，仅仅是在存在投标人的情况下执行拍卖这一非技术活动的自动化，因而限于命令服务器电脑应用给定的条件并执行任何需要的计算，这是技术人员非常容易做到的常规编程。三、从经典判例看欧洲商业方法专利申请的保护发展历程时代在发展，技术在进步，商业方法专利申请也随时代应运而生，随着技术不断发展变化，专利法设置的初衷是保护和鼓励技术创新。上述三个判例作为一个缩影，不难看出 EPO 对于商业方法专利申请的态度也在伴随技术的发展进行适应性的调整。从上述三个判例可以看出欧洲对商业方法的可专利性标准的判定大致经历了三个阶段：（1）没有技术特性特征的商业方法被排除在可授予专利之外；（2）具有技术性效果贡献的非技术性和技术性的发明都能获得专利；（3）只有具有技术性贡献的技术性发明才能被授予专利。计算机技术发展初期，就当时的技术水平而言，简单的两个独立计算机合并一体执行商业上应用的方案被认为明显地改变了计算机的使用属性，使其使用效率显著提高，通过 T769/92 引入“技术考量”的概念，并认为“技术考量”会使得发明相对于现有技术作出技术贡献。由于所涉及的专利申请由驳回而最终判定授权，给出了对商业方法专利申请授权的可能切入点，也改变了一直以来对于商业方法专利申请的固有印象，由此推动了商业方法申请数量的不断增加。伴随计算机技术的逐步发展，开始对“技术贡献”和“技术效果”进行区分，“技术贡献”涉及与技术的状况相比较时权利主张的内容，而“技术效果”的要求则与公约规定的可专利性的发明主题的特点有关。有了技术效果，可以认为专利申请进入了可授权客体的范围，而在创造性评判过程中考虑技术贡献也是适当的。如果发明所作出的改进实质上是经济性的，不能对创造性进步有所贡献，则发明因不具备创造性而被驳回。在进行创造性考量时，“问题解决方案法”的应用，一方面是为了确保非技术特征不能够支持创造性，另一方面，在评价创造性时必须考虑发明的任何特征在技术上作出的实际贡献。因此，明确需要将规则的限制与其技术实施区分开。EPO 在进行创造性评价时，只考虑对技术性作出贡献的特征，不构成解决技术问题的技术方案的发明特征必须被忽略，在创造性评价中，与 EPC 第 52 条第 2款意义上的非发明相关的特征，即所谓“非技术特征”不能够支持创造性的存在，因此在商业方法相关申请的审查中，逐步引入较多的公知常识分析，有些情况下还会使用对比文件作为参考。到了计算机和网络技术高速发展的时期，客体的判断更加简单、直接，即如果一项发明包括了技术特征，则认为其属于客体，对于技术特征不用考虑其对于现有技术的贡献，因为这是新颖性、创造性的考量。参考文献1 European Patent Convention(14th edition)M.European Patent Offi ce，2010:107-112，360-362.（下转第 78 页）-78-检索分析Retrieval Analysis PATENT AGENCY专 利 代 理with key words or even only by key words in the field of Graphical User Interface(GUI),which are generally limited by the number of key words.This paper compares the characteristics of IPC classification system with characteristics of CPC classification system to analyze the advantages of CPC classification in the field of GUI.The technical solutions usually involve multi-branch technology and possess special distribution features of classification system in the field of GUI,thus this paper presents a method for quickly determining the classifi cation of technical solutions.In addition,this paper searchs specifi c cases through the method which can obtain the appropriate reference document rapidly and accurately.Key words:Graphical User Interface(GUI);IPC;CPC;classifi cation;search（上接第 65 页）Development of Protection of Business Method Patent Applications in Europe from Case LawZHANG Bo，LIU Fang(Patent Examination Cooperation Beijing Center of the Patent Offi ce,CNIPA,Beijing 100170)Abstract:In addition to the basic European Patent Conventions(EPC)and Rules,the Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Offi ce(EPO)dynamically and microscopically reflects the adjustment and change of EPOs examination standards through the continuously enriched trial process and results of appeal cases,and shows the development process of EPOs protection of patent applications involving business methods.Through the analysis of some classic cases,it shows the development process of the business method review model in Europe.Key words:EPC;Boards of Appeal of the European Patent Offi ce;Case Law;business method