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专利代理合同纠纷徐耀忠诉浦一知识产权代理公司代理合同纠纷案_（20*）沪高民三（知）终字第6号民事判决书上海市高级人民法院民事判决书 （20*）沪高民三（知）终字第6号上诉人（原审原告）徐耀忠，男。被上诉人（原审被告）上海浦一知识产权代理有限公司，住所地上海市张江高科技园区科苑路201号二楼B端、C端201202室。法定代表人丁纪铁，董事长。委托代理人储宁宇，上海市丁纪铁律师事务所律师。委托代理人毛海燕，上海市丁纪铁律师事务所律师。上诉人因专利代理合同纠纷一案，不服上海市第一中级人民法院（20*）沪一中民五(知)初字第174号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，于20*年3月10日公开开庭进行了审理。上诉人徐耀忠以及被上诉人上海浦一知识产权代理有限公司（以下简称浦一公司）的委托代理人储宁宇、毛海燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原审法院经审理查明，原、被告双方订立口头专利代理合同，约定由被告代理原告就“联动低音声箱”申请日本专利。20*年4月30日，上海奉贤开源电器厂向被告支付知识产权服务费人民币40,000元及检索费人民币5,000元，被告出具收据载明“收到上海奉贤开源电器厂专利费用人民币40,000元，用于向国外申请专利。”被告在庭审中确认上述费用系原告支付“联动低音声箱”代办日本专利申请的费用。20*年10月14日，被告传真告知原告：已根据原告的指示，就涉案专利于20*年7月4日向日本专利特许厅递交了该专利申请及中国专利的优先权证明文件，申请人可以在20*年7月4日前就该专利向日本专利特许厅提出实质审查的请求。该传真后附申请文件副本及日本专利特许厅受领书。20*年8月6日，被告向原告发出费用清单传真，载明“1、目前已发生费用：日本请款日元134,100元、翻译费人民币2,431元、邮资、打印复印费人民币400元（其中联邦快递每次为人民币118元）、检索费人民币4,000元。2、按日方报价审查将发生的基本费用（未计入杂费及特殊情况）：提出审查费日元84,300元；颁发证书费日元75,500元、答辩意见费日本报价为20,00030,000日元每小时。参考国内专利在日本申请发明专利的以往情况，答复官方意见一般预计两次，每次约95,000日元，故此项费用预计为190,000日元，小计人民币24,486元。此两项合计人民币40,704元（汇率以1007计），以上均照日本请款单、报价单及实际发生费用做出，没有计入我方代理费。而且随时提出审查，以上费用立即产生，并不存在几年一清的情况。”20*年8月12日，被告传真原告就涉案专利申请费用事宜，载明“应您要求，我们正在处理您在日本申请的费用退还事宜。现提供两种方案供您参考：方案一、清算申请阶段费用，退回余款。而审查阶段，我们暂不操作，等待您进一步的指示，届时再向您请款，清单如下：申请阶段（已告一段落，申请号等文件已经提供给您）已发生费用：日本请款日元134,100元、翻译费人民币2,431元、邮资、打印复印费人民币400元（其中联邦快递每次为人民币118元）、检索费人民币4,000元，小计人民币16,218元，我所代理费人民币2,000元，以上共计人民币18,218元。共预付人民币4万元，退回人民币21,782元。方案二、产生审查费用后，再就实际发生费用多退少补，预计费用我公司8月6日已传真给您。预计约人民币24,486元，顺便再次提醒您，依日本专利法，此案应在20*年7月4日之前任何时间提出审查请求。综上，如您需要退费，我公司可以立即依方案一退给您。特列以上清单，以免以后产生任何问题影响到您的专利权。即使您现在退费，我们还是会将有关此专利的任何进展及时汇报给您。”20*年12月21日，上海市丁纪铁律师事务所退还上海奉贤开源电器厂人民币11,550元。原、被告双方当事人均确认该款系被告退还原告的涉案专利代理费用。20*年7月4日，被告致原告挂号信称：“1、进展：目前此案已经于20*年6月19日向日本专利特许厅递交了实质审查的请求，此案进入实质审查阶段。附件为一份日本申请文件。2、费用：鉴于我公司于20*年底应你的要求将您的预付款已经退回，目前此案已经没有可供我们代您支付此案继续进行的资金。如果您愿意继续此案在日本的申请，请您支付一定的预付款。考虑到以往的情况，我们会依照具体审查的进展，告知您恰当的预付款数目以及需要作出决定的期限。请注意依照惯例，我们将不会垫付题述案件继续所需的任何费用，也不会在没有预付款的情况下指示日本处理案件。以上如有疑问，请随时联系。”20*年11月17日，被告致原告的挂号信称：“一、关于题述案件进展：目前日本代理机构已经收到日本专利特许厅发出的第一次审查意见通知书，由于在没有收到您的任何指示之前，为了避免产生任何费用，我们没有让日本代理机构报告此次审查意见的情况，所以此次意见答复的期限目前不详，但按照以往的经验，期限大概为20*年2月1日左右。请您尽快下达指示，以便日本代理机构能够及时答复，避免影响专利申请的正常进展。二、关于费用问题：1、我司已于20*年应您的要求将您的预付款余额已经退回，目前此案已经没有可供我们支付此案继续进行的资金。2、您在来信中一直提到关于费用全包的问题，其实当时丁先生说的是申请阶段的费用全包，而不是整个过程全包。专利申请一般分为四个阶段，即申请阶段、实审阶段、授权阶段、年费阶段。3、因为丁先生曾经关照过，所以我们公司对您的申请所收的代理费是极低的。您应该可以通过很多渠道了解到，关于国外专利申请，绝大部分的预付款是用来支付国外费用的，所以就算我们公司自己这边再友谊价，可国外代理机构的费用我们是没有办法去改变的关于日本答审查意见的费用，根据以往的经验，在不产生其它费用的基础上，一般为每次人民币一万六左右。三、关于后续事宜：如果您决定继续题述案件的申请，请尽快指示我们，并且同时补充预付款2万元。让我们可以及时通知日本代理机构将审查意见相关文件转送给我们，以便您可以在期限之前答复。依照惯例，我们将不会在没有预付款的情况下指示日本代理机构处理案件，更不会垫付案件继续所需的任何费用。请注意，如果未在20*年1月5日前收到您的指示，我们只好视为客户放弃此案，此日本专利申请即被视为放弃。”20*年1月16日，被告致原告的挂号信称：“一、关于日本审查意见：因为丁先生的特别关照，我们已经指示日本代理机构把审查意见转送至我司，并且垫付了这部分的费用。附函附上此次日本审查意见通知书及对比文件。审查意见中指出，该专利驳回的理由是因为不具备创造性，从已公开的对比文件中可以看出，该专利申请前，一般工程技术人员都能容易的看出该技术方案，因此，不符合日本专利法的规定。关于权利要求13项，日本特许厅审查员认为，该技术方案是常识性的，且其中结构的设计也是已知常用的。驳回理由：该申请的权利要求所保护的技术方案不符合专利法第36条第6项第2号的规定。审查意见的答复期限为20*年2月11日，最多可延期三个月，日方延期费用为JPY18,300，详见附件中的日本代理机构信函。二、关于目前需决定的事宜：1、日本答复一次审查意见的费用，根据以往经验，在不产生其它费用的基础上，一般为每次人民币一万六左右。2、目前此案已经没有可供支付此案继续进行的预付款，关于转送审查意见的费用，我方已经为您垫付，但接下来后续的延期和答复费用，因为数目较大，我司不能再继续为您垫付。3、如果您希望答复审查意见，请尽快指示我们，并且同时补充预付款人民币2万元。以便我们能在此之前指示日本代理机构答复。请注意，如果未在20*年2月1日前收到您的指示及上述预付款人民币2万元（此期限为最后期限，不可延长），我们只好视您放弃此案，此日本专利申请即被视为放弃。”该函件后附：1、日本代理机构信函。2、日本专利特许厅审查意见通知书；3、对比文件。日本专利特许厅发出的拒绝理由通知书载明：“这个专利因为以下理由应该被拒绝，如有意见，请于该通知书的发送日起3个月以内，提交意见书。理由：A关于这个发明专利申请里，记载在下面的权利要求，由于在该申请之前，通过日本国内及国外已经公开发行的下面提及的刊物，记载的发明或电气通信回路使得申请的发明已有可能成为公众所知的技术，基于此，在该申请之前，对所属技术领域的技术人员来说该发明是显而易见的，根据专利法第29条第二项的规定，不能授予专利。引用文献等一览：特开昭63102598、特开平03066296、特开平10178693”。20*年4月21日，被告致原告传真及挂号信称：“1、鉴于申请人的预付款已经不能支持本申请的继续进行，我方经再三提醒申请人后，仍无法获得支持，遂无法于官方指定期限前（20*年2月11日）指示日方完成答复工作。2、所以目前日方已经收到日本特许厅发出的最后驳回通知书。由此，此案将就此结案。为了省却转送文件再次发生无法获得申请人支持的费用，我们没有指示日方将通知书正文转送给我们。如果申请人有此需要，烦请告知。”20*年5月12日，被告致原告挂号信报告了自开始申请至20*年5月12日的财务状况：“2.1申请和提出实质审查请求费用：计人民币29,939元。详情见附件账单P905111003;P905121003及票据清单。2.2转达审查意见的费用：日本方面账单约1万日元在途，目前汇率下约折人民币700元；我方监控及转达费用人民币540元，银行手续费和杂费计为人民币180元。小计人民币1,420元。收到日方账单原件后，将正式开出我方篇二：从专利代理质量纠纷案例来看专利代理质量责任的认定一、法院对专利代理质量纠纷案例的判决20*年4月6日，原告与被告签订了委托专利申请合同。合同约定：被告按照专利法的规定准备专利申请文件，并保证通过专利局的形式审查，取得专利申请号。合同签订后，原告按合同约定向被告支付了代理费，进行了全面的技术交底。20*年4月26日，国家知识产权局颁发实用新型专利证书。20*年3月起，原告发现上海华申汽车窗厂等多家企业的产品侵犯了自己的实用新型专利权，但上海市知识产权局认定相关企业均不构成侵权。原告认为，被告在为原告申请专利的过程中，违反了专利法的有关规定，将非必要技术特征记载到独立权利要求中。被告的上述行为已构成违约，应承担违约责任。被告辩称，原告的实用新型专利获得授权，说明了被告提交的申请文件符合专利法及其相关规定；其次，原告没有证据证明被告在权利要求书中记载了非必要特征，且必要技术特征和非必要技术特征的划分是依据发明目的和保护范围而定的，是相对概念，而非绝对概念；最后被告在撰写权利要求书后，就权利要求书的内容与原告进行了多次沟通，原告在被告处签收了向国家知识产权局提交的所有专利申请文件，并未提出异议，因此，原告对专利申请文件的所有内容是明知的。上海市第二中级人民法院认为，原告领取了被告向国家知识产权局提交的所有申请文件，即有理由相信，原告对所有申请文件的内容（包括权利要求书的全部内容）有了充分的了解。如果原告认为被告在权利要求书中增加了许多非必要技术特征的内容，可以立即向被告提出，并可以要求被告自申请日起2个月内，向国家知识产权局提出修改申请。而原告无证据证明其当时己向被告提出异议，并签收了全部申请文件。至此，法院有理由相信，原告已对所有申请文件的全部内容予以了追认。因此，对原告所坚持的被告应承担违约责任的诉讼请求，法院不予支持。二、对法院观点的不同认识对于上述判例，笔者对法院的观点有一些不同的认识，具体理由如下：1、专利代理合同不同于普通的民事合同，不能按照普通的民事合同判断专利代理机构的违约责任。在一般情况下，合同双方当事人应当具有“合理注意人义务”，否则就会承担过失责任。在现实中，对于具有特殊技能和知识的人，如医生、律师、会计师等专业人士的“合理注意人义务”标准应当比一般人的行为标准要高一些，即要达到专业人员的行为标准。我国对专利代理人和专利代理机构规定了非常严格的资格准入制度，例如代理人需要通过考试并进行执业，专利代理机构需要通过国家知识产权局行政审批，未经行政审批不得从事专利代理业务。之所以设置较高的资格准入制度，其主要原因是专利代理行为具有高度的专业性和技巧性，能够撰写质量高的专利申请文件，能够得到保护范围合适的专利权，保证委托人的利益得到维护。因此专利代理人属于专业人士，相应的合理注意人的义务标准必然要高于一般人。但是法院的观点实际上将专利代理人的“合理注意人义务”标准等同于一般人的行为标准，并没有体现专利代理行为具有高度的专业性和技巧性的特性。从权利义务角度看，专利代理机构的权利就是接受委托人的委托代理专利业务并收取报酬，而专利代理机构的义务就是提供具有一定专业性的专利服务。从法院判决看，专利代理机构收取了相应的费用，即获得了相应的权利，但是在义务方面却没有体现出相应的专业性，即没有承担起相应的义务，反将专利代理机构应当承担的专利申请质量这一义务推给了委托人。因此从法院的判决来看，专利代理机构承担的义务和权利存在明显的不平等。2、委托人和代理机构双方信息不对称，因此不能以委托人是否同意提交申请文件作为免除代理机构撰写中存在质量问题的责任。与专利代理机构相比较而言，委托人一般都缺乏相应的专利法律知识和专利业务知识，因此委托人一般情况下并不知道如何才能得到合适的保护范围，而需要得到合适的专利权保护范围也是委托人委托代理机构的一个主要原因。法院的判决中强调委托人同意提交相关的申请文件，以此来免除代理机构的撰写质量问题，实际上将委托人也视为具有专利代理知识和相关法律知识的人员来对待。试想，如果委托人具有相应的专利代理知识和相关法律知识，又怎么会花大价钱来委托代理机构，自己完全可以处理好专利申请的相关事情。因此，从委托人和代理机构双方信息不对称这一角度来说，法院的理由有一些欠妥。笔者认为，在专利代理中的委托人签字只是表明专利代理机构已经通知委托人专利代理业务的进展，属于合同中的随附义务，并不代表对其文件质量、权利要求保护范围的判断和认可。因为专利代理申请的给付义务与商品一样，委托人往往是对该类事务不熟悉才需要专门委托专利代理机构并愿意给付对价。在专利代理人协会20*年颁布的专利代理服务指导标准（试行）中规定，定稿文件需委托人纸件或者邮件确认，似乎是将委托人的确认推断为对专利申请文件的认可。但是笔者认为,实际上中华全国专利代理人协会出台该服务标准的目的是为了提高专利代理机构的服务质量和服务意识，并不是协助其逃避法律责任。3、法院只考虑了合同的字面意思，但并没有考虑专利代理委托合同的目的。委托人与专利代理机构签订委托合同的目的是为了获得一定的经济利益，而不仅仅是一张专利权证书。对于专利代理机构，其经济利益是通过使对方的目的实现来获得报酬。委托人想要获得经济利益是通过专利权的独占来实现的，获得合适的保护范围是委托人获得经济利益的一个充分条件。如果专利授权后不能给申请人带来任何实际的权利或者实现其欲达到的效果，就不能称之为申请人的目的已经实现。因此在本案中，申请人获得了专利权，从表面上看代理机构已经履行了合同的义务，但是该发明创造的技术方案并不能获得实际的保护，不能使专利权人有效的主张自己的权益。因此从合同的目的上讲，专利代理机构履行合同义务的行为已经使申请人委托代理机构申请专利的目的落空，应当认为专利代理机构存在违约的行为从合同解释的角度出发，专利代理机构存在违约行为。对于专利代理委托合同，我国没有统一的国家标准、行业标准或者通用的标准，这是否意味着就是按照双方约定来确定权利义务呢？笔者认为在专利代理委托合同中，还存在着推定的默示条款，即法律上暗含的条款。默示条款是合同履行之必需，否则合同所欲达到的目的无法实现。笔者认为，专利代理委托合同的默示条款应当保证专利代理质量要在形式上符合专利法及其相关的规定，此处形式上的要求一般包括不需要通过检索直接可以确定的一些问题，例如公开充分、实用性、不予授权的主体、权利要求清楚等内容需要符合专利申请的要求，同时也要根据申请人或者自己检索的最接近的对比文件来确定合理的保护范围。因为上述问题对于一个专业的专利代理人来说，都是可以在撰写申请文件前或撰写完成后直接发现的问题。对于需要检索来确定的一些问题，例如新颖性和创造性，则需要根据合同的约定来进行，例如委托人委托代理机构进行检索，则需要将其新颖性和明显的创造性作为其默示条款；对于有争议的创造性，笔者认为不应当将其作为默示条款。本案中的必要技术特征，因为申请人提交了交底材料，申请人应当按照交底材料以及新颖性检索材料（如果进行检索）确定必要技术特征。因此，如果代理机构没有撰写好必要技术特征，应当认为专利代理机构存在违约行为。5、从专利代理行业发展来看，法院的上述判决会影响代理行业的健康发展。目前专利代理行业的发展过程中，存在着不少挂证和无证代理的现象。挂证现象实际上也相当于无证代理，因为代理人将代理证借给他人使用，自己并不参与代理。目前挂证的人都是代理机构的合伙人，而一旦产生法律责任，合伙人将要承担无限连带责任。从法院的判断来看，只要是申请人签字确认，就可以认为是申请人对申请文件的认可，从而免除代理机构的责任，这就导致专利代理行业只有收益，基本上没有风险。因此上述判决会导致挂证现象以及黑代理问题更加严重，从而影响专利代理行业的健康发展。三、建议针对前面提出的各种问题，笔者建议如下：1、对于专利代理质量，应当尽快出台相应的质量标准，以便专利代理合同中双方的权利义务进一步明确。因为专利代理人都通过了国家知识产权局的统一考试，具有较强的专业性，应属于专利领域的专有人才，所以应当采用专利代理领域通常应达到的水平，即专利代理的合理注意义务。所谓专利代理人的合理注意义务是指主要看其他专利代理人处于接受委托的专利代理人的相同情况下，会做出相同的行为还是不同的行为。如果做出相同的行为，则可以推断代理人尽到了相应的义务，不承担责任；否则，应当承担责任。对于专利代理人的合理注意义务，笔者认为包括如下的内容：（1）专利代理人应当具有代理资格。例如按照目前的要求是应当取得资格证和执业证。如果不符合专利代理资格的要求而进行代理，相当于无证代理，应当直接认定代理机构存在违约；（2）全面掌握申请人提交的交底材料以及提交的其他现有技术文件，并根据提供的资料或者自己检索的现有技术来确定合适的保护范围。如果代理人根据申请人提交的材料或者自己检索的材料撰写的保护范围不合适，则应当认定代理机构违约；（3）全面掌握专利撰写和答复的相关知识，包括不需要通过检索能够明显确定的问题。例如说明书公开充分、权利要求书的实用性、发明保护的主体是否属于不予授权范围等。如果因为上述明显问题导致申请文件无法获得授权，则应当认定代理机构存在违约；（4）全面掌握专利复审和无效的撰写及答复的相关知识，包括复审和无效理由的撰写等；（5）全面掌握专利申请、复审和无效的流程。如果因为专利代理机构导致流程上出现问题而使得专利申请驳回或视撤，应当认定代理机构存在违约。2、对于委托人明显坚持的意见，应当免责。在申请过程中，代理机构具有的一个随附义务是说明义务。所谓说明义务是指专利代理过程中，例如提交申请文件或者答复审查意见通知书的过程中，如果委托人指示错误，明显不利于其合法利益时，专利代理人应当向委托人充分说明其指示存在的问题以及相应的后果。如果申请人坚持自己的意见，并导致专利申请被驳回或者视撤，代理机构将不承担责任。3、对于属于自由裁量的内容，专利代理机构免责。专利代理过程中涉及到较多的是法律应用和事实认定的问题。无论是法律应用问题还是事实认定，都会存在争议区域，例如创造性的判断问题。在争议区域，因为没有统一的处理方式，每个专利代理人会做出相同的行为还是不同的行为的比例差不多，因此专利代理人可以进行自由裁量来确定处理方式，但是需要将处理方式的利弊提前告知委托人。笔者认为在争议区域内处理相关事宜，不应当认定专利代理机构存在责任关于专利代理质量的纠纷处理中，建议有条件的进行责任推定。民事证明责任的一般原则是谁提出谁举证，但是在专利代理过程中，委托人相对于专利代理机构来说，在对案件的信息占有上处于劣势地位，远离案件证据，产生了举证困难或举证不能的情形，此时有人认为应当采用举证责任倒置，由专利代理机构举证证明其代理质量符合要求。但是如果采用举证责任倒置，很可能会产生大量的针对专利代理机构关于专利代理质量的诉讼，甚至会产生许多恶意诉讼，这样会导致专利代理机构整天忙于诉讼而无法有效的开展专利代理业务，因此，笔者不赞成专利代理质量的纠纷处理中采用举证责任倒置的方式。笔者认为，针对委托人在举证责任上的劣势地位，可以通过有条件的责任推定方式来推定专利代理机构具有一定的责任。此时的条件应当进行严格的限制，否则条件过于宽松，则依然会产生大量的针对专利代理机构的诉讼，甚至包括恶意诉讼。笔者认为，此时的条件应当局限于专利权人维护自己权利失败的情况，例如通过法院侵权判决，发现自己专利文件撰写存在问题，因为公开不充分或者其他明显的问题而被认定为无效。当委托人没有证据证明权利损失的时候，一般不允许进行责任的推定。一旦进行责任推定，则在委托人举证证明权利遭受损害的时候，专利代理机构应当证明自己存在免责的情况，例如撰写中委托人明显坚持按照自己的意见进行撰写；例如创造性无效中，针对创造性问题存在的自由裁量的情况等。对于责任推定的方式的证明标准，其客观证明责任依然在委托人一方，即当专利代理机构的责任认定处于无法确定的情况下，此时的客观证明责任依然由委托人承担，这一点也与举证责任倒置不同。：中国知识产权杂志来自:思博知识产权论坛分享到：11扔鸡蛋送鲜花雷人路过刚表态过的朋友(2人)dengweifeng冰封思梦发表评论篇三：涉及知识产权的合同纠纷涉及知识产权的合同纠纷1、著作权合同纠纷（1）委托创作合同纠纷（2）合作创作合同纠纷（3）著作权转让合同纠纷（4）著作权许可使用合同纠纷（5）邻接权转让合同纠纷（6）邻接权许可使用合同纠纷（7）计算机软件开发合同纠纷（8）计算机软件著作权转让合同纠纷（9）计算机软件著作权许可使用合同纠纷2、商标合同纠纷（1）商标权转让合同纠纷（2）商标使用许可合同纠纷（3）商标代理合同纠纷3、专利合同纠纷（1）专利申请权转让合同纠纷（2）专利权转让合同纠纷（3）发明专利实施许可合同纠纷（4）实用新型专利实施许可合同纠纷（5）外观设计专利实施许可合同纠纷（6）专利代理合同纠纷4、植物新品种合同纠纷（1）植物新品种育种合同纠纷（2）植物新品种申请权转让合同纠纷（3）植物新品种权转让合同纠纷（4）植物新品种实施许可合同纠纷5、集成电路布图设计合同纠纷（1）集成电路布图设计创作合同纠纷（2）集成电路布图设计专有权转让合同纠纷（3）集成电路布图设计许可使用合同纠纷6、商业秘密合同纠纷（1）技术秘密让与合同纠纷（2）技术秘密许可使用合同纠纷（3）经营秘密让与合同纠纷（4）经营秘密许可使用合同纠纷7、技术合同纠纷（1）技术委托开发合同纠纷（2）技术合作开发合同纠纷（3）技术转化合同纠纷（4）技术转让合同纠纷（5）技术咨询合同纠纷（6）技术服务合同纠纷（7）技术培训合同纠纷（8）技术中介合同纠纷（9）技术进口合同纠纷（10）技术出口合同纠纷（11）职务技术成果完成人奖励、报酬纠纷（12）技术成果完成人署名权、荣誉权、奖励权纠纷8、特许经营合同纠纷9、企业名称（商号）合同纠纷（1）企业名称（商号）转让合同纠纷（2）企业名称（商号）使用合同纠纷10、特殊标志合同纠纷12、著作权权属、侵权纠纷（1）著作权权属纠纷（2）侵犯著作人身权纠纷（3）侵犯著作财产权纠纷（4）邻接权权属纠纷（5）侵犯出版者权纠纷（6）侵犯表演者权纠纷（7）侵犯录音录像制作者权纠纷（8）侵犯广播组织权纠纷（9