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专利申请过程中的权利配置

[摘要]专利申请书中权利请求项部分的撰写，是整个专利申请过

程的核心。对于专利工程师而言，不但需要考虑采取什么样的申请策

略以使技术获得最充分的保护，而且还要注意平衡各参与人之间的贡

献和收益。结合美国专利法的部分条文进行研究，可以得出一些权利

配置方面的启示。

[关键词]专利申请；权利配置；权利请求项

专利制度之道，在于藉由技术揭露而提升整体产业水平；专利制

度之术，则在于行使专利的排他权。专利申请的目的，在于累积商业

上的攻防武器及筹码，同时，亦可作为市场对特定公司研发能量的一

种客观评价指标。在专利申请的同时，还有可能涵盖不同类型知识产

权之间的交互运用，例如实用新型、商标、著作权与商业秘密等。怎

样才能达到最佳的保护效果，是专利申请前后需要考虑的问题。

发明人在创作或发明完成时所进行的专利申请，可以依循一般专

利制度下的申请规则，以专利排他权效力所及的范围，思考制造国、

市场国、进口国或是竞争对手国等来作为申请国的考虑，或是在申请

被驳回时运用最适合专利申请的制度来据理力争。除此之外，专利申

请时的考虑因素，仍有一些法律规范之外的情况值得探讨。

一、专利保护与商业秘密保护的权衡

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申请专利时，发明人与代理人会碰到的第一个问题是该揭露

(Disclosure)到何种程度才够。尤其在专利说明书的撰写上，一方面

担心技术揭露了，却无法取得专利权，例如一件发明专利申请案，自

申请之日起一段期间内未撤回申请者， 则自动进入公开(Publication)

的程序；另一方面担心，技术一旦揭露了，所取得的专利权利保护范

围不够完整，或者因为各种因素隐藏着权利不确定的风险，例如权利

请求项(aaim)的构成要件(Element)与限制条件(Limitation)之间的

组成，或者权利请求项所使用的语法等，将直接对专利要件之满足与

取得专利权后的权利范围解读(Claim interpretation)上，具有直接

影响的关系。

专利法上之充分揭露(Adequate disclosure)系作为权利请求项

之支持(Support)，未能满足充分揭露的要求，可能会导致驳回申请的

后果。但反言之，做过多的技术揭露而未纳进权利请求项中进行保护，

也会被视为是贡献给社会大众(Dedicated to thePublic)，或者，申

请案可能满足了技术揭露的要求，也满足了其它形式要件的要求后，

还是有可能被审定为欠缺非显而易知性(Non—obviousness)而遭受驳

回，产生至终都无法取得专利权的情况。

关于技术揭露程度之拿捏，笔者认为除了要满足法定揭露要件之

外，另一个能够不揭露却能受保护的情况，也许正是适用商业秘密法

(Trade secrete)来保护，若是，则该技术内容也许得从商业秘密法的

角度来思考其要件满足与否的问题。在判断以专利或以商业秘密作为

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请求标的之分野上，或许申请人能从回避设计(Design around)与逆向

工程(Reverseengineering)的角度来判断要不要作申请专利而为技术

揭露的标准。也就是说，如果依据一般同业技术水准，竞争对手能合

理地反推实质发明技术内容者，也许是申请专利作为防范他人窃取研

发成果之方法系为合宜，反之，如果客观上不能回避设计亦无法由逆

向工程了解技术内容或设计理念者，则似乎应以商业秘密保护为妥，

例如是大部分不可逆的化学工程所产生之配方。再者，要如何减少遭

受官方以不具任何专利要件而核驳的问题，则有待代理人很确切地进

行前案与先前技术检索(Prior art search)，此举似乎能减低申请案

之权利请求范围与先前技术重叠的新颖性(Novelty)问题； 非显而易 而

知性之争执问题，则很无奈地将回归到发明之技术内容的本质，毕竟，

在代理人没有任何疏忽的情况下，优质的技术内容是优质专利权的源

头，即使代理人非常善尽职责，但不外乎也仅能在不干涉先前技术或

公众领域(Public domain)的情况下作最大范围的调整，似无法为客户

端创造优质技术，且此项工作也不是专利代理人之职能所在。

二、发明人与权利请求项的几点考虑

在发明人与权利请求的互动关系上，有些值得注意的地方。例如

消极面上，发明人之不实陈述可能会影响日后行使权利的问题，而积

极面上，发明人的详实记载是专利授权后所得的使用费，作为发明人

奖励金分配之依据。

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