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公司并购应注意的几个专利问题

　　[内容提要]：公司并购活动日益广泛。以专利为主包括具有所有权的技术信息的知识产权在公司中的价值不断攀升。有关生物医药公司的并购和投资活动日益增多。为了减少风险，提高投资效益，并购和投资前应该对有关的知识产权进行详细、周密的调查。本文以生物医药技术专利为例，阐述并购调查中应该考虑的几个重点事项。
　　随着中国加入WTO，公司并购活动以及跨国并购将更加频繁。以专利为主包括具有所有权的技术信息在内的知识产权在公司资产中的价值不断攀升。知识产权成为公司并购应当重点调查的对象。现代生物医药产业是我国和世界多数国家21世纪重点发展的支柱产业之一。以专利为主包括具有所有权的技术信息的知识产权对该行业十分重要。适当获得并正确运用有关知识产权可以使公司从产品和技术转让两个方面受益，阻止竞争对手染指特定的市场或技术，吸引投资并成为公司资产的重要组成部分。由于该行业中研究开发费用占的比例大，周期长，为减少风险、分摊成本，并购就十分重要。投资前进行知识产权的调查，尤其是专利问题十分必要。
　　调查往往需要有至少包括一名律师、财务专家、技术专家和市场销售专家的小组来进行。调查的内容涉及有关的知识产权等无形资产、责任等有关信息。通过调查，为投资人提供建议，以便斟酌是否进行投资交易，以及投资的数额等。
　　本文试图结合我国生物医药行业的实践，借鉴美国有关的判例，阐述并购中应该考虑的几个重点事项。
　　1　调查目标、支持信息与调查途径
　　投资人的目的。这是需要重点考虑的因素。如果希望获得关键专利技术，调查的中心应当是关键专利的范围、有效性和保护期限；如果欲获得专利技术所提供的排他性市场，调查的中心应该是专利剩余保护期是否值得投资以及目标公司现在给予投资人竞争对手的许可是否会危及到市场的排他性？目标公司是否将技术向代表现在和潜在市场的国家申请并获得专利，专利保护的力度等。如果未申请或未获得专利，或者即使获得了专利，但对投资人希望拓展的市场保护力度弱，缺乏排他性市场，交易的投资意义就不大。
　　评估有关技术/产品是否侵犯他人权利往往比评估其专利状态更重要。如果实施获得的技术会侵犯他人权利，投资人可能会平添不少责任。
　　调查目标。根据委托方目的，调查目标包括：1决定是否交易；2评估交易的价格，价格是否符合预期？有关专利权能否转让或许可？专利是否覆盖了公司产品、发明、关键技术？专利的范围、保护期限是否足够？公司能否自由销售有关产品而不侵犯他人的权利？价格是否应当调整？3评估交易风险，交易后可能存在哪些问题？如诉讼、产品不能上市或其他可能使公司资产贬值的因素？公司现在是否侵犯他人权利？将来侵权的可能性？公司与雇员或第三方的协议是否充分保护了公司的财产？合同中有无足以阻止公司产品上市的限制性条款？4减低风险，可以采取那些措施降低有关风险？是否可以重新考虑交易？有无必要要求目标公司提供特别的陈述和担保或要求补偿及其他合同保护？有无措施维持或强化公司的专利保护？具体的措施如何？
　　调查目标的支持信息。目标公司的律师就专利有效性或是否侵犯他人权利出具的法律意见是比较重要的法律文件。当然，律师披露目标公司情况往往需要一个前提条件，即目标公司同意披露。
　　另外诸多信息有：公司名称、与之具有战略关系的第三方、其他具有竞争力的公司或技术、公司业务和市场营销计划、公司现有和过去的知识产权顾问名单。
　　正在申请和已经获得的专利清单及公司拥有所有权的法律状况和公司拥有利益的性质等，专利审查记录可能构成威胁的现有技术和出版物的清单，正在开发和已经上市的技术、产品、工艺以及相应的专利和专利申请计划，不考虑用专利保护但是准备主张权利的技术、产品、工艺，现有和开发中的技术、产品、工艺所需要的生物材料，已经发表或公开的材料等。
　　有关协议，公司关于知识产权的政策/程序，有关的法律意见，诉讼与争议，有关的行政批文如FDA的药政批文、资金来源、有关专利/产权材料和技术是否设置有留置权、抵押、质押等担保物权。
　　调查途径。调查人员除了需要具备相当的专业知识和调查技巧外，调查的途径有：目标公司、公开出版物、目标公司的专业顾问、登记机构、当地政府和目标公司的供应商、顾客。调查的重点是核心技术是否得到了充分保护，使用有关产品是否会侵犯他人的权利。为了确保交易万一不成时有关的信息不会泄露，应当和调查组成员间有一个书面的保密协议。
　　由于交易需要迅速完成或者投资人只是在交易临近结束才委托调查，调查组往往面临巨大挑战：如何在尽量短时间内提出有关意见，将交易风险控制在可以接受的合理范围内。这取决于调查团队的经验、能够支配的资源和区分问题主次的能力等因素。
　　2　专利权的归属是否存在争议
　　所有权。目标公司是否拥有或是否充分拥有专利或产权技术？产权是否清晰并得到充分保护？有关的所有权是否经过登记？是否仍然有效？专利是否转让以及在专利局登记与否，有关的转让协议等都值得调查。
　　共同申请人。是否所有的申请人都已经在专利文件上得到体现？如果存在没有列名的共同申请人，且未获得他的转让，该专利的排他性将可能受到威胁。因为如果没有特别协议，共同申请人无须其他申请人同意就能够自己实施，所获得的利益也没有义务和其他共同申请人分享。诉讼时，所有的申请人应该作为共同的原告或被告参加诉讼，如其中之一不参加或者给予被控侵权的人许可，目标公司就有可能没法阻止侵权。专利权排除第三方实施的独占性也将失去意义。
　　其他可能出现类似问题的情形包括：由不同公司的雇员共同完成的发明或由雇员和独立合同研究人员共同完成的发明。除非合同另有规定，参加发明的公司都有权利使用有关专利，任何一方都没有排他性权利。
　　公司员工如果使用了先前雇主的信息、数据或发明作出的发明可能会遭到先前雇主的侵权指控。判例“，”：加洲大学认为被告的研究人员使用了其专利DNA材料，并研究开发成功该公司的重磅炸弹药物――基因工程产品人生长激素。原告要求被告赔偿4亿美元使用费及其利息，并因为其故意侵权要求三倍赔偿共计12亿美元。最后原告胜诉，获赔偿2亿，其中5900万修建一栋新研究大楼。
　　研究开发项目资助人的权利。研究开发项目的资助人可能就有关的发明享有权益，调查的重点是关键专利的完成是否得到外部资助。通过审查有关基金申请和向基金会递交的报告可以获得所需信息。美国拜多法案规定：如果是大学、小企业和其他非盈利机构获得美国政府资助完成的发明，前者有权选择是否保留发明的专利权，如果选择保留，应当履行必要的手续，否则权利可能具有瑕疵。对于私人机构，如慈善基金会、盈利机构资助的项目，应该调查有关协议。这时关于所完成发明的所有权的规定变数可能很大。
　　3　专利权的有效性与价值
　　一个专利的价值取决于多种因素。调查中主要应当考虑下列几种。
　　专利的保护期限长短。使公司较长时间获得排他性权利的专利显然比短时间的专利价值大。因此了解专利剩余的保护期限长短就十分重要。其中的重要指标是申请日期。许多国家的法律都规定专利期限自申请之日起计算。在美国，根据食品、药物和化妆品法，合法的药物、食品和色素添加剂、医用设备、动物药品和兽用生物产品等需要行政审批的产品自专利到期起最多可有5年的续展。对于已经收回研发成本的生物产品或者具有巨大商业前景的产品，专利保护期多一天，其价值都会十分巨大。
　　专利权保护的范围宽窄。这是调查的重点之一。专利保护的宽窄取决于权利要求书及其是否得到说明书披露细节的支持。除了权利要求书，有关专利审查过程中的答辩材料也是调查内容之一。权利要求过窄，则不能有效阻止竞争对手进入专利技术涉及的市场。审查权利要求的目的之一是：看其能否覆盖所有的产品并阻止竞争对手进入。这需要详细的法律分析和对该专利技术领域拥有相当知识的技术顾问的共同努力。
　　专利是否经得起挑战。专利的有效性值得认真审查，重点是评估该专利能否经受住无效程序的审查。具体可以从专利局的审查记录、已经公开的专利文献和科学文献以及说明书是否充分支持权利要求等方面考察。对于生物技术有关的专利重点注意的理由包括：使专利申请丧失新颖性的公开，说明书未充分支持权利要求，不能实现等。
　　生物医药行业的明显特征之一是和学术界的联系非常密切。学术界的传统就是公开、出版、传播有关信息，生物材料及其他研究工具。如果上述行为是在专利申请日期之前则构成“现有技术”，可能使专利申请无效或者范围受到限制。大学拥有的专利在这一点上特别容易遭到攻击，因为学术界对公开的不利后果的认识往往不很到位。调查的一个方法是仔细检索有无类似或相同的文献，专利申请的方法、技术、工艺、产品是否已经被公开，先前认为是目标公司产权的生物材料是否随处可得等。
　　说明书应该清楚、完整，支持权利要求，关于说明书未支持权利要求被驳回的专利案件很多。美国1999年颁布了关于书面要求审查的临时指南。因此，对于在这以前申请或授权的专利，往往可能存在较多的问题。调查时应该特别注意有关的专利是否因为欠缺书面描述，不能支持权利要求而被攻击。
　　实现标准。调查时应该特别注意说明书和实施例子是否可行，包括其应用范围、起始材料和实施条件等，以所属技术领域技术人员无需不必要的实验就能够实施为准。
　　关于这一点的典型判例“/S.”：法院判决原告关于生产人生长激素的可剪切融合表达工艺的专利无效。原因是未满足实现标准，没有详细描述有关工艺：如切割的对象，表达方法和适用的条件等。法院还认为：对于处于发展初期、预见性差的技术的应用，专利申请的说明书必须包括给予技术人员具体、实用的指导。弦外之音是技术专利越是处于该技术领域的早期，实现起来愈难。而生物技术有关专利往往在书面描述和实现标准上都比较难过关。调查时应该从该专利申请日期时是否需要额外的实验才能使用或制造该专利而非现在的技术水准来衡量。
　　4　尽量排除侵权的可能
　　具体做法是：列出所有专利的清单，以及产品的每个部件，每个用途；分别检索，以便尽可能多地检索到有关专利和准确评估有关风险。生物技术发展历史不长，许多基本专利现在仍然有效，因此需特别小心。
　　使用“在先使用权”抗辩。许多国家的专利法律规定：在专利申请日期前已经制造相同产品、使用相同方法或已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵权。比如公司先发明了从基因组数据中钓取基因的方法并使用，即使后来别人就此申请并获得了专利，前者也可以放心大胆地使用，而无侵权之忧，但需要不超出原先使用的范围。因此，应该调查公司的开发研究记录，目标公司首次商业性使用该技术的记录。当然，因此而不侵权的变数很大，取决于有关记录的权限、完整性和可信度等。
　　审查有关协议。目标公司签署的所有涉及专利或其他产权信息的协议均在审查范围内。目的有二：全面清理公司的知识产权等无形资产；发现潜在责任。
　　许可协议。如公司向投资人的竞争对手给予即使是有限范围的许可，也可能使投资人丧失对有关市场的排他性独占。与转让不同，许可协议的生效无须向有关部门登记，因此审查相关协议是发现这些潜在责任的唯一途径。许可协议具体审查包括：1是否存在因控制权变化而终止的规定；2如因此终止许可，重新获得的代价；3有无即将到期的关键协议；4发现担保与陈述中的潜在责任；5发现有无可能危及和许可人关系以及可能构成侵权责任的产品许可条款。
　　供销协议。公司是否使用了整合他人拥有的专利或其他知识产权的商品或材料。如目标公司所卖的由第三方提供的核酸微阵列试剂盒的包装被其他人拥有专利。调查组应该调查包装的供应商是否已就此特定用途获得包装专利权人必要的授权。
　　雇佣合同。雇佣合同中是否有将所有有关知识产权转让给目标公司，可操作的保密协议和竞业禁止条款。如果没有，可能出现研究开发活动的关键人员终止合同并将有关知识带到别处与先前的雇主竞争，危及目标公司的有关活动等比较严重的后果。
　　5　诉讼和争议
　　需要调查是否存在侵权诉讼，包括实际进行的、即将开始的或有可能产生的诉讼，以及针对目标公司，声称该公司侵犯了第三方权利的诉讼。这可以要求目标公司披露有关判决、权利主张、和解以及可能影响转让专利的价值的与对手的通讯联系等。
　　总之，在投资/并购活动早期就进行有关调查，如目标公司的知识产权概况、问题和风险，并提出因应对策有助于得到更多的有用信息，调整投资方向、价格和减少有关风险。