权利要求书和说明书的撰写.doc

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第一部分第三章( 以下部分代替原书第34页至42页)
第三章 权利要求书和说明书的撰写
前一章对权利要求书和说明书的撰写要求作了介绍。为帮助专利代理人和申请人掌握权利要求书和说明书的撰写技巧, 本节将进一步具体介绍如何撰写权利要求书和说明书。
权利要求书和说明书的撰写应当在充分理解创造或实用新型具体技术内容以及了解其现有技术状况的基础上进行。一般, 在创造或实用新型技术内容比较简单的情况下, 能够先撰写权利要求书, 再撰写说明书。如果该项创造或实用新型技术内容比较复杂, 能够将两者的撰写结合起来, 先起草说明书中揭示该创造或实用新型详细内容的第五部分”具体实施方式”, 再撰写权利要求书, 最后完成说明书的其它部分和进一步完善对创造或实用新型具体实施方式的描述。但在实际撰写中, 权利要求书和说明书往往不是一次定稿, 会根据后写的一部分内容修改在先完成的那一部分内容, 使其不断完善。

一 创造或实用新型权利要求书
和说明书撰写前的准备工作

申请人和专利代理人在撰写创造或实用新型权利要求书和说明书之前, 应当做好三项准备工作: 经过阅读申请人或创造人所提供的技术交底书以理解创造或实用新型技术内容的实质, 就创造和实用新型的技术内容与申请人或创造人进行必要的沟通, 以及对相关现有技术进行必要的补充检索。这是撰写好权利要求书和说明书的基础。

1. 理解创造或实用新型的实质内容
对于申请人和创造人, 在撰写专利申请文件之前, 首先需要对所做创造创造进行分析, 以确定所做创造创造的实质内容, 即涉及多少技术主题, 对每项技术主题来说涉及哪些实质性的改进, 其中哪些是改进的关键部分。而对于专利代理人, 经过申请人或创造人对其创造创造的介绍以及对申请人或创造人所提供的技术交底书的阅读、 理解和分析, 将创造人的创造创造的实质内容弄清楚, 以确定该创造创造涉及哪些技术主题, 每项技术主题又涉及哪些实质性改进, 而对于这些改进, 确定哪些技术特征是解决技术问题的关键。只有这样, 才有可能写出质量较高的权利要求书和说明书。
在听取申请人或创造人对其创造创造的介绍以及阅读技术交底书时, 至少需要弄清楚下述五个方面的问题。
(1) 所提供的技术交底书和当面介绍时所说明的创造创造涉及哪些主题
申请人或创造人提供的技术交底书中描述的创造创造多半仅涉及一个主题, 在这种情况下仅需要确定这一主题是否属于专利法规定的创造或实用新型的保护客体, 并经过对这一主题技术内容的分析, 判断其属于方法创造还是产品创造, 该项创造创造就这一主题做了哪几方面的改进, 这些改进分别解决了哪些技术问题, 特别是该项创造创造所采取的各个技术手段分别在此项创造创造中起到什么样的作用。
可是在实践中, 申请人或创造人提供的技术交底书中所描述的创造创造还可能涉及不止一个主题, 例如本书第二部分案例六封装有可产生或吸收气体的物质的包装体( 根据 全国专利代理人资格考试专利代理实务科目申请文件撰写试题改编而成的案例) 的技术交底书中所描述的创造创造涉及四个主题: 封装有可产生或吸收气体的物质的包装体、 包装体长带、 封装有可产生或吸收气体的物质的透气包装袋的供给方法以及封装有可产生或吸收气体的物质的透气包装袋的供给系统。在这种情况下再判断这些主题中哪些属于专利法规定的创造或实用新型的保护客体, 以及这些主题分别做出了哪些改进、 采取了哪些技术手段和解决了哪些技术问题。
甚至还可能存在这样的情况, 经过对申请人或创造人所介绍的创造创造或者所提供的技术交底书的分析, 发现了一些申请人或创造人并未想到、 但实际上能够给予专利保护的主题, 例如申请人或创造人原先只想保护一件产品, 但经过对提供的技术交底书的分析, 还发现该产品的生产方法以及该产品中某一部件的材料也是一种属于专利法意义下的创造创造, 则应当将该产品的生产方法和这种材料也确定为要求专利保护的主题。
(2) 所涉及的这些主题中哪些是属于专利法意义下的创造或实用新型保护客体
中国专利法第二条第二款至第四款对专利法第二条第一款规定的给予保护的创造、 实用新型和外观设计三种专利客体作了进一步具体的规定, 中国专利法第五条和第二十五条依据具体国情又从上述保护范畴中将一部分主题排除在可授予专利权的保护客体之外。因此, 在确定了技术交底书所描述的创造创造涉及哪些主题之后, 就要判断这些主题是否属于专利法意义下的保护客体, 并为其选择合适的专利保护类型。也就是说, 首先将不属于专利保护客体的主题排除, 然后根据创造创造内容的实质涉及技术方案( 包括什么类型的技术方案) 还是涉及产品的外观设计来确定申请创造专利、 实用新型专利、 还是外观设计专利。
例如一种香烟盒, 其改进仅在于盒体上留出印刷宣传广告的位置, 则由于其不是技术方案, 也不是对产品外观的设计方案, 因而不符合中国专利法第二条的规定, 不可能授予创造或者实用新型专利权, 也不可能授予外观设计专利权。
又如, 申请人创造了一种汽车防盗装置, 其在盗车者开车时会释放一种催眠气体, 从而使盗车者失去知觉而便于捕获, 这种装置虽然能达到有益的目的, 但客观上由于汽车失控而造成对行人的危害, 故这种汽车防盗装置因妨害公共利益而属于中国专利法第五条规定的不授予专利权的客体。
再如, 申请人想保护一种结构基本上与现有技术相同而仅其外形为独特、 憨厚的熊猫造型的挂钟, 则其不属于创造和实用新型的保护范畴, 应当申请外观设计专利。
如果申请人要求保护的是一种具有不同焊药配方的焊条, 则由于其相对于现有技术来说在形状和构造上没有做出任何改进, 且仅仅是创造了一种新的焊药, 不属于实用新型的保护客体, 只可申请创造专利。同样, 如果申请要求保护的是一种对烟气成分的分析方法, 由于实用新型专利只保护产品, 不保护方法, 因此也只能申请创造专利, 不能申请实用新型专利, 除非将此创造创造的主题改变为烟气成分分析仪。
(3) 对每一项技术主题, 根据其实质内容确定其属于产品创造还是方法创造
专利领域的创造分为产品创造和方法创造。有些技术主题可能既涉及产品创造的内容, 又涉及方法创造的内容, 此时应当分析其实质究竟是产品创造还是方法创造。如果该创造实质内容既能够描述成产品创造, 又能够描述成方法创造时, 能够从商业目的出发并根据实际保护效果确定其要保护的客体, 或者以哪一个为主。可是, 当创造内容从实质上分析只可能是其中一种时, 应当做出正确的选择。下面举两个例子加以说明。
第一个例子涉及无接口聚四氟乙烯玻璃纤维环形带, 该环形带是塑料封口机热合封口中使用的部件。在现有技术中有多种带接口的环形带, 有的具有搭接接口, 有的具有斜接口。在实际应用中, 这样的环形带由于存在接口而强度不高, 因而人们长期盼望制得一种无接口环形带, 但由于未找到合适的生产工艺而未能实现。此时, 若申请人经过创造性劳动, 制得一种无接口环形带, 那么应当采用方法创造还是产品创造来保护呢? 显然, 采用产品保护是不合适的, 因为现有技术中未出现过无接口环形带, 并不是该领域技术人员不能设计出这种无接口环形带, 而是未找到一种合适的制造工艺来制得无接口环形带。也就是说, 该领域技术人员根据现有技术中的有接口的环形带无需创造性的劳动就能够想到采用一种无接口环形带来提高其强度。其对现有技术的贡献是提供了一种制造无接口环形带的工艺方法, 因此该创造应作为方法创造提出保护。当然, 还能够再写一个由该方法制成的产品并列独立权利要求, 从而要求保护由此种方法制成的环形带; 可是, 按照专利法第十一条第一款的规定, 方法权利要求的保护可延伸到由该方法直接制得的产品, 因而对本例而言这种并列独立权利要求的保护已无实际意义。相反, 如果以产品权利要求的方式请求保护一种无接口的环形带, 正如前面所述, 国家知识产权局专利局将会以其不具有创造性而不予授权。因为若授予专利权, 则她人以其它方法制成的无接口环形带也将侵权, 这显然不合理。这是由于申请人的贡献仅在于创造了一种制造无接口环形带的工艺方法, 而不是无接口环形带, 她人并未采用申请人的工艺方法, 因而不应判作侵权。
另一个例子涉及暖气片组, 在传统的暖气片组中, 各片暖气片之间用螺纹接头连接, 在组装暖气片组时需要逐片安装, 很不方便。为简化暖气片的组装工作, 设计了一种新的暖气片组结构。各暖气片之间经过进、 出水连通管来连接, 将各暖气片套装到进、 出水连通管上, 其间装有密封片, 只需从两端借助螺纹结构将各暖气片压紧在进、 出水连通管上, 从而能够十分方便地组装暖气片组。当然, 该暖气片组的组装方法与传统的组装方法也不一样。那么, 本创造的实质究竟是暖气片组还是该暖气片组的组装方法呢? 显然, 该创造的实质是暖气片组的结构, 其组装方法由暖气片组的结构来决定, 因而应当采用产品创造加以保护。
在此, 还需要说明一点, 如果最后确定的保护客体是方法, 则只能申请创造专利, 不能申请实用新型专利; 相反, 如果最后确定保护客体是产品, 而且是从结构和/或形状对其作出改进, 那么既能够申请创造专利, 也能够申请实用新型专利。
(4) 对每一项技术主题进行仔细认真地研究, 以便全面、 正确地理解其技术内容
对于每一项技术主题来说, 在确定了采用产品创造还是方法创造予以保护后, 需要进一步从两个方面进行分析研究: 对于涉及多个实施方式的技术主题, 分析这些实施方式之间的关系; 对该项技术主题做了哪几方面的改进, 理清这些改进之间的关系, 。
对于技术交底书中所描述的技术主题涉及多个实施方式的情况, 在撰写权利要求书之前, 需要弄清这几个实施方式之间的关系, 即分析这几个实施方式之间是并列关系还是主从关系。如果属于并列关系, 则应当以概括方式描述其技术方案, 使该几个实施方式都落入保护范围, 然后再针对并列实施方式进一步限定所要求保护的技术方案, 例如本书第二部分案例四中技术交底书所描述的浇包底部的浇铸阀门这一技术主题就包括五个并列的实施方式。如果属于主从关系, 则针对主要实施方式撰写要求保护的技术方案, 然后再针对进一步作出改进的从属实施方式限定所要求保护的技术方案。当然, 还可能既存在并列实施方式又存在主从实施方式的情况, 例如本书第二部分案例五中技术交底书所描述的内燃机汽缸活塞上的密封气环这一技术主题包括了三个实施方式, 其中第一个实施方式与第二、 第三实施方式之间是并列关系, 而第二与第三实施方式之间是从属关系, 则应当先以概括方式描述其技术方案, 再分别针对第一和第二实施方式限定所要求保护的技术方案, 然后再对第二实施方式的技术方案进一步限定成第三实施方式的技术方案。由此可知, 为撰写层次清楚的权利要求书, 应当在撰写之前先弄清该项技术主题所涉及的实施方式之间是并列关系还是主从关系。
另外, 对每一项技术主题还需要分析其做了哪几个方面的改进, 这些改进分别解决了什么技术问题, 分别以哪些技术手段来解决技术问题。也就是说, 经过分析, 明确该项技术主题为解决其技术问题所采取的各个技术手段分别起什么作用, 在此基础上理清这些改进之间的关系, 从而全面、 正确地理解这一项技术主题的技术内容。在本书第二部分案例一中, 对易拉罐顶盖上的开启装置这一技术主题做了三方面的改进, 应当针对这三方面的改进分析其各自采用了什么技术手段, 在此基础上弄清这三方面改进的关系, 从而为确定该项创造或实用新型要解决的技术问题做好准备, 有关如何分析可参见该案例, 在此不再做具体说明。
(5) 从这些技术主题中确定本件专利申请中最主要的技术主题, 并初步分析其它属于创造或实用新型保护客体的技术主题与该最主要的技术主题是否属于一个总的创造构思
经过对各项属于专利法意义下的创造或实用新型专利保护客体的技术主题进行具体分析之后, 就应当进一步从这些技术主题中确定一项技术主题, 作为本件专利申请中最主要的技术主题, 一般可从三个方面考虑: 哪一项技术主题是技术交底书中描述的创造创造的核心, 哪一项技术主题与其它技术主题的关系更为密切, 哪一项技术主题所包含的技术改进最多。
按照中国专利法第三十一条第一款的规定, 属于一个总的创造构思的两项以上的创造或者实用新型, 能够合案申请。因此, 在确定本件专利申请中最主要的技术主题之后, 需要初步判断其它技术主题与所确定的最主要的技术主题是否属于一个总的创造构思。若属于一个总的创造构思, 则可合案申请。若不属于一个总的创造构思, 则应当分案申请, 即对那些与最主要的技术主题不属于一个总的创造构思的技术主题另行提出一件专利申请, 按照新修订的专利法, 这两件专利申请最好同日提出, 否则先提出的那件专利申请有可能成为后一件专利申请的抵触申请, 除非将与后一件专利申请要求保护主题有关的内容从先提出的那件专利申请中删去。当然, 在后一种情况下, 能够仅仅告知申请人或创造人这个初步判断结果, 但作为一种专利申请的策略, 依然能够先合案申请, 若国家知识产权局专利局在审查过程中指出这些技术主题与最主要的技术主题之间不具有单一性时, 再判断这些技术主题是否具有商业上的价值, 以便确定对这些技术主题另行分案还是在原专利申请中放弃对这些技术主题的保护。 在实践中能够采用这种处理方式, 但在专利代理人资格考试时, 对于那些与最主要的技术主题不属于一个总的创造构思的技术主题, 不应当在同一件申请中要求保护, 应当建议申请人另行提出一件专利申请。

需要说明的是, 对于创造专利申请来说, 不能包括在一项权利要求内的两项以上属于一个总的创造构思的产品或者方法的同类独立权利要求能够合案申请; 另外, 两项以上属于一个总的创造构思的不同类独立权利要求( 产品和方法独立权利要求) 也可合案申请; 但对于实用新型专利申请来说, 只有那些不能包括在一项权利要求内的两项以上属于一个总的创造构思的产品权利要求才可合案申请, 因为方法创造不属于实用新型专利的保护客体。
判断其它技术主题与最主要的技术主题之间是否属于一个总的创造构思时, 应当将它们的技术方案进行分析对比, 分析各个技术方案之间是否具有技术上的联系, 是否具有相同或相应的特定技术特征。也就是说, 分别确定整体上反映各项技术主题技术方案的各项独立权利要求相对于现有技术作出新颖性和创造性贡献的特定技术特征, 然后对比各项独立权利要求的特定技术特征, 判断它们彼此之间有无相同或相应的特定技术特征。若存在一个相同或相应的特定技术特征, 则其它技术主题与最主要的技术主题之间满足单一性的要求; 若既无相同、 又无相应的特定技术特征, 则她们之间就不符合中国专利法第三十一条第一款有关单一性的规定。

2. 专利代理人就创造创造的内容与申请人或创造人进行必要的沟通
申请人、 特别是创造人虽然熟悉创造创造的具体技术内容, 但由于她们对专利知识了解不深, 因而提供的技术交底书的内容往往不能满足撰写专利申请文件的需要。而作为专利代理人, 虽然比较熟悉专利法律法规, 但由于所撰写的专利申请文件的技术内容往往与以前所学专业或所从事的工作领域不一样, 难以全面、 深入理解创造创造的技术内容, 更何况对该创造创造的市场前景也不清楚, 这样就不能撰写出高质量的专利申请文件。因此, 在理解创造创造的实质内容期间, 必要时应当就创造创造的技术内容与申请人或创造人进行必要的沟通。 实践中, 专利代理人在撰写申请文件的整个过程中, 需要不断与申请人或创造人进行必要的沟通, 因此本部分所写明的内容不但仅局限于理解创造创造实质内容期间, 还包括对现有技术进行必要的补充检索后、 甚至在具体撰写权利要求书和说明书期间, 都需要与申请人和创造人就创造创造的具体内容做进一步沟通。

撰写专利申请文件时, 与申请人或创造人进行沟通时需要补充了解的内容有如下几个方面。
(1) 请申请人或创造人就创造创造做出进一步具体说明
就这一方面来说, 需要了解的内容较多: 其一, 就创造本质与申请人或创造人进行沟通, 以扩展创造构思; 其二, 针对提供材料中存在的不清楚之处请申请人或创造人作展开说明; 其三, 对于多处作出改进的创造创造, 请申请人或创造人进一步说明这几处改进之间的关系, 必要时了解市场对该产品的需求。
为帮助申请人或创造人扩展创造构思, 一般可从下述两点着手。首先, 请申请人就一项具体创造创造说明其改进的基本原理, 从而站在一个更宏观的角度来理解该项创造创造的创造构思, 例如当前大部分读者比较熟悉的”可识别安危电压的试电笔”一例中, 尽管申请人提供的技术交底书中仅给出一种能识别安危电压试电笔的具体结构, 但经过与申请人的沟通, 了解到该件创造创造的构思是设置一条分流电阻支路, 测试时先让此分流电阻支路与限流电阻、 氖管支路处于断开状态以确定待测位置是否有电压, 一旦指示带电, 再使此分流电阻支路与限流电阻、 氖管支路处于并联状态以确定是否带有对人体有危险的触电电压, 从而在撰写该项创造创造的权利要求书时就不会局限于申请人提供的具体结构, 而从该创造的的基本构思( 设置一条可与限流电阻、 氖管支路处于并联和断开两种工作状态的分流电阻支路) 出发撰写权利要求书, 从而扩展了保护范围。其次, 针对该创造创造解决技术问题所采取的各个技术手段, 向申请人了解有无替代的其它技术手段, 如存在可替代的其它技术手段, 则应当针对这些技术手段采用概括表述技术特征的方式来扩展创造构思, 为申请人争取更宽的保护范围。
至于请申请人针对提供资料中存在的不清楚之处做展开说明, 至少可包括下述几点: 其一, 针对该创造创造各方面改进所采取的技术手段说明每一个具体手段在本创造创造中所起的作用, 若该具体技术手段由多个技术特征构成, 最好还要求申请人针对每一个技术特征说明其所起的作用; 其二, 对提供的资料中所提到的某些技术内容作进一步补充说明, 例如某技术手段的采用有无限制条件, 某些技术名词的具体含义以及是否为该技术领域已有的技术术语, 对提供材料中涉及的试验补充或完善试验条件, 对提供材料中出现的矛盾之处作出解释或修改等。鉴于造成提供资料不清楚的情况多种多样, 应当根据具体情况确定需要展开说明的内容。
对于一项创造创造做了多处改进的情况, 如果经分析后认为这些改进之处彼此无主从关系而是相互独立的, 则需要与申请人或创造人进行沟通, 根据市场需求情况以及上市后哪一种改进最容易被仿制, 确定如何选择请求保护的技术方案, 以使该项创造创造得到较好的保护。当然, 对于这几处改进都存在着被单独仿制的情况, 能够与申请人商议针对这几项改进分别提出专利申请。
2) 请申请人补充使创造创造充分公开所必须的技术内容
按照中国专利法第二十六条第三款的规定, 一件专利申请的说明书应当对创造或实用新型作出清楚、 完整的说明, 使所属技术领域的技术人员能够实现, 即说明书应当充分公开创造或实用新型。如果一件专利申请的说明书未充分公开创造或实用新型, 则该专利申请将被驳回, 不能授予专利权。因此, 当申请人或创造人提供的技术交底书存在着专利审查指南第二部分第二章第2.1.3节中所指出的五种由于缺乏解决技术问题的技术手段而无法实现该创造或实用新型时, 专利代理人应当要求申请人或创造人补充必要的技术内容, 例如: 当提供的资料中对某一技术主题仅仅提出设想时, 应当要求申请人或创造人补充具体的技术方案; 当提供的资料中对技术方案只给出含糊不清、 无法具体实施的技术手段时, 请申请人或创造人对该技术方案加以细化, 使得本事域的技术人员根据此补充的内容能实现相应的技术手段; 当技术方案的成立需要实验数据来证实时, 请申请人或创造人补充相应的实验数据; 当技术方案中涉及一种新的化学物质时, 则应当要求申请人或创造人至少补充一种该化学物质的生产方法, 并举例说明这种化学物质的用途。
(3) 请申请人或创造人针对技术交底书中对某技术主题所要求的保护范围补充必要的实施方式和实施例
按照中国专利法第二十六条第四款的规定, 权利要求书应当以说明书为依据, 即说明书具体实施方式部分的描述应当支持权利要求书所要求保护的范围。如果权利要求书要求保护的范围得不到说明书的支持, 则只能将权利要求书所要求的保护范围限定在与说明书公开的内容相适应的范围。因此, 专利代理人在阅读技术交底书时, 体会到申请人或创造人对这项创造创造要求较宽的保护范围, 而提供的技术交底书中所给出的具体实施方式或实施例不足以支持该保护范围时, 应当要求申请人或创造人补充相应的实施方式或实施例。现举一例加以说明。笔者在一件创造专利申请的咨询工作中, 申请人要求保护一种常温常压等离子体处理植物种子的方法, 但技术交底书中给出的实施方式仅仅涉及某种蔬菜种子, 显然所要求的保护范围得不到说明书的支持, 为此建议申请人补充对粮食、 花卉种子进行常温常压等离子处理的实施方式, 且对于蔬菜、 粮食、 花卉均应当给出几种不同品种种子的实施方式, 只有这样才能支持其权利要求的保护范围。当然, 对于申请人或创造人想要保护的优选实施方式, 也应当要求她们补充相应的实施方式。另外, 在理解创造和实用新型实质内容期间帮助申请人或创造人扩展创造构思时, 也应当请她们就扩展的部分提供相应的实施方式。
(4) 就技术交底书中所涉及的多个技术主题与申请人商议申请策略
对于技术交底书涉及多个技术主题, 且这些技术主题之间不属于一个总的创造构思时, 就应当与申请人或创造人进行沟通, 以确定申请策略。如果她们急于想取得专利权, 则应当建议将那些与最主要的技术主题不属于一个总的创造构思的技术主题另行提出一件专利申请。可是, 考虑到不符合中国专利法第三十一条第一款有关单一性的规定仅仅是驳回理由而不是无效理由, 而一件专利申请的费用、 特别是授权后的年费对申请人来说, 是一笔不小的费用, 因而如果她们并不急于想取得专利权, 则也能够与她们商议先将这些技术主题合案申请, 若审查员认为这些技术主题之间不具有单一性时, 再将这件专利申请中的那些不属于一个总的创造构思的技术主题删去, 并根据在这一段时间内对这些删去的技术主题的技术发展和市场需求情况的了解, 确定是否将这些删去的技术主题另行提出分案申请。当然, 如果审查员在审查过程中未指出单一性缺陷而授予了专利权, 即使那时公众认为这些技术主题之间不符合单一性也不能以此为理由提出无效宣告请求, 这样就为申请人省下一笔不菲的专利申请费和专利年费。
需要说明的是, 往往申请人或创造人在提供技术交底书时, 并未意识到其创造创造中还包含某一技术主题, 从而在技术交底书中不会对该项技术主题作出展开说明。此时, 若专利代理人在理解创造和实用新型的实质内容时, 认为该项技术主题还有申请专利的价值, 则应当提请申请人或创造人考虑要否对这一项技术主题也要求专利保护。如果她们同意对这项技术主题也加以保护, 则应当要求她们针对该项技术主题补充前面(1)至(3)中所说明的必要技术内容。在这种情况下, 该项技术主题往往与申请人或创造人原先想要保护的技术主题之间不符合单一性的要求, 此时能够建议申请人就该项技术主题补充必要的技术内容另行提出一件专利申请。当然, 在实践中, 也可象前面所指出的那样, 首先对该项技术主题补充技术内容, 并将该项技术主题与申请人想要保护的其它技术主题合在一起作为一件专利申请提出; 然后, 在审批过程中根据审查员的审查意见以及当时技术发展和市场需求情况, 再决定是否将该项技术主题从该专利申请中删去以及是否另行提出分案申请。 需要说明的是, 在实践中能够这样处理, 但在专利代理人资格考试时, 应当要求申请人补充相应的技术内容后, 另行提出一件专利申请。

3. 对创造或者实用新型的相关现有技术进行检索和调研
一般, 申请人或创造人在技术交底书中应当对所了解的与本创造或者实用新型相关的现有技术进行介绍, 并会将有关这些现有技术的资料一并提供给专利代理人, 专利代理人应当认真地研究这些现有技术。可是, 申请人或创造人所提供的现有技术多半是在开发研究之前所了解到的, 到准备申请时现有技术会有所发展, 更何况她们在研发前对现有技术的了解有可能不全, 因此专利代理人在撰写专利申请文件之前, 有必要在取得她们同意的基础上再对现有技术进行补充检索和调研。只有更全面地掌握本创造或者实用新型的现有技术, 才能撰写出高质量的专利申请文件。

在检索和调研过程中, 应当考虑如下四个方面的问题。
(1) 将前面确定的要求保护的技术主题与了解到的现有技术进行对比, 将那些与现有技术相比不具备新颖性或者明显不具备创造性的技术主题去除
根据中国专利法第二十二条第二款和第三款的规定, 具有新颖性和创造性是一件专利申请授予专利权的必要条件。也就是说, 如果要求保护的技术主题相对于现有技术不具有新颖性和创造性, 则该件专利申请将不会被授权。因此前面所确定的要求保护的技术主题中若包含有相对于现有技术不具备新颖性或者明显不具备创造性的技术主题, 则应当将这些技术主题剔除, 仅针对那些相对于现有技术具备新颖性和创造性的技术主题来撰写专利申请文件。
当然, 还有可能出现某一技术主题的一部分实施方式相对于现有技术不具备新颖性或者明显不具备创造性, 而另一些实施方式相对于现有技术具备新颖性和创造性, 则应当将该技术主题中那些相对于现有技术不具备新颖性或者明显不具备创造性的具体实施方式去除, 而仅仅针对那些相对于现有技术具备新颖性和创造性的具体实施方式撰写要求保护的技术方案。
(2) 根据检索和调研到的现有技术, 为要求保护的技术主题确定合适的保护范围
对于那些相对于现有技术具有新颖性和创造性的技术主题, 分别将这些技术主题与相关的现有技术进行对比分析, 确定这些技术主题分别相对于现有技术带来哪些有益技术效果, 在此基础上确定各个技术主题所解决的技术问题, 从而为各个技术主题确定合适的保护范围。
就一项技术主题而言, 如果与检索到的最接近的现有技术相距甚远, 就可尽量将其要求保护的范围写得宽一些, 使该项技术主题得到更充分的保护。相反, 如果要求保护的技术主题与所检索到的现有技术比较接近, 就应该将其保护范围写得窄一些, 使其相对于最接近的现有技术和相关的现有技术依然具备新颖性和创造性, 这样可加快创造专利申请的审批进程, 甚至有可能使该申请在创造实质审查过程中不发出审查意见通知书而直接授权。而对于实用新型专利申请在批准授权后其法律地位更为稳固。
例如, 申请人在现有技术克丝钳的基础上创造了一种剥线钳, 其经过在刀口部位的多个直径不等的刀刃凹口, 对不同直径的导线端部去除绝缘外套, 实现剥线功能。如果经过检索对比文件和了解现有技术, 根本未找到剥线钳, 则可将其保护范围确定得较宽; 如找到另一种结构的剥线钳, 则应当将其保护范围局限于这种具有多个直径不等的刀刃形凹口具体结构的剥线钳。
(3) 进一步判断这些相对于现有技术具备新颖性和创造性的技术主题之间是否仍符合单一性规定
正如前面所指出的那样, 判断合案申请的两项或两项以上的创造或实用新型是否属于一个总的创造构思时, 要确定它们是否具有相同或相应的特定技术特征, 而此特定技术特征是指每一项创造或者实用新型作为整体对现有技术作出新颖性和创造性贡献的技术特征因此, 当这件专利申请涉及多个相对于现有技术具有新颖性和创造性的技术主题时, 需要在对现有技术进行调研和检索的基础上, 进一步确定各项技术主题的相同或相应的特定技术特征, 因为在检索前所认定的相同或相应的特定技术特征, 经过检索后有可能会被认定不再是特定技术特征, 从而在检索前初步认为具有单一性的几项技术主题会被认为不符合单一性的规定。例如, 申请人或创造人在技术交底书中对其创造创造涉及的产品和产品的生产方法这两项技术主题做出的说明归纳如下: 为延长产品的寿命, 对该产品的结构作了两方面的改进, 而且相对于结构上所作的第一方面的改进, 对该产品的生产方法做出相应的改进。此时, 在理解了这两项技术主题之后, 能够初步认为这两项技术主题属于一个总的创造构思, 因为针对该产品结构所做出的第一方面改进和针对该产品的生产方法做出的改进是相应的特定技术特征, 因此能够合案申请。如果在理解了这两项技术主题后进行了补充检索, 由补充检索结果可知现有技术中的产品也对原产品结构做出了第一方面的改进以提高其寿命, 可是未做出该产品结构第二方面的改进, 则该项产品技术主题仍可作为专利申请的保护客体, 可是对该产品结构所做出的第一方面改进不再是该产品技术主题的特定技术特征, 该产品技术主题的特定技术特征为对该产品结构做出的第二方面改进, 而该产品的生产方法这一技术主题相对于现有技术做出的改进仅仅是针对该产品结构第一方面改进做出的, 因而与该产品结构第二方面的改进无关, 因此这两项技术主题不再具有相同或相应的特定技术特征, 也就是说这两项技术主题不再属于一个总的创造构, 若要合案申请就可能出现单一性问题。
(4)初步判断可否将一些技术要点作为技术秘密保留起来
作为申请人或创造人, 为防止她人未经许可就实施创造或实用新型, 或者为了在商业竞争中取得主动地位, 常常希望将一些重要的附加技术要点作为技术秘密保留起来, 而不写入说明书中。对于这样的申请案, 对所属技术领域进行检索和调研就显得更为重要。一般, 此时应当到国家知识产权局专利局进行新颖性检索。
在检索到最接近的现有技术和相关技术后, 初步判断把这些重要的附加技术要点作为技术秘密保留起来后, 该申请相对于现有技术是否依然具有新颖性和创造性。如果具有新颖性和创造性, 就可进一步考虑是否有必要将其保留起来。与此相反, 若保留技术秘密有可能使该申请丧失新颖性或创造性, 则不要将这些技术要点作为技术秘密保留起来。对于创造专利申请, 至少应将其记载在说明书中, 否则在实质审查时, 审查员若认为该创造不具备新颖性或创造性, 就会因原始申请文件中未公开这些技术要点, 而不能补入说明书和权利要求书中, 失去了修改专利申请文件的机会, 从而不能取得专利权。最好还将其写入一个从属权利要求中去, 这样在无效宣告程序中专利权比较稳固。对于实用新型专利申请, 不但应当将这些技术要点记载在说明书中, 还应当记载在权利要求书中, 至少将其写入一项从属权利要求中, 以备公众在授权公告后向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求时, 即使独立权利要求被宣告无效, 还能够就该从属权利要求争取到维持该专利权部分有效的结果。
( 以下接原书复印件第42页中的”二、 权利要求书的撰写”的书面修改页)
( 以下部分接在原书复印件第77页之后)

五 一件创造专利申请文件的撰写案例

为了帮助读者更清楚地了解一件创造或实用新型专利申请文件撰写的全过程, 下面对 全国专利代理人资格考试专利代理实务科目试题所涉及的具体内容进行改编, 作为一件创造专利申请文件撰写的范例介绍给读者。

( 一) 阅读和理解技术交底书中所介绍的创造创造技术内容
申请人所提供的技术交底书中对创造创造涉及的技术内容主要作了如下介绍。
”油炸食品、 特别是油炸马铃薯薄片因其具有松脆口感而成为人们喜爱的小吃食品。现有油炸食品一般是这样制得的: 先将食品原料制成所需要的形状, 例如将马铃薯加工成薄片状; 再将食品原料、 如马铃薯薄片放入油炸器皿中油炸, 油炸温度大致控制在170℃-190℃; 将已炸好的油炸食品取出沥油后进行离心去油。按照此油炸方法得到的油炸食品一般含有20%-30%( 重量百分比) 的油脂, 显然这样的油炸食品含油量过高, 对食用者的健康不利, 且不便长期保存, 特别是高温油炸会在油炸食品中产生对人体有害的物质。
本创造旨在得到一种低油脂含量的油炸食品, 如油炸马铃薯薄片、 油炸玉米饼薄片、 油炸丸子、 油炸春卷、 油炸排叉、 油炸蔬菜、 油炸水果等, 其含油量降至18%-22%( 重量百分比) , 优选为14%-18%( 重量百分比) , 特别是14%-16%( 重量百分比) 。
为得到这种低油脂含量的油炸食品, 能够在油炸之前先对食品原料进行焙烤; 然后在真空条件对经过焙烤过的食品原料下进行油炸, 此后再对经过油炸后的食品进行离心脱油处理, 从而可得到低油脂含量的油炸食品。
为了制得这种低油脂含量的油炸食品, 相应地设计出能实现上述油炸方法的设备。
下面以油炸马铃薯薄片为例, 对本创造制作油炸食品的方法、 制作油炸食品的设备以及所制得的油炸食品作详细说明。
在本创造制作油炸马铃薯薄片的方法中, 首先在油炸之前对马铃薯薄片进行焙烤。在焙烤过程中, 由于马铃薯薄片局部脱水, 会在其表面结成一个个小鼓泡。焙烤之后再进行油炸, 可使小鼓泡继续膨胀, 形成较大鼓泡, 从而改进马铃薯薄片的口感。一般能够采用常规烤箱对马铃薯薄片进行焙烤。
本创造制作油炸马铃薯薄片方法中的油炸过程在真空条件下进行, 真空度能够在较宽的数值范围内选取, 因为在常规的真空条件下, 就能够明显降低油温, 这不但有助于防止产生对人体有害的物质, 还可降低油炸食品的油脂含量。经过大量的实验表明, 真空度保持在0.02MPa-0.08MPa较为适宜, 能够使油脂沸腾温度降低至80℃-110℃, 既能够有效地防止产生对人体有害的物质和降低油炸马铃薯薄片的油脂含量, 又能够达到所需的油炸效果。
在真空条件下对马铃薯薄片油炸之后, 对油炸后的马铃薯薄片进行离心处理。经过离心处理, 能够将油炸后留在马铃薯薄片表面上的油脂脱去, 降低其油脂含量。真空油炸后的马铃薯薄片一般含有约25%-32%( 重量百分比) 的油脂, 在上述优选真空度0.02MPa-0.08MPa的条件下, 可达到25%-28%( 重量百分比) ; 经离心处理后, 马铃薯薄片的油脂含量能够降低至约18%-22%( 重量百分比) , 其中优选条件下为18%-20%( 重量百分比) 。由此可知, 在本创造制作油炸马铃薯薄片的方法中, 经过离心处理后能够制得低油脂含量、 且表面具有鼓泡的油炸马铃薯薄片。但在实践中发现, 对经过油炸的马铃薯薄片立即在常压条件下进行离心处理, 容易导致马铃薯薄片破碎, 致使无法获得完整的油炸食品。为解决这一问题, 将经过油炸的马铃薯薄片在真空条件下进行离心脱油处理, 从而有效地防止马铃薯薄片破碎, 使其保持完整外形。另外, 还发现, 在真空条件下进行离心脱油处理, 能够使油炸马铃薯薄片表面上的油脂不易渗入薄片内部, 这样有利于进一步改进离心脱油效果并提高脱油效率。经过真空离心处理, 马铃薯薄片油脂含量可进一步降低至约14%-18%( 重量百分比) , 其中在优选真空度0.02MPa-0.08MPa的条件下进行油炸的油脂含量可降低到14%-16%( 重量百分比) 。
另外, 在油炸过程中容易出现马铃薯薄片之间相粘连的现象, 也容易出现油脂起泡现象。马铃薯薄片之间相粘连会影响油炸效果, 油脂起泡则容易造成油脂飞溅, 因此, 应当尽量避免油炸过程中出现前述两种现象。为此, 在本创造制作油炸马铃薯片的方法中还能够在油脂中添加一种新组配成的组合物。这种组合物由防粘剂、 消泡剂和风味保持剂组成。其中, 所述防粘剂能够选自卵磷脂、 硬脂酸中的一种或者它们的混合物; 消泡剂能够选自有机硅聚合物、 二氧化硅中的一种或者它们的混合物; 风味保持剂能够选自乌苷酸二钠、 肌苷酸二钠中的一种或者它们的混合物。这种组合物中含有30%-40%( 重量百分比) 防粘剂、 40%-50%( 重量百分比) 消泡剂和10%-20%( 重量百分比) 风味保持剂。这种组合物能够在油炸前加入到油脂中, 也能够在油炸过程中添加到油脂中。
为实现上述制作马铃薯薄片方法, 设计了如图一、 图二两种结构的制作马铃薯薄片的设备。为简化起见, 在图一和图二中仅示出了与本创造制作方法内容密切相关的必要组件, 而略去了例如注油装置、 加热装置等其它组件。