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商标使用许可协议立案之效力析

上海大盈律师事务所 李长宝 律师

一、 对商标许可协议立案效力现行法律要求

商标许可使用是商标权人实现商标财产权关键路径之一, 对于“商标许可使用协议”, 中国商标法第40条, 商标法实施条例第43条均明确要求许可人应推行“立案”手续, 但却未包含商标许可协议立案法律效力问题。中国最高法院颁布并于10月16日施行《相关审理商标民事纠纷案件适使用方法律若干问题解释》（以下简称《司法解释》）第十九条填补了现有法律要求不足, 该条共有两款, 即:
“商标使用许可协议未经立案, 不影响该许可协议效力, 但当事人另有约定除外。
商标使用许可协议未在商标局立案, 不得对抗善意第三人”。
正确了解上述要求, 显然是正确适用该要求前提。

二、 迷惑
为叙述清楚, 我们做以下设定: 在先未立案商标许可协议为A, 许可人为甲, 被许可人为乙; 在后经立案商标许可协议为B, 许可人为甲, 被许可人为丙;
依前述设定, 所谓“不得对抗”最少传达出一个确切信息, 即A协议被许可人乙不得以在先签订并存续之A协议作为主张B协议无效抗辩理由。也即B协议应为有效, 受到中国法律保护。但在此基础上, 我们怎样认定A协议效力呢？“不得对抗”是否应指在B协议视为有效情况下, A协议应视为无效呢？但如此了解, 最少会存在以下疑问:
（1）与上述司法解释第19条第1款“商标使用许可协议未经立案, 不影响该许可协议效力”要求相矛盾;
（2）之所以出现在后许可协议B, 往往是在先协议A甲方违约结果, 对应, 协议A乙方是最直接收害人。但假如协议B不仅因为推行了“立案”手续而正当有效、 协议A因未推行对应手续被认定无效, 而且, 更严重是, 推行协议A“立案”手续恰恰是许可人甲方法定义务, 乙方对“立案”是否无从控制, 那么, 因为A协议甲方违约而造成没有任何过失乙方负担A协议无效后果（仅管其有权追究乙方A协议违约责任）显然有失公平。
假如A协议也有效, 那么意味着A、 B两个许可协议都有效并存。而我们知道, 商标许可协议依据许可之权利范围 大小可分为独占使用许可、 排她使用许可及一般使用许可三类。依据此三类许可协议性质来考察, 可能留给我们迷惑会更多。比如:
A、 B两协议均为独占使用许可协议或排她使用许可协议, 二者性质从根本上决定了两协议不可能有效并存, 不然, 两协议性质均将变为一般使用许可协议。
再如, A协议为一般使用许可协议, 而B协议为排她或独占协议, 二者并存后, 即使对A协议被许可人商标使用权不产生影响, 但无疑会损害B协议被许可人, 也即丙方权利, 如默认丙方权利遭受损害事实, 那么, 无疑又与“不得对抗第三人”立法本义相违反。

三、 法律分析
1、 《司法解释》第19条出台原因
欲考察《司法解释》第19条合理性, 了解该条出台背景和立法初衷显然是必需。
依据最高法院知识产权庭蒋志培庭长权威学了解释1, 该条司法解释出台背景在于: 实践中存在商标使用许可协议不立案情况, 而且不在少数。一旦出现纠纷, 部分当事人依据自己利益, 往往以许可协议未经立案、 违反法律强制性要求为由, 主张该协议无效。所以做出了第十九条第一款要求。
而且, 商标使用许可立案手续, 对社会公众, 尤其是对那些需要与该商标权人进行交易善意第三人来说, 十分关键, 是一个了解该商标许可情况、 保障交易安全有效手段。所以, 《若干解释》第十九条第二款要求就为保护商标许可等协议双方当事人正当权益, 确保交易安全, 同时也为规范商标许可行为和完善商标许可协议形式要件, 奠定了基础、 发明了条件。

2、 《司法解释》第19条显然是借鉴了物权理论中物权变动“登记对抗主义”
在传统民法理论中, 知识产权作为无形财产权一个, 是与物权、 债权共同置于财产权这一上位概念下, 但正是知识产权所表现出财产性特征, 如知识产权能够转让, 能够设质担保等, 使得借鉴物权法理论研究知识产权问题成为可能, 甚至有学者直接将知识产权推定为“权利物权”。2
而物权法理论中, 物权公告是其一项基础标准, 即为了物权取得安全性、 排除她人干预等原所以对物权变动情况采取公告方法。相关物权变动效力, 国际上通常有两种立法例, 即实质主义登记, 或称“生效主义”; 另一个为形式主义登记, 或称“对抗主义”。前一个是指登记有决定物权变动（设置、 移转、 变更和消亡）能否生效作用, 即不登记不生效; 后一个是指物权变动效力仅仅由当事人行为决定, 不以登记为生效要件, 不过为交易安全考虑, 不经登记之物权不得对抗善意第三人。
很显然, 中国“商标许可协议立案”效力采取了形式主义登记, 即登记对抗主义立法例。

3、 登记对抗主义法律后果
采取“登记对抗主义”立法例决定了物权变动未经登记“不得对抗善意第三人”法律后果。即, 假如把商标许可视为权利物权（商标权）变动（许可她人使用）一个方法话, 那么, 甲与乙即使签署了商标许可使用协议A, 且此协议在法律上仍然有效, 但因为未依法进行立案, 那么, 对于任何善意第三人而言, 此商标许可协议A并不发生任何权利物权（商标权）变动（许可使用）效力, 而仅含有规范甲、 乙两方当事人协议权利义务关系债权效力。
实际上, 上述认识与中国最高院《相关适用<中国协议法>若干问题解释（一）》第九条要求是完全一致。该《解释》第九条要求, 法律、 行政法规要求协议应该办理登记手续, 但未要求登记后生效, 当事人未办理登记手续不影响协议效力, 协议标物全部权及其她物权不能转移。因为“公告手续”是物权变动（广义上讲, 包含权利物权）要求, 所以上述要求明确了未依法登记后果不是“协议不生效”而是“协议标物全部权及其她物权（如商标使用权）不能转移”。

在适用上述司法解释第19条要求时, 笔者认为关键问题集中于下述:
1） 怎样界定善意第三人
首先, “第三人”应指全部对该商标使用许可协议标------商标权各项权能含有现实利益关系该许可协议当事人以外任何人。如该商标权受让人、 质权人、 其她被许可人等。只是因为实践中出现最为集中“第三人”是在后许可协议之被许可人, 所以, 本文集中讨论“第三人”为“在后许可协议之被许可人”情况。
其次, 所谓“善意”, 是相对于“恶意”而言, 善意是指不知情3。也就是在后被许可人不知或不应知道该同一商标权已存在在先许可事实, 且此在先许可与在后许可无法共存。实际上, 笔者认为, 善意除了是一个主观状态外, 还含有第三人民事行为正当性要求意味, 也就是说, 假如在后被许可人取得商标使用权时存在违法或瑕疵情况, 比如, 在后被许可协议也未立案或其她不符正当律强制性要求情况, 则当然应推定在后被许可人不符合“善意”要求。另外, 考虑善意是否时还应个案分析, 但商标权人与在后被许可人关系, 在后被许可协议许可是否有偿, 以及与在先许可费用相比高低等是应与考虑原因。

2） “不得对抗善意第三人”在商标许可协议效力中适用
依据前述分析, 加之, 商标权即使能够视作为一个权利物权, 但必竟因为商标权客体无形性特点, 从而使“不得对抗善意第三人”这一物权概念在商标许可协议效力认定中表现出其特有适用特点, 现分述之:
A, 假如在后经立案许可使用协议采取是排她或独占方法, 则不管在先协议是何种方法, 因为二者客观上无法共存, 所以仅管在先协议仍有效, 但因为对第三人而言, 不产生物权转移（许可）效力, 所以, 在先协议实际上不能推行, 在先许可协议被许可人只能依据协议约定行使债权权利, 追究许可人协议违约责任。
B, 假如在后许可协议采取了一般许可方法, 那么:
a, 假如在先协议采取也是一般许可方法, 则, 因为二者能够共存, 实际上对“善意”第三人并不发生对抗作用, 所以二者完全能够同时推行;
b, 假如在先协议采取是排她或独占方法, 则二者无法共存, 在后协议效力优先, 在此基础上在先协议效力, 依据在先协议被许可人选择, 有二种处理方法, 第一是在先协议被许可人要求解除协议, 并要求违约许可人负担协议违约赔偿责任, 另一个是在先协议被许可人期望继续推行原协议, 但原协议性质因为在后协议存在, 实际上不得不变更为一般许可协议, 对此, 在先协议被许可人仍能够要求许可人负担协议违约赔偿责任。
另外, 现实中也不排除在先和在后许可协议均未立案情况, 在此情况下, 怎样处理二者之间关系呢？
笔者认为, 如两协议均未立案, 则两个协议均不能对抗“善意第三人”, 但该两协议被许可人均不能被视为“善意第三人”。就该两协议而言, 如二者性质均为一般许可, 则两协议共存, 继续推行。但如二者可能存在冲突, 则应保护在先协议推行, 但必需澄清是, 之所以保护在先签订之协议, 其理由并非是该协议签订在先, 而是因为许可人在签订了在先协议后, 其实际上已无权签订在后之与在先协议相冲突许可协议, 也即许可人存在“无权处分”事实。

注释:
1, 《怎样了解和适用<最高人民法院相关审理商标权民事纠纷案件适使用方法律若干问题解释>(全文) 》（摘自《中国知识产权司法保护网》 
2,
1）, 《对知识产权根本特征体认》, 作者: 章礼强, 　选自: , －07－31
2）, 《中国物权法草案提议稿　条文、 说明、 理由与参考立法例》, 作者: 中国物权法研究课题组, 社会科学文件出版社, 第99页
3, 　　王利明著　《物权法研究》　中国人民大学出版社　第268页。