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公司交易中的知识产权尽职调查

随着科技的发展，知识产权已逐渐成为公司整体价值的重要支柱。现代的公司交易通常包含大量的知识产权，管理者们往往将其注意力集中到交易的完成上，对知识产权在交易中可能扮演的重要角色没能给予足够的注意。
知识产权有许多类型：专利、商标、商业秘密、专有技术、许可和其他协议等等。这些知识产权资产的保护机制并不相同且不是一成不变的。有的可能已经申请了专利保护，有的可能没有申请，有的可能正处在申请过程中。公司交易中的知识产权尽职调查是通过收集目标公司的知识产权资料并分析其与预期进行的交易相关的风险和收益，来为预期投资者提供目标公司可能影响预期交易定价及其他关键因素的详细的知识产权信息。
错误处理或忽视知识产权尽职调查可能造成严重的后果。如果不对目标公司的知识产权进行恰当的调查，交易结束后，投资者可能会发现并没有获得目标公司的知识产权所有权，或者其所有权已经被转让，或者被第三方的利益或诉讼所累。
一、知识产权尽职调查的范围
正如商务交易各不相同一样，给定交易中的知识产权尽职调查也有自己的特征和要求。能够影响知识产权尽职调查的因素包括目标公司的政策和文件留存方式，组织、注册程序及知识产权所在的地理位置，业务经营时间的长短，管理团队的成熟程度以及目标公司的产业环等。但一般来讲，一个有效的知识产权尽职调查应包括以下主要内容：
1.特定知识产权的所有权或对其实际控制程度。对任何形式的注册知识产权，首要的问题是要到相关政府部门查阅其所有权登记状况，并确定其所有权与目标公司一致，因为在很多情况下，具有重要价值的知识产权并不属于目标公司所有，而是由其附属公司或关联公司所有。而且，如果某一特定的知识产权是受让的权利，转让方与受让方之间的转让文件要能够清楚地前后衔接。如查目标公司的知识产权许可给他人使用或者是由他人许可使用还需要了解以下情况：①许可或被许可的权利的类型，是独占许可、排他性许可还是普通许可；②许可或被许可使用的地域范围及许可或被许可使用的商品或服务的范围；③是否允许转许可；④是否允许分许可；⑤许可或许可使用的期间。许可协议的任何上述条款都可能会对预期进行的交易的知识产权价值产生重大影响。
2.预期进行交易的知识产权的价值和独占使用范围。查清预期进行交易的知识产权对于交易对方的战略价值及该知识产权在市场上的独占地位是有效的尽职调查的另一个关键因素。首要的任务是预期投资者应该了解目标公司所使用的关键专利、商标或版权的生命周期，并确信目标公司已缴纳为保持这些无形资产有效的维持费用及提交了维持相关权利的必要文件。
对目标公司是否及如何在海外市场保护其知识产权权利也要给予考虑。知识产权具有地域性，其保护范围以国家为基础而变化，预期投资者应该了解目标公司是否能在域外扩展其知识产权的保护以及该种扩展保护的范围。
3.潜在的责任风险。在尽职调查过程中，还需要从目标公司的竞争者和/或第三方的角度来评估竞争者或其他方向目标公司提出侵权索赔的潜在风险。根据对业已存在的诉讼请求或威胁要提起的诉讼，如停止和终止信等对目标公司潜在的责任进行分析以最小化对第三方造成侵权的风险。
二、知识产权尽职调查所要收集的主要信息
在知识产权尽职调查过程中所要收集的主要信息包括：所有等待授权的国内和国外专利申请的名单和复制件；公开出版物或发明披露信息目录；与知识产权相关的所有内部或外部文件复制件；获得和维持知识产权的政策和程序；与专利授权以后、申请和备案相关的所有活动记录；所有停止和终止信；所有过去、现在与未决知识产权诉讼相关的沟通；对目标公司业务具有实质意义的技术分类目录；公司控制或使用的程序属性目录；公司持有或正在追诉的版权注册、未决申请；所有具有版权性质的材料包括软件和公司业务记录文件；所有商标、服务标志、商业名称、公司的口号和标识；公司所有现在使用的商标的描述；与公司知识产权相关的所有档案；所有研发协议及与公司的技术或知识产权相关的其他协议。
三、知识产权尽职调查的方法
1.通过对注册知识产权权利组合的审查以获得对目标公司所拥有的或使用的注册知识产权的全面了解。如果这些信息不能从目标公司内部获得，则需进行相关的注册权利检索，并进行分析以查明特定的知识产权是否存在及其所有权归属、权利存续期间及其他主要特征
2.通过对未注册知识产权权利的审查以获得对目标公司所拥有的未注册知识产权权利（如专有技术、产品或商业秘密）的全面了解。如果不能从目标公司内部获得相关信息，则需走访相关人员以获得目标公司的知识产权战略及执行程序等相关信息。然后，通过走访研发中心、工厂、仓库等真正交易发生场所等现场调查方式获得更为详细的信息。
3.通过对此上述方式获得的信息的分析来评估注册或未注册知识产权权利的保护状况。
4.对知识产权法律权利的审查包括所有权证书、与雇员的关于知识产权权利归属的合同、委托研究的研发费用支付及权利归属约定及注册权利的维持费负担等来分析目标知识产权的权属状况及实际受益人。
5.通过对上述所获得的信息的分析及走访有关知情人来审查包括对许可协议，技术协助协议、联合开发协议、代理制造协议、秘密及未被披露的协议对确定目标知识产权的开发链。
6.通过对目标公司知识产权保护政策的审查得出能否获得及增加目标知识产权保护的机会。
四、专项尽职调查中需要\注意的因素
1. 在专利尽职调查中需要注意的事项。对技术相关类企业投资者来说，最重要的知识产权尽职调查领域可能是相关技术领域的现有专利，无论这种专利是属于目标企业还是第三方。审查包括以下几个主要的方面：①所有关键技术是否都已获得专利；如果没有，为什么？②是否有任何该领域的主导专利对目标专利的实施形成阻碍。③是否有针对第三方的已签发专利的实施能力的计划。④是否有任何其他方提出了威胁性的侵权主张。⑤专利是自有专利还是许可来的专利以及是否有权实施及分许可。⑥从商业利益的角度评估扩大专利保护范围是否经济合理。⑦是否对新公告的或者新签发的专利进行了检索。
2. 在技术协议尽职调查中需要注意的因素。技术协议的尽职调查是对许可、准入以及其他与技术有关的协议的审查。这些协议可能包含一些科学技术方面的术语和描述，尽职调查要揭示使用权许可协议中是否包含了必要的派生技术以及是否允许目标公司以其希望的方式使用这些技术，技术协议中是否包含对被许可方使用技术的实质性限制以及是否能够满足这些限制性条件。
3.在商标尽职调查中需要注意的因素。商标资产在尽职调查中有其独特的应予重视的一面。目标公司的商标权仅在其标志作为商品和服务的来源或识别标志时才存在。第三方对目标公司商标权不加控制地使用可能会毁掉商标作为商品或服务来源的标志的功能，或者导致放弃该商标。因此，应全面审查目标公司监督第三方使用其商标的程序。
另外，尽职调查还应审查目标公司商标权的地域范围限制或使用商品的限制，明确购买后可否将商标使用范围扩展到新的地域范围，或者是使用到新的商品或服务上。因为，虽然目标公司的商标在某种商品或服务上有效，但在另一分割的商品或服务市场上则可能与其他驰名商标发生混淆。
如果目标公司已向他人许可了它的商标，那么，应在尽职调查过程中对目标公司的质量控制程序进行严格的检查。如果目标公司不对使用其商标的商品或服务保留最低限度的质量控制，那么，这种没有任何约束的许可有可能最终导致该商标被放弃。
五、知识产权尽职调查报告
尽职调查报告应概括总结审查过程中识别出的知识产权及它们的保护范围、法律上的权属状况及受益人及它们的开发模式。说明对知识产权的有效性和价值有特别影响的风险和机会。并对所有发现材料进行综合讨论和分析。■