专利审查过程中举证责任的分配探究.pdf

知识产权与专利导航河南科技Henan Science and Technology总第807期第13期2023年7月收稿日期：2023-03-24作者简介：孙倩（1990），女，硕士，助理研究员，研究方向：专利服务；尹梦岩（1988），男，硕士，助理研究员，研究方向：发明专利实质审查（等同于第一作者）。专利审查过程中举证责任的分配探究孙倩1尹梦岩2（1.广州中新知识产权服务有限公司，广东广州510000；2.国家知识产权局专利局审查协作广东中心，广东广州510000）摘要：【目的目的】从举证的原则出发，探讨专利审查过程中举证责任分配的问题。【方法方法】分析对不同类型专利的审查流程和有关法律法规及常见的审查过程如新颖性、创造性审查过程中举证责任的合理分配等问题。【结果结果】应根据不同类型专利的具体情况，综合考虑举证的责任、必要性及难易程度，制定合理的举证责任分配方案。【结论结论】举证责任的分配是动态变化的，审查过程可以结合举证过程中需要遵循的原则，对具体情况进行具体分析，厘清其中的举证的必要性、举证责任和举证难度，明确相应的举证责任分配问题。关键词：专利审查；举证责任；新颖性；创造性中图分类号：D923.42文献标志码：A文章编号：1003-5168（2023）13-0124-05DOI：10.19968/ki.hnkj.1003-5168.2023.13.025Research on the Evidential Burden in the Process of Patent ExaminationSUN Qian1YIN Mengyan2(1.Guangzhou Zhongxin Intellectual Property Service Co.,Ltd.,Guangzhou 510000,China；2.Patent Examination Cooperation Guangdong Center of the Patent Office,CNIPA,Guangzhou 510000,China)Abstract：Purposes This study aims to explore the issue of the allocation of burden of proof in patent examination process.Methods Starting from the principles of burden of proof,it analyzes the reasonable distribution of burden of proof in common examination processes such as novelty and inventive step examination,andpreliminarily analyzes the dynamic changes in burden of proof in the examination process.This article drawson the provisions of other laws,comprehensively considering the responsibility,necessity,and difficulty of burden of proof from some principles of burden of proof.Specifically,the author analyzes the examination processof different types of patents and relevant laws and regulations,reveals the problem of burden of proof allocation in the patent examination process,and proposes improvement measures from multiple perspectives.Findings In the examination process,a reasonable burden of proof allocation plan should be formulated based onthe specific circumstances of different types of patents affter comprehensively considering the responsibility,necessity,and difficulty of burden of proof.Conclusions The allocation of burden of proof is dynamic andcan be analyzed specifically according to the principles that need to be followed in the burden of proof process,clarifying the necessity,responsibility and difficulty of burden of proof,and clearly defining the corresponding burden of proof allocation issues.Keywords：patent examination；evidential burden；novelty；creative第13期1250引言专利审查过程中证据的运用是非常重要的，无论是新颖性和创造性的问题，还是支持与否和公开充分与否的问题，一般都需要直接或间接使用证据来证明。审批过程常见的证据形式包括专利文献、期刊杂志和书籍等，涉及网络证据的应用也越来越多。虽然证据的运用非常普遍，但对于举证责任的认识却仍存在一些误区或不解，某些情况下审查员认为应该是申请人的举证责任，而有时候申请人则要求审查员进行举证。我国 专利法 中对举证责任并没有明确的分配，专利审查指南 中也只有一些零散的记载，比如第二部分第三章第3.2.5节记载对于包含性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利要求，如果所属技术领域的技术人员根据该性能、参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此申请的权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同1。由于审查过程中举证责任并不明确，专利审查指南 中的规定，申请人也未必能够充分理解，基于此，本研究将结合举证责任分配的原则和相关审查规定对举证责任分配问题进行探讨。1举证责任的分配原则我国 专利法 没有给出举证责任分配的明确指引，对此笔者认为可以参考其他法律关于举证责任的规定。一般来说，专利审查被认为是一种行政行为，它是由国家知识产权行政管理部门来进行的。在专利审查过程中，专利申请人需要根据 专利法 的规定提交申请文件，并向行政机关缴纳相应的费用。审查员会对申请文件进行审查，确定是否满足专利法的要求，例如形式上是否满足格式要求，实质上是否具有创新性、实用性等。如果审查通过，行政机关会发出专利证书，授权申请人对发明或实用新型享有专利权。因此，专利授权一般被认为是行政许可的一种形式。因此有观点认为举证责任的分配应当参照行政相关法律，如 行政诉讼法 第34条规定被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。该条规定是基于行政主体和一般民众的不对等关系作出的，行政机关作出行政行为必须有法可依、有法必依，也必然存在相关的行政过程文件、结果及所依据的规范性文件，而且这种证据普通民众一般也难以获取，因此规定行政主体负有举证责任。而专利审查和一般的行政行为存在不同，一是行政主体和申请人之间并不是完全不对等的关系，专利审查的另一端还连接着公众，专利权的获得意味着排他的私权，对公众利益存在影响，公众利益不存在一个明确的主体，很大程度上需要靠专利行政机关来平衡相应的权益；二是审批工作存在着较强的技术背景，完全依靠专利行政机关进行举证在现阶段也是不现实的。若参照民法相关规定，如 民事诉讼法 第 64条：“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据”。该规定即为人们熟知的“谁主张谁举证”。但是民法规范的是平等主体之间的权利和义务，专利审查和民法行为还是存在明显的不同。可见，直接参考有关法律的规定都会存在一定的争议，因此，笔者将从举证的一些原则出发来分析举证责任如何更加合理地分配。举证责任通常在诉讼中涉及的较多，因此，在民事诉讼和刑事诉讼程序中的举证责任分配研究较多，大体上讲，举证责任分配有以下几个基本原则。（1）谁主张谁举证：这是各国诉讼法中普遍采用的原则，当事人对自己提出的主张有提供证据加以证明的责任。（2）原告承担举证责任的后果责任：也就是说当事实真相不清楚时，由负担举证责任的当事人承担不利于自己的后果。（3）举证责任倒置：在某些情形下，原告无举证条件，也无举证能力，相反被告有条件，有能力举证，在这种情形下，举证责任由被告承担。（4）肯定者应负有举证责任，否定者不负举证责任。（5）举证责任免除：当事一方提出的理由证据，另外一方表示认可的，或者审判机构认为不需要提供证据加以证明，可以免除其举证责任。（6）公平正义，诚实信用原则：这不仅是举证责任分配的原则，也是所有法律的基本原则之一1-4。上述原则中都体现出一种宏观的意识，就是由谁负责举证并不仅是责任的问题，而是责任和能力的一种平衡。比如第（3）点原则，在上文提到的行孙倩，等.专利审查过程中举证责任的分配探究126第13期政诉讼法的规定，或在医疗诉讼中的相关规定都有体现。又比如第（4）原则，源于罗马法中的法谚：“肯定者应证明，否定者不应证明”（affirmanti incumbit probatio non neganti），也称为应当举证积极事实，而不需举证消极事实。这也是容易理解的，消极事实并不存在或不以显性的方式存在，相比积极（存在）事实而言，较难获得证明，如刑法中规定被告人无需证明自己无罪，因为如果一个人想要证明自己无罪，那么需要穷尽所有的证据证明自己在每一天做的每一件事都没有犯罪，这点无疑是非常困难且无法做到的，因此才有否定者不应证明的原则。2专利审查过程中的举证责任分配在专利审查过程中举证责任的分配并不是一成不变的，而是随着审批过程动态变化着，笔者结合上述几个原则，尝试分析在新颖性和创造性的审查过程中举证责任的分配。2.1初步举证责任专利权是一种私权，其本质在于通过公开换取法律保护，申请人选择公开自己的技术，相应的换来私权的保护。专利法 总则第1条规定“为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法。”因此，专利法 的立法本意在于促进科学技术进步和经济社会发展。因此，在申请专利时，申请人应当清楚地描述其发明的技术方案、应用和技术效果，以及该发明是如何推动发明创造的应用、促进科学技术的进步和经济社会发展的。申请人在申请时已经负有初步的举证责任，这是 专利法 规定的义务，申请人应当按照相关的规定撰写专利文件，描述其发明的实质特征和技术效果，否则需要承担相应的后果，即不能获得专利权。在随后的审查过程中，举证责任由审查员承担，可按照新颖性的审查过程和创造性的审查过程来具体分析。2.2新颖性相关的举证责任专利法 第22条第2款规定：“新颖性，是指发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”按照审查的一般过程，审查员会给出对比文件来说明本申请不具备新颖性，根据上述原则，对于新颖性，审查员负有举证责任，并承担相关后果，即如果给出的证据无效，则应认可本申请具备新颖性。但该点似乎与上文所述的第（4）点原则中的消极事实不需要举证不相符，既然指出本申请不具备新颖性，从形式上来看，不具备新颖性是一种消极事实，审查员似乎不该负有举证责任。事实上，新颖性是指发明或者实用新型不属于现有技术，不具备新颖性即为发明或者实用新型属于现有技术，或者根据 专利审查指南 中的记载，如果专利申请与对比文件公开的内容相比，其权利要求所限定的技术方案与对比文件公开的技术方案实质上相同，所述技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，则认为两者为同样的发明或实用新型，也即为不具备新颖性。不难看出，判断本申请不具备新颖性实质上为一种肯定行为，也即为积极行为，因此需要审查员进行举证。从另一个角度思考，如果需要申请人举证来说明本申请具备新颖性，则需要申请人穷尽所有的文献期刊专利等来说明本申请和现有技术存在区别，这显然也是无法做到的。相对而言，审查员只需要举出一篇证据来说明本申请已经被上述证据公开了即可证明新颖性，两者难度的差异不言而喻。因此，审查员负有相应的举证责任是合理的。审查员在检索后，会给出相应的对比文件指出本申请不具备新颖性的问题，对于包含性能、参数、用途等特征的产品权利要求，如果所述技术领域的技术人员根据该性能、参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此申请的权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同。申请人可能不太理解 专利审查指南 中为何这样规定，既然是审查员主张该发明和现有技术相同，那么应当是审查员举证，既然无法举出证据，那么应当认可本申请的新颖性。对此，同样也可以根据上述举证责任分配的原则进行阐述。首先，专利权是一种私权，获得授权的方案其他人不经许可不能使用、销售、许诺销售等，因此，专利权对社会公众有着重要的影响。审查员出于自身的责任，需要兼顾申请人和公众的利益，尽力孙倩，等.专利审查过程中举证责任的分配探究第13期127保证合法权益的平衡。不同于申请人，公众这一概念并不指具体的个人或组织，而是一个相对抽象的集合体。因此，审查员在审查专利申请时需要考虑公众对技术发展的影响，考虑专利授权的可能后果，即发明或实用新型对整个社会的影响。所以对于上述本申请和现有技术中相差无几到难以区分的情况下，为了保护公众利益，指出可能存在新颖性的问题是合理且负责任的做法，这点是需要申请人理解的。其次，从上文所述的第（3）点原则来看，某些情形下，原告不具备举证条件，有可能发生举证责任倒置的情况，而性能和参数是否能够区分一般需要一定的试验来支持，而专利审查机构虽具备强大的数据库和检索能力，却不具有实践能力，没有试验人员、设备等，缺乏试验条件，目前的确权过程也不能通过第三方机构进行相关试验，相反申请人在完成发明的过程中，必然经过对本申请的相关试验，对上述性能的验证是相对容易的，也即为一般是有能力进行举证。因此，综合考虑举证的必要性和难易程度的情况下，由申请人去进行证明是合理的。如果申请人可以给出有效的证据，那么举证责任又回到了审查员这边，如果审查员没有证据继续质疑本申请的新颖性，则应当认可其新颖性。2.3创造性相关的举证责任专利法 第22条第3款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。”专利审查指南 给出了判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见的方法，通常可按照以下三个步骤进行：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，也简称为三步法5。类似地，对于创造性，申请人在撰写专利申请时完成了初步的举证，该点和三步法其实是有对应的。其中的第（2）步确定区别特征在本申请中实际解决的技术问题即对应了申请人的举证，下面举例说明举证责任的动态分配过程。案例1：一种高流动性的电镀级PC/ABS合金材料，包括如下重量份组分：改性PC 30%55%ABS 45%70%流动改性剂1%110%抗氧剂1%10%接枝物2%5%；其中，所述改性 PC 是通过 Si-PC 粉与分子量22 000的PC共混造粒获得的；所述流动改性剂为环状丁二酸丁二醇酯。说明书中记载环状丁二酸丁二醇酯（简称CBT），为丁二酸丁二醇的小分子环状低聚物，具有优良的流动性能，加入PC/ABS中可以改善材料的加工流动性能，使得合金表面更加平整，改善合金的电镀性能，并且实施例中提供了相关的对比例证明上述效果。至此，申请人完成了初步的举证工作，明确了本申请的发明构思及技术效果。接着应由审查员举证说明是否具备创造性的问题，这里可能也存在疑问，不具备创造性，指的是该发明不具有突出的实质性特点及显著的进步，那么不具备创造性的指出似乎是一种消极性行为，好像不需要审查员去举证。但实际上，一方面，申请人无法穷尽所有的现有技术来证明本申请具有突出的实质性特点和显著的进步，虽然审查员也同样面临着浩瀚的现有技术，也存在漏检的可能，但其举证困难程度还是远远低于申请人的；另一方面，专利审查指南 中规定，创造性的审查重点在于判断是否具有突出的实质性特点，对所述技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所述技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的5。因此，判断一个发明是否具备创造性，实质上为判断该发明相对于现有技术是否是显而易见的，即审查员指出该发明不具备创造性，实质上为指出其相对于现有技术是显而易见的，也即为是一种积极的行为，所以审查员应当承担举证责任。案例1中，经检索，审查员获得了一篇对比文件1和对比文件2，权利要求1和对比文件1的区别主要在于材料中还添加了CBT，根据前面的记载，权利要求1相对于对比文件1实际解决的技术问题在于如何改善材料的加工流动性能和电镀性能，审查员需要判断上述技术问题在现有技术中是否存在教导，也即为是否有公知常识或者其他现有技术记载CBT可以在相同或相近技术领域中改善材料的加工流动性能和电镀性能。而权利要求1和对比文件2的区别主要在于材料中还添加了Si-PC粉，根据本申请的记载，本领域技术人员不能确定Si-PC粉的技术效果，经过查阅现有技术，可以知晓Si-PC粉具有较好的柔韧性孙倩，等.专利审查过程中举证责任的分配探究128第13期能、耐腐蚀耐氧化性能，但并不能确定和本申请强调的加工流动性能、电镀性能之间的关系。因此，基于上述区别，权利要求1相对于对比文件2实际解决的技术问题为如何改善材料的柔韧性能、耐腐蚀耐氧化性能等，审查员需要判断上述技术问题在现有技术中是否存在教导。从其中可以看出，第（2）步确定区别特征在本申请中实际解决的技术问题即反映了申请人的举证情况，加入上述案例中也记载了没有添加Si-PC粉的技术效果，确定的技术问题自然有所不同。案例1中，审查员在完成第（3）步，使用对比文件2结合现有技术给出权利要求不具备创造性的结论，至此，审查员已经完成相应的举证责任。举证责任来到了申请人这边，针对证据对比文件2，申请人可以选择补充相关对比例来证明 Si-PC粉的技术效果。当然，申请人提供的证据也要符合第（6）点原则，也即为要恪守诚实信用的原则，如果补充的证据和原有的证据存在矛盾，或者有其他的第三方证实相关的证据存在问题，申请人也面临着不能获得专利授权的风险。如果申请人可以给出有效的证据，那么举证责任再次回到了审查员这边，如果审查员没有证据继续质疑，则应当认可专利申请的创造性。3结语本研究按照举证责任的一般原则并结合具体案例分析了审查过程尤其是在新颖性和创造性审查过程中举证责任的分配，可以看出相应的举证责任不是固定的，而是随着审查过程动态变化的。实际的审查过程远比上述举例复杂，因此可以结合需要遵循的原则，对具体情况进行具体分析，厘清举证的必要性、举证责任和举证难度等，从而得到一个较为合理的结论。只有严格遵循举证原则，并结合具体案例具体分析，合理分配举证责任，才能够更好地确保专利授权的可靠性和合法性。参考文献：1陈力.试论专利行政审批中的举证责任的分配原则J.法制与社会，2011（2）：76-772 崔起凡.专利案件中公知常识的适用研究 J.昆明理工大学学报（社会科学版），2018，18（3）：15-20.3 黄文，王如想.浅析专利审查中的证据 J.河南科技，2018（24）：30-32.4 范征.专利审查中举证责任及证明标准探讨 J.中国科技信息，2020（18）：31-33，12.5中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010 M.北京：知识产权出版社，2020.孙倩，等.专利审查过程中举证责任的分配探究