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谁动了谁的奶酪
——从上海高院“申达”案探析定牌加工中商标侵权的认定
杨晖 马宁

2009年11月2日，上海市高级人民法院对上海申达音响电子有限公司（“原告”）与玖丽得电子（电子）有限公司（“被告”）侵犯商标专用权纠纷一案做出终审判决[1]，维持上海市第一中级人民法院做出的被告定牌加工并出口使用申达公司注册商标的行为不构成商标侵权的一审判决。该案是典型的涉外定牌加工[2]商标侵权纠纷案件，其特殊的案情进一步引发了业内对如何认定定牌加工中商标侵权的讨论和思考。本文从定牌加工的行为本质、商标的基本功能、商标法律规范的精神实质、加工企业所负的审查义务等角度对涉外定牌加工中的商标侵权认定进行探讨，以期促进对该类问题尽快建立统一的执法标准。

一、案情简介

原告于1998年3月28日获得“JoLida及图”组合商标注册（商标注册证号1163193），核定使用商品第9类“扩大器、收音机、影碟机”，经续展注册有效期至2018年3月27日。原告将该商标在海关总署进行了备案。2008年8月，原告收到上海海关通知书，确认被告出口美国电子管功率放大器98台，商品上标有“Jolida及图”商标。经原告申请，上海海关对该批货物予以扣留。2009年2月，上海海关出具了对该批货物是否侵犯原告的该商标专用权做出了不能认定的通知书。原告遂起诉到一审法院，称被告未经许可在相同商品上使用“Jolida及图”组合商标，构成商标侵权，要求被告停止侵权、赔偿损失。

被告辩称：原告和被告都是美国朱利达电子有限公司（“美国朱利达”）投资设立的，美国母公司很早就在美国注册并使用“Jolida及图”组合商标。被告实施的是定牌加工出口行为，既有订货合同，又有美国商标合法授权，故不应认定为商标侵权。

二、法院判决

一审法院查明，被控侵权产品外包装箱上贴有“JOLIDA INC TEL：[phone] MADE IN CHINA”及产品型号等标识。经比对，被告在被控侵权产品及内包装上使用的商标与其母公司美国朱利达在美国注册的图形商标与“JOLIDA”文字商标标识相同。被告在被控侵权产品及内包装上使用的图形商标与原告主张的图文组合商标的图形部分相同，“JOLIDA”文字商标与原告主张的图文组合商标的文字部分相同，主要区别在于部分英文字母的大小写不同。

一审法院认为：（1）从涉案商标的权利状况来看，在原告成立及在中国注册涉案商标前，案外人美国朱利达即已在美国注册并使用“Jolida”文字商标和图形商标；（2）原告和被告均是由美国朱利达投资设立，虽然原告股东后变更为其他主体但不能否认原告与美国朱利达曾经是投资关系，且原告涉案商标的文字部分也和美国朱利达英文名称中的字号相同；（3）从被告提供的合同及被控侵权产品内外包装上标注的是美国朱利达的企业名称等综合考虑，被告使用的商标是美国朱利达在美国享有合法商标权的商标且产品全部出口美国，被告在本案中的行为属于涉外定牌加工出口的行为；（4）被告在产品内外包装上标注的商标及企业名称均为美国朱利达，由于涉案产品全部出口，未在中国实际销售，中国消费者不存在对该商品来源发生混淆和误认的可能。综上，本案中关联企业内部由于投资关系的变化，造成了企业间在不同国家法域内各自独立享有原关联企业内部的商标专用权。涉外定牌加工行为中由于商标全部出口仅涉及的是美国市场及相关消费者，在中国市场内由于没有销售，所以相关消费者不会对该产品发生混淆和误认的可能。因此，被告的行为不构成商标侵权驳回原告全部诉讼请求。

二审法院同意原审判决对被告行为属于定牌加工的认定，并进一步明确：商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权其本质就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。本案中，被告接受案外人美国朱利达的委托定牌加工涉案产品，涉案产品全部出口至美国，未在中国境内销售，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆和误认。另外，在定牌加工关系中，境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方。本案涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能。故一审法院综合判断认定被告的行为不构成商标侵权并无不当。

三、涉外定牌加工中的商标侵权认定——是否以混淆为必要条件？

涉外定牌加工中的商标侵权如何认定在理论界和司法实务界一直有不同的观点，主要是围绕如何理解我国《商标法》第52条第（一）项规定的商标侵权行为展开的：即“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标的，构成商标侵权。”由于该条法律规定从文字表述上并没有将混淆、误认作为商标侵权的构成要件，不少人认为只要实施了上述行为就构成商标侵权，而无须考虑其他因素。笔者认为，这种机械的理解无法正确解释商标侵权的实质要件。实际上，该条法律规定的内在逻辑是：只要有关行为符合该条的规定，必然造成公众混淆、误认商品或服务来源的可能，因此无须其他条件可以直接推定混淆成立。也许正是意识到该条规定的先天立法缺陷，最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第11条[3]通过界定“类似商品”，明确将混淆原则引入商标侵权的构成要件。然而，该司法解释没有将混淆原则适用于“在相同商品上使用与其注册商标相同的商标”的行为。

2009年4月21日下发的《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（《意见》）进一步明确了这个问题。该意见第6条规定：“….. 未经商标注册人许可在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，除构成正当合理使用的情形外，认定侵权行为时不需要考虑混淆因素..”。由此可见，混淆原则并没有被绝对的排除适用于“在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的行为”。那么，涉外定牌加工能否被认定为“正当合理的使用”？

笔者认为，《意见》第6条的本意是对于“在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”，绝大多数情况下可直接认定商标侵权。但是，为应对纷繁复杂的经济现象，保持法律适当的稳定性与灵活性，第6条允许在构成“正当合理使用”的情况下适用“混淆原则”。虽然“正当合理的使用”未必是仅针对处理当前外贸“贴牌加工”中多发的商标侵权纠纷，但无疑可以为司法实践的大胆探索留下空间。

综上，不论定牌加工中委托方的贴牌商标与他人的国内注册商标相同还是近似，混淆原则都应该有适用的余地。只不过在贴牌商标与国内注册商标近似的情况下，混淆原则是应当考虑的一个方面；而在相同的情况下，混淆原则是否适用、如何适用则可能因不同法院对上述第6条的理解差异而有一定的不确定性。下面将对上海高院的上述判决是否体现、如何体现《意见》第6条的规定进行分析。

四、涉外定牌加工中商标侵权纠纷的法律认定

商标的基本功能在于其识别性，即标识商品与其提供者之间的联系，这样才能使消费者正确区分某类商品的不同提供者。因此，商标权人对商标的使用，其主要目的在于使消费者不致对其商品与其他生产经营者的商品发生混淆和误认。商标法律保护的根本意义也正在与此。

涉外定牌加工的产品全部交付国外委托人，并不进入我国国内市场，因此相关公众不应被界定为国内主体，因为其在国内根本不会接触到贴牌产品，更不会产生混淆误认。相反，在中国加工的贴牌产品因出口至委托人有商标权的国外地区而导致真正的相关公众应该是国外的消费者和经营者。也就是说，贴牌商标的真正使用者是境外委托方，其发挥商品来源的标识功能也是在中国境外。因此，从形式上看，在产品上标注商标的行为确实发生在中国境内，但因全部出口致使无法在中国境内实现商标的识别功能。因此，大多数定牌加工中的贴牌不会与国内商标权产生混淆因素。

然而，根据《意见》第6条，定牌加工企业适用商标侵权的“避风港”还应该证明贴牌行为是“正当合理的使用”。在上海高院判决的上述案件中，原告与案外人美国朱利达原系关联企业，由于其内部投资关系的变化，造成了两企业在不同国家法域内各自独立享有与原关联企业有关的商标专用权。这种历史原因形成的特殊情况可以被视为“正当合理的”抗辩理由。此外，国外委托人与国内商标合法享有者的权利如果来源于同一权利人，也可以考虑是“正当合理的”。如果国外委托人与国内商标权利人之间并无关联，且可以证明国内商标权人并无实际使用意图，仅将注册商标作为索赔工具的，或者国内注册商标已构成商标法规定的连续三年停止使用情形的，国内加工方的涉外定牌加工行为也可以考虑为 “正当合理的使用”，否则无疑是允许形式上取得注册商标的权利人利用注册商标来谋取不正当利益。

五、国内定牌加工企业的法律风险意识与应对之策

目前，对于涉外定牌加工中商标侵权纠纷的认定存在不同意见，导致不同地区的执法、司法审查标准不一，这势必会给在全球经济危机中本来就处于劣势地位的我国出口加工贸易行业造成一定的负面影响。货物一旦被海关或工商部门扣押，即使后来赢得了官司或免于行政处罚，出口加工企业也可能因为贻误了出口期限而蒙受损失。因此，在目前法律对加工方的审查义务并无明确规定之前，笔者建议承揽定牌加工业务的企业视情况考虑以下几个方面，以防范风险，减少不比较的损失：

1、不论委托方是否出示在中国相应的商标注册证明，均要切实加以审查。如果委托方在中国确无注册商标，至少需要检索相同或近似商标是否已在海关备案，以评估货物通关可能遇到的风险。承揽的业务标的越大，就越应该进行有关检索。在当前知识产权服务机构遍地开花的大环境下，承揽定牌加工业务的企业完成这些工作并不需要支付太多费用。

2、如果承揽的加工业务金额较大，委托方在中国又没有注册商标而他人在中国有相同的注册商标，则我国的加工企业应特别注意有关商标刑事保护的法律规定。

3、通过合同来约定使用委托人商标可能产生的法律责任承担。如上所述，我国加工企业应在充分评估法律风险的基础上，通过约定双方可以接受的合同条款来适当平衡可能产生的法律责任，以减轻自己的损失。比如，如果委托方的商标在中国没有注册，而他人在中国注册有相同或非常近似的商标，加工企业可以要求适当提高预付款的比例、发生海关查扣时要求合理延长发货期及不构成违约等，来分摊非由自身原因导致的法律责任。

（作者单位：杨晖，中国人民大学；马宁，北京市万慧达律师事务所）

[1]（2009）沪高民三(知)终字第65号民事判决，http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfws.phpid=32893，2010年6月27日访问。
[2]本文所指的涉外定牌加工，其特征是：（1）境外的委托人在其本国或者销售地国拥有真实有效的商标权或者商标使用权，但在中国没有相应的商标注册专用权或商标使用权；（2）国内有人注册了与委托人的商标相同或近似的商标，且定牌使用的商品类别与国内注册商标核定使用的类别相同或类似；（3）境内的加工方完成加工贴牌后的商品全部交付给境外的委托方，不在我国境内进行销售。
[3] 该条规定：“商标法第五十二条第（一）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品……。”