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专利权转让合同审查清单16个风险点需注意专利权转让合同是技术转让合同中的一种类型，即专利权人将现有特定专利 权转让给受让方，受让方支付价款。
技术转让包括但不限于专利权转让，应将技术转让合同与相关合同类型进行 辨析。本文囊括专利权转让合同16项起草审查要点，涉及辨析使用技术转 让合同与联营合同、技术许可合同，查询转让权利是否存在权属争议，应当 对拟转让专利权进行尽职调查供您参考。
宏观-合同类型
风险点辨析使用技术转让合同与联营合同当事人可以技术入股的方式，订立联营合同。
1. 依据《技术合同司法解释》第22条第3款规定，当事人以技术入股方式订立联 风险描述营合同，但技术入股人不参与联营体的经营管理，并且以保底条款形式约定联营体或者联营对方支付其技术价款或者使用费的，视为技术转让合同。
风险点注意技术转让合同与买卖、承揽、委托合同的混合实务中，转让方可能同时会向受让方提供设备、物资，提供相关服务，此时相当于
风险描述技术转让合同混合了其他类型合同。
风险点辨析使用技术秘密转让合同与技术秘密许可合同
1. 由于技术秘密不是物权也不是准物权，因此“技术秘密的转让”难以定性，实务 中所使用的合同类型也有一些混乱。本课程建议：
（假设甲拥有技术秘密，双方签订合同允许乙使用）
（1）甲自己也要继续使用，此时应叫作“技术秘密许可合同”或“技术许可合同”； 风险描述（2）甲自己无权继续使用，此时应叫作“技术秘密转让合同”或“技术转让合同”。
2. 技术秘密转让/许可合同条款中都必须尽可能的明确：甲是否有权再许可他人： 乙是否可以再许可他人；申请专利的权利及相关知识产权的归属；违约使用技术秘 密的违约资任。
风险点辨析使用技术转让和技术许可合同
风险描述
1. 除了技术秘密的转让与许可存在模糊之外，其他专利权、计算机软件著作权等， 转让与许可都是性质明显不同的两个类型，转让是准物权的转让，类似于完全买断， 许可则不是。选择哪种交易是商业决策问题。
2. 如被许可方想“买断”但不确定，可考虑“许可+转让选择权”的合同类型的组 合。签署技术许可类合同，同时约定被许可方在一定条件、期限内有权以约定的 价格要求受让该技术。
风险点
如使用技术作为出资方式，应同时注意出资协议与技术转让合同的
起草审查要点
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风险描述
‘I*
1. 技术出资指技术所有权出资，技术的特定权能能否作为出资方式存在争•议，如专 利技术的专利申请权、专利使用权。本课程建议尽量不要直接以某项特定权能直接 出资，确有需要的可考虑变通方式出资，具体可参考《合同起草审查指南：公司卷》。
2. 除一般的技术转让内容外，建议约定：
(1) 出资协议解除、目标公司未设立，则技术转让合同不生效或解除。
(2) 根据出资时间的不同，在公司成立前缴付出资的，由技术所有人与其余全体 出资人签订协议，设立中的公司也可一并作为协议主体。
宏观-合同主体
风险点
确认转让方是权利主体
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风险描述
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1. 对于专利权、专利申请权、有登记的计算机软件著作权、集成电路布图设计专有 权、植物新品种权，可以向相关部门、网站查询权利人。
2. 对丁•不存在登记公示的技术秘密，只能通过适当调研手段来保证转让方确实掌握 该项技术，并且在合同中约定保证受让方能利用该技术实现预期目标。
风险点
查询转让权利是否存在权属争议
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风险描述
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即使是转让方确实是官方登记的权利人，也可以适当检索，看是否存在隐含的权利 争议，例如职务技术成果被登记在个人名下。如有必要，可由相关主体表示同意。
宏观-合同标的
风险点
应当对拟转让专利权进行尽职调查
风险描述
1. 专利权主体。
2. 专利权本身的法律状态。
是否处于无效宣告程序、行政诉讼程序中，是否存在专利权属纠纷或仲裁。
3. 专利权在先使用情况。
包括是否存在在先许可、是否存在质押。
4. 专利权保护期限。
剩余保护期限越短，专利权价值越低。
资料延伸
相关知识点：知识产权“尽职调查”简介
宏观-合同程序
风险点
应向国务院专利行政部门办理登记，专利权/专利申请权的转让自登 记之日起生效
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风险描述
1 专利权/专利申请权转让的登记程序对于受让人来说是很重要的，类似丁• “物权变 更登记”，合同中应该对转让方办理或配合办理相关程序作出明确要求，一般会将 登记程序作为付款（或部分付款）的先决条件。
风险点
注意技术进出口的批准和登记程序
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风险描述
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1. 技术进出口的法律规定主要是《技术进出口管理条例》。
2. 以出口为例，分为禁止出口的技术、限制出口的技术和自由出口的技术。应注意：
（1）禁止出口的技术不允许出口。
（2）限制出口的技术需要审批、获得许可证后才能出口，合同才能生效。
（3）自由出口的技术需经登记，但是登记不影响合同效力。
3. 未经批准违法进出口技术会导致警告、没收违法所得、罚款甚至刑事贯任。
资料延伸
相关知识点：技术进出口与相关合同程序

中观-合同形式
风险点
应采取规范的书面形式
风险点
建议将转让登记文件作为合同附件一并签署
1
风险描述
建议受让方考虑在签署专利转让合同时将涉及专利转让登记的相关文件作为合同 附件一并准备或签署。
风险点
如为复杂技术转让，可考虑采取主交易合同+配套合同+附件”的形 式
风险描述
1因为技术转让时常常需要转让方向受让方供应设备、原材料，提供后续技术服务等， 因此配套合同可能包括：承揽定作合同、原材料采购合同、技术服务合同。
风险点
考虑“用于登记的简单合同+详细的技术转让合同”的形式
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风险描述
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1 用于登记的简单合同中约定专利权转让的关键条款，双方另外签署一份更加详细 的技术转让合同。
2. 注意两份合同关键条款应保持•致，建议在详细版的技术转让合同中明确约定
“双方签订的用于登记的专利权转让合同与本合同不一致的，以本合同为准”。
微观-合同条款
风险点专利权无效处理相关条款
山《专利法》第47条可知，专利权无效时，专利权转让合同并非无效或可解除，双 方应对此问题进行适当处理：
1. 如果在合同签订前，专利权已经存在相关争议或诉讼，应暂停交易或在合同中约定 以专利权获得维持为先决条件。
2. 合同中可以对专利权无效进行适当约定，包括：
风险描述（1）专利权转让登记前：一般可约定，登记前被宣告无效的，受让方有权解除合同,要求退还全部费用。
（2）专利转让登记后：可以对转让费用退还作出约定，退还费用的比例可以与专利 权被宣告无效的时间。时间越早，退还费用越高。
（3）转让人恶意的界定：可以考虑将转让方未披虢已知的可能影响专利权效力的纠 纷、权利冲突作为转让人恶意的表现。
风险点专利申请权转让合同的特殊条款
1. 专利申请权转让合同的特殊性是：专利申请权很可能被驳回，受让方无法获得专利 权。
2. 合同中处理措施：
风险描述
（1）对于转让登记之前的专利申请被驳回、被视为撤网，可约定作为解除合同条件, 并要求退还全部费用。
（2）对于转让登记之后的专利申请被驳回，•般有不退还和部分退还两种模式。合 同中也可以约定，受让方取得专利权之后再支付后期费用，未取得专利权则无需支付 后期费用