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国内企业专利申请策略的问题与改进
随着国外愈来愈多的跨国公司运用知识产权战略不断占领和控制我国市场，也由于我国企业在知识产权保护及运用方面尚缺乏前瞻性，导致在我国产品国际市场甚至在国内市场上屡屡受挫，幸运的是国内企业纷纷意识到知识产权的重要性。2015年，我国共受理专利申请279.9万件，其中发明专利申请量突破100万件，达到110.2万件，同比增长18.7％，连续5年居世界首位，然而有了如此庞大的专利数据基础，为何国内企业在“出海”过程中，仍困难重重呢？我们的企业到底该怎样申请专利呢？

国内诸多科技型企业，每年发明专利申请量均超过100件，但是仔细阅读企业的专利申请文件，不难发现我国企业的专利申请文件还是存在诸多弊端。

一、企业专利存在的主要问题

1.1企业专利申请策略制定能力不足

专利申请策略不能简单的看企业申请专利的数量，而是要看申请专利的类型，佳能公司知识产权之父丸岛仪一先生曾形成地将专利类型分别进攻型专利、防守型专利。

防守型专利，其主旨在于保护企业核心竞争力的技术，进攻型专利则以防守型专利为中心设置参与事业的壁垒，包括企业在用的非核心技术，也包括企业不用但是竞争对手可能使用的技术。

纵观国内企业申请专利，其专利申请大多是针对企业的在售产品或者预售产品。即通常仅仅对企业的核心技术进行了专利保护，而对非核心技术则保护力度欠弱。

企业的专利工程师不禁会问“为什么我们要花钱对我们不用的技术申请专利呢？”。专利主旨在于“排他权”，而非“实施权”。专利仅仅是保护技术的一个工具，产品需要通过专利这个工具合法地进入市场，同时尽可能多地将竞争对手从该市场内排除出去。防守型专利的主要目的在于保证产品合法进入市场，而进攻型专利的主要目的就是排除市场内的竞争对手。

进攻型专利不仅包括替代技术方案，还包括涉及到该产品的周边产品的技术方案。

替代技术方案也叫设置“参与事业壁垒”，简言之，就是设置竞争对手参与市场的壁垒。

一个产品的技术方案为A+B，而技术方案C所达到的技术效果可以替代技术方案B，企业在申请专利时，将产品的保护范围仅仅针对了A+B。故而竞争对手采用了A+C的技术方案同样也进入了相同的市场，倘若在申请专利阶段，企业同时将A+C的技术方案进行专利申请，那么竞争对手将无法进入该市场。

另外，企业运营过程其实是一个产品研发、制造、销售、售后的循环周期，企业在对产品设置了足够多的“参与事业壁垒”，仅仅只能说完善了制造阶段和销售阶段的保护力度，而在售后阶段保护力度则尤显不足。以喷墨打印机为例，喷墨打印机的耗材之一的墨盒（墨盒属于喷墨打印机的周边产品）消费使用率较高，企业在申请专利阶段，就同时对打印机的耗材（墨盒结构、形状、墨盒内部存储的墨水）也申请了专利保护，那么其它企业（包括竞争对手以外的零件生产企业）则不能生产、销售适用于该打印机的墨盒。此种方式不仅避免除竞争对手之外的企业参与到产品的售后阶段，企业同时获得了售后阶段的利润。

1.2专利代理人参与度不够

国内很多企业在申请专利过程中，因企业规模或者企业内部的专利代理人数量的限制，往往需要与专利代理机构合作，合作方式不外乎是：企业内部的研发人员准备技术交底材料，代理人在详细阅读交底材料之后撰写申请文件，将撰写完成的申请文件发送至企业内部的专利工程师，待专利工程师审核通过后，再由代理机构上报至国家知识产权局。整个代理过程中，专利代理人一直处于一个被动的地位，通常这样的专利仅仅能很完善地保护技术交底材料提供的单个技术方案或一个产品，然而并不能很好地保护一个完整的技术思路。

一个较好的权利要求书通常采用金字塔形式撰写而成，金字塔底部一定是必要技术特征，底部向上的技术特征则为优化技术特征。

从技术层面上说，企业的研发人员是“专家”，研发人员具有较完备的背景技术，并且对技术本身具有一定的前瞻性，但是不能完全区别或者理解哪些是必要技术特征，哪些是非必要技术特征，而代理人仅仅是法律方面的专家，虽然能够理解必要技术特征的含义，但是在因背景技术方面较欠缺的，在代理人与研发人员无沟通交流的情况下，即使能够理解必要技术特征的含义，但是并不能准确或者完全准确地区分交底材料中哪些是必要技术特征，哪些是非必要技术特征。在不能区分必要技术特征和非必要技术特征的情况撰写的申请文件容易出现两个极端的问题：保护范围太大（记载的必要技术特征很少）和保护范围太小（包含了过多的非必要技术特征），保护范围太大导致的后果是，出现不能解决技术问题的技术方案，或者技术方案记载不完整，这种情况不利于专利申请的授权，保护范围太小导致的后果是，排他性大大降低，没有达到排除竞争对手的效果。

1.3企业内部专利工程师审核能力较弱

目前国内很多企业内部设置有专利工程师，但是专利工程师的水平较低，有的甚至停留在检查错别字的阶段，专利代理人撰写了一个比较好专利申请文件，企业内部的专利工程师进行审核，因有时无法完全理解代理人撰写每条权利要求的意图，进而出现的一个现象就是，将代理人保护范围较大的权利要求书修改为授权率较大的权利要求书，众所周知，专利申请的授权率与专利本身保护范围通常成反比，授权率越高的专利申请，其本身的保护范围极小，保护范围越小，其专利申请本身的排他性也就相对弱化。

1.4合同约束力较弱

这个问题主要存在于合作研发项目中，很多企业在制定委托开发、合作研发的合同时，对研发目的、研发期限、研发资金有明确的合同条款，但是对研发成果（专利申请的申请人）的归属问题，合作协议中合同条款确实模棱两可，稍微仔细推敲一下合作协议，就发现存在有诸多对企业不利的条款。对于科技型企业，尤其是中小型科技企业，在合作过程中往往注重合作经费，而忽略了对方可能会窃取研发成果的“陷阱”，一旦对方按照合作协议书成功窃取了研发成果，那科技型企业就得不偿失了，因为订单有可能都会被也一起窃走。

二、企业专利保护能力的策略

2.1充分发挥专利代理人的专业能力

企业在制定专利战略前，专利代理人或者企业内部的专利工程师应参与专利战略的制定。首先研发人员与专利代理人（专利工程师）合作，进行完整的现有技术检索，准确界定现有技术以及企业自身的发明创造，进行专利的新颖性和创造性的判断，明确专利战略制定的目标，克服了企业专利申请策略制定能力不足的缺陷。

申请专利阶段，因为有了战略制定阶段的充分交流，专利代理人（专利工程师）已经掌握了发明创造的背景技术甚至掌握了发明创造要解决的技术问题，在申请阶段，研发人员与专利代理人（专利工程师）交流的主要目的是分析、提取技术方案的必要技术特征，同时启发、引导研发人进一步挖掘、开拓、创造其它可能的技术方案，在原有的发明创造的技术的基础上，进行二次创造，以扩大发明创造的排他性。

并对发明创造的技术方案进行分类，将哪些技术方案设定为防守型专利申请，哪些技术方案设定为进攻型专利申请，在资金允许的情况下甚至还可以设置迷惑型专利，迷惑型专利可以理解为为了不让竞争对手清楚地掌握企业技术发展的动向，故意将企业并不需要的技术申请专利，以迷惑竞争对手，迷惑型专利不是为了授权，也不怕被驳回或无效，而是出于技术竞争的需要，例如准备不太成熟的专利申请甚至可以是虚假专利申请，迷惑型专利或有真有假、或虚虚实实，旨在提供虚假情报，使竞争对手误认为企业在该技术领域已居领先地位，从而放弃该技术领域的研制计划或投资，或者申请一些与本企业研究方向无关或者相反的专利，转移竞争对手的视线或注意力，迷惑对手，造成判断以及开发决策失误。

专利代理人（专利工程师）参与专利目标的制定、专利文件的撰写、申请文件的申报、申请文件的答复的过程，在有了前期的参与工作之后，其申请文件的实质审查阶段，专利工程师（代理代理人）能够较清晰界定本申请与对比文件的区别技术特征，从而获得最有效的专利保护范围，甚至于在后续的专利运用过程中，例如涉及到专利维权事务，专利代理人都可以较准确地做出有益于企业的决策。

2.2培养专业的专利工程师

在企业与代理机构合作的情况下，需要提高企业内部专利工程师的审核能力，专利工程师不能只是简单的找出专利申请文件的形式错误，更重要的是找出申请文件的实质形式错误，不得不说，很多代理机构内，专利代理人未经过严格的培训就直接进行申请文件的撰写，此种现象在国内普遍存在，如何识别一个申请文件的质量呢？这就需要专利工程师具有“火眼金睛”的能力，企业内部的专利工程师至少应具备识别必要技术特征和非必要技术特征的能力，这个能力关系到整个申请文件的保护范围。如何获得此种能力呢？方法有很多，例如阅读已有授权的发明专利的文件，从背景技术开始阅读，然后针对背景技术思考独立权利要求记载的技术方案，培养一种专利思维模式，有条件的情况下，企业甚至可以将专利工程师派遣送至长期合作的代理机构进行学习和深造。当然，如果能够聘请到有专利代理经验的专利代理人或审查员担任工程师就更好了。

2.3加强对合同的审核

在制定合作开发合同或者委托开发合同时，除了邀请法律专业人士参与之外，最好也邀请专利工程师的参与，尤其是对研发成果的归属问题进行合同条款限定，避免研发成果被合法窃取。

三、结语

在全新的知识经济时代，企业之间的竞争也变得更加激烈，这些竞争归根到底就是核心技术的竞争，也是知识的竞争，我国的企业应该提供技术开发能力、知识产权充分的理解和运用能力，不断完善企业的知识产权战略，培养知识产权人才，另外借鉴国外企业对知识产权保护的先进方略，才能在市场上占据一席之地，为企业赢得先机，赚取利润，在经济全球化的国际竞争中不断发展壮大。

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来源：IPRdaily
作者：宫美玲 品源知识产权
编辑：IPRdaily 彭莹