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专利代理实务经验浅谈
The experience of patent agency
姜中英 岳洁菱
作者单位:中国航天科工集团公司专利中心
摘 要：专利代理的过程不仅是与文字打交道的过程，也是与发明人打交道的过程。怎样将发明人的技术方案和发明构思变成能够取得专利保护的法律文件是专利代理人的工作。每一件申请案对于代理人来说都是新的，都需要一丝不苟地认真对待，整个代理过程包括:刚接手案子时的查新检索、与发明人的有效沟通、从专利保护的角度帮助发明人尽可能地完善技术方案、撰写出符合专利法要求的申请文件、递交文件并取得申请号、审查意见的答复、授权年费的缴纳等等。本文主要对其中的四个过程总结了几点工作经验。
关键词：检索 专利代理 答复审查意见 年费
在科技日新月异的今天,各个领域每天都在不断诞生新的发明创造。随着2008年《国家知识产权战略纲要》的印发，国家对知识产权保护的重视程度逐年增强，企业也深刻认识到知识产权保护的重要性。最突出的变化体现在专利申请量和授权量上，近几年，小至企业、大到整个国家的专利申请量和授权量都呈跨越式急速增长。笔者所在代理机构的服务对象主要是研发单位，发明人主要就自己的职务发明创造申请专利。在这几年的代理实践中，笔者就查新检索、撰写申请、答复审查意见和年费缴纳四个方面总结出一些经验.
一、积极引导,充分认识申请前查新检索的重要性
专利检索是专业技术人员、专利代理人以及审查员都要用到的获知现有技术的手段之一，在申请的不同阶段检索的意义是不同的.在有明确的研发目标时，建议发明人先做一次粗略的检索，发明人在研发前或者研发过程中不仅能够得知现有技术的发展状况,也能够发现已经申请的专利，以便在研发过程中绕过已有专利的保护范围、进行明智的规避设计。在申请专利前,最好由发明人再次对准备申请的技术方案做国内外已知领域的全面检索,由于发明人在研发过程中已经基本掌握了本领域过去的技术背景、目前的发展状态、未来的发展趋势,而且在技术方案已经基本完成的情况下技术特征也逐渐清晰、明确,建议发明人在申请专利前的检索可以加入具体的技术特征,找出与要申请专利的技术方案最接近的背景技术文件。这样发明人结合自己的专业知识和技术特征，在检索中能够更快更准确地把握背景技术文件的真实含义，检索的结果也更严谨更科学,对将来的审查过程大有裨益。
专利代理人虽然也有专业之分，但对某一项具体技术方案的理解通常不如发明人深入,所以需要凭借专利检索来获知现有技术.笔者在工作中体会到,代理人做检索查找背景技术文件只是与要申请的发明进行对照,比较背景技术文件中是否包含或者隐含了本发明的技术特征，在对技术方案不是充分理解的情况下只能算作是文本的比对。然而，现有技术并非仅仅包含通过检索看到的专利文件和公开发表的论文等,还有发明人在自己的技术领域多年来从书本上学到的、实践工作中积累起来的解决技术问题的惯用技术手段，而这些惯用技术手段是很难找到公开文献记载的。所以,从专业技术层面上说，申请前的查新检索工作如果由发明人来完成，会获得比专利代理人更好的效果。尽管对于专利代理人来说，检索是一项必备的基本功,在实际工作中，专利代理人需要不断的积累检索经验并提高检索水平，但还是不建议专利代理人去做申请前的查新检索工作。笔者曾赴德国进行企业知识产权战略管理和法律保护考察，德国的专利代理人并不做专利申请前的查新检索工作，客户如果想了解国内外的技术发展现状,需要额外支付专利代理人做查新检索的费用。
作为专利代理人，应引导发明人从研发初期就采用必要的检索手段获知现有技术,随着技术特征的不断完善,在整个研发过程中补充检索相应的技术内容，而不是在申请前才对申请的内容进行检索。对于固定客户，专利代理人要逐渐将这种理念灌输给发明人,让发明人自觉养成研发前先检索的习惯,这样代理人就可以将主要精力放在理解发明人的技术方案上,找出本专利最恰当的保护范围以维护申请人的权利，做出真正有价值的工作。
二、苦练内功,撰写高标准的申请文件
由于发明人对专利的了解程度不同,所提交的技术交底书的质量也不尽相同.曾经申请过专利的发明人熟悉相关要求，所提交的技术交底书中的技术方案比较完整、明确,专利代理人只需要按照专利格式修改部分内容即可递交申请。大部分发明人以前没有接触过专利申请，提交的技术交底书往往质量欠佳，具体表现在:没有对背景技术进行必要的检索导致缺少背景技术的描述、技术特征零散不能形成完整的技术方案、仅仅提出一种解决技术问题的设想而没有可操作的技术要点、专利的保护类型不明确等等。面对如此良莠不齐的技术交底书，专利代理人首先应站在审查员的角度判断该技术方案是否具有专利性.
实用性是最容易判断的，也是最先要判断的。《专利审查指南》［1］中指出：“发明或者实用新型专利申请是否具备实用性，应当在新颖性和创造性审查之前首先进行判断.”作为专利代理人，应该提醒发明人注意的是：实用性与所申请的发明或者实用新型是怎样创造出来的或者是否已经实施无关。最典型的是 “永动机”的案例，发明人即使做出了貌似“永动机”的实物，因其从根本上违背了能量守恒定律，是不具备实用性的,因而也就不可能被授权。
新颖性和创造性的判断虽然最终是审查员的工作，但作为一名合格的专利代理人，有义务提醒发明人是否做过必要的检索？有没有检索到明显的能破坏新颖性和创造性的现有技术文件？
《专利审查指南》中提到：“应当注意，处于保密状态的技术内容不属于现有技术".笔者因为常常接触国防专利申请，在《国防专利条例》［2］中规定:“国防专利是指涉及国防利益以及对国防建设具有潜在作用需要保密的发明专利"。可以理解为目前未解密的国防专利应属于处于保密状态的技术内容，但问题是:这个保密状态是针对谁而言的?对技术人员?对专利代理人？对审查员？
笔者曾经遇到一个案例，审查员用一篇在先的国防专利来否定在后的国防专利的新颖性。发明人和代理人通过公开的手段检索不到国防专利,发明人不可能了解到在先申请的国防专利内容；国防专利局的审查员在他的权限范围内可以检索到国防专利,也就能够用来否定在后专利的新颖性。由于发明人与审查员所掌握的检索资源不对等,显得对发明人不公平.即使发明人认可在先申请的国防专利可以否定在后国防专利的新颖性这一观点,在后申请的发明人因为保密等约束无法看到在先申请的原文，无法对审查员引用文件的正确与否做出判断.然而从另一个方面说，随着国防专利申请量的增加，某些领域的专利申请比较集中的现象也是必然存在的，根据《专利法》[3］第九条:“同样的发明创造只能授予一项专利权”，不能因为技术人员无法检索到已申请的国防专利，就不用在先申请的国防专利否定在后申请国防专利的新颖性，否则就会造成国防专利的重复授权，违背了《专利法》第九条的规定。
创造性的判断同样也会遇到类似问题。由于国防专利的特殊性，在审查过程中其新颖性和创造性的判断对于审查员、专利代理人和发明人来说都是十分矛盾的。
在初步判断了发明方案的专利性后，专利代理人应针对具体的发明内容与发明人进行充分沟通。许多发明创造都是为了解决某一具体技术问题，或者是在承担某一具体项目的过程中诞生的，发明人最初提出的技术方案通常较为单一,针对性较强,提供的技术交底材料也比较具体。在与发明人沟通了解技术方案时，专利代理人不仅要听懂目前的技术方案，还应当启发发明人进一步思考：本申请的发明点在哪里？基于该发明构思是否还可以有其他新的技术方案，也就是本申请可以写出多少种实施例？这一发明构思是否可以应用在其他领域？针对这些问题再请发明人对具体的技术方案进行拓展或升华,提高发明创造的价值。专利代理人在代理工作中如果能够设身处地的为发明人着想,将极大地赢得发明人或委托人的信任.
三、多方沟通，认真对待审查意见的答复
当发明专利进入实质审查阶段后，专利代理人的工作对象就转变为专利局的审查员了,专利代理人应与发明人站在同一战线上应对或答复审查员提出的审查意见。发明实质审查期间的答复审查意见通知书是一项很重要的专利代理工作，也是专利代理人的基本功之一,答复的好坏将直接影响一件专利申请能否被授予专利权以及授权后能否得到充分保护［4］。
审查意见通知书有三种倾向性结论［5］：第一种称为“肯定性结论意见”,即申请文件存在一定格式缺陷，有授权前景，经过修改就可以授权；第二种称为“否定性结论意见",即申请文件存在着不可克服的实质性缺陷，没有授权前景，意见陈述若未能说服审查员申请将被驳回；第三种称为“不定性结论意见",即授权前景不明朗,需要审查员根据申请人的意见陈述或者修改文件来判断.对于答复审查意见通知书的具体实务操作，主要是格式问题的修改和实质内容的修改这两种情况.
格式问题的修改一般不存在争议,只要发明人认可,基本遵照审查员提出的修改建议修改即可.在补正过程中，专利代理人有责任提醒发明人注意监视补正期限，避免出现因为过了补正期限而被视为撤回的情况.
实质内容的修改需要与发明人取得联系,与发明人一起协商如何答复审查员的意见。涉及发明实质内容最常见的问题包括：发明没有新颖性/创造性、权利要求未以说明书为依据、独立权利要求缺少必要技术特征、权利要求的保护范围不清楚、说明书公开不充分、缺乏单一性.
在判断审查员关于“发明没有新颖性/创造性”的结论是否正确时,发明人在专利申请前所做检索工作的重要性就凸显出来了.专利代理人应结合发明人的检索，有针对性的分析审查员提供的对比文件，综合分析判断审查员关于新颖性和创造性的结论是否正确，如果有可以争辩的余地，要把握答复审查员的机会。专利代理人要认真核实审查员提出的对比文件的申请日和优先权日,确认审查员提供的对比文件是否都可以用来评价本案的新颖性或者创造性.譬如审查员用在先申请在后公布的抵触申请文件来否定本案的创造性或者多篇对比文件结合来否定本案的新颖性［6］,就属于明显错误的审查意见，应抓住机会向审查员申明立场。如果审查员的引证没有问题，专利代理人应给发明人提出有建设性的意见，配合发明人适当修改权利要求书或者说明书，以争取授权的机会。
说明书未充分公开也是答复审查意见通知书过程中遇到的比较棘手的问题之一，因为说明书公开不充分将直接导致申请被驳回.当接到这样的审查意见通知书后,首先要判断审查员说的是否有道理，如果仅仅是因为说明书文字表达不清楚，则可以通过修改说明书克服此类缺陷[5].如果通过与发明人的沟通发现说明书中未充分公开的技术特征是公知常识，则可以在答复审查意见通知书中向审查员说明其属于本领域技术人员公知公用的内容，因此未在说明书中详细说明；而且在答复时最好能够给出有力的证据，可以是公开出版物、教科书、技术手册或者技术词典.但部分公开不充分的问题实质上就是发明人在申请时不愿意公开或者疏忽漏写的内容，而这部分内容又恰恰被审查员认为是实现发明必不可少的技术特征，这种情况下补正就比较困难了。根据《专利法》第三十三条的规定，修改申请文件不能超出原始申请公开的范围，即使修改了申请文件，补入了相应的技术特征，审查员也会以修改超范围予以反驳.
修改此类实质性缺陷需要的时间会较长,在此过程中专利代理人更应注意监视审查意见通知书的答复期限,尤其应提醒发明人注意的是：第一次审查意见通知书的答复期限是四个月，再次审查意见通知书的答复期限为两个月.
笔者在答复审查意见通知书的过程中体会到，答复的过程其实是对代理水平的检验，专利代理人要认真对待每一份审查意见通知书中的每一条意见，在以后的撰写过程中应尽量避免在审查意见中遇到的问题，比如:在代理初期，应与发明人确认做了必要的检索工作,尽量避免出现明显不符合新颖性、创造性的缺陷;应将发明内容写得详细、明确、具体,引导发明人将所有的必要技术特征阐述完整，避免审查时出现公开不充分的问题。答复的过程中专利代理人还应妥善处理好与委托人的关系，在转达审查意见时应尽量帮助发明人理解通知书的内容，结合通知书的倾向性意见提出合理的建议。是否修改和怎样修改专利申请文件应充分尊重发明人的意见，并尽量为发明人争取一个合理的保护范围。
四、灵活应用，合理维持专利权成本
专利授权后,有的申请人会委托专利代理机构帮助其缴纳年费，这项工作虽然与文字无关,但也涉及到申请人的切身利益，关系到申请人的权利维护，所以同样不容忽视.
目前的情况是很多企业每年申请的专利数量较多,每一项专利的状态又不尽相同,如果没有专门的专利管理人员做详细统计的话，往往是等到专利局发出催缴费通知书时才知道某项专利已经过了年费缴纳期限,需要缴纳滞纳金了.
2003年2月1日起执行的《专利法实施细则》[7]第九十五条规定，授权后的年费“应当在前一年度期满前1个月预缴".这样的规定使得专利权人要时时关注已授权专利的申请日,对于研发能力较强的单位，每年的授权量是很庞大的，每个月可能都有需要缴纳年费的专利，需要每个月缴纳当月到期的年费，造成人力、物力、财力的极大浪费.
2010年2月1日起执行的《专利法实施细则》［8] 中修改了此项规定,第九十八条规定：“授予专利权当年以后的年费应当在上一年度期满前缴纳."这一条规定的修改使得年费的缴纳变得更加灵活。对单独的一项专利来说，专利权人如果担心以后每年的申请日之前忘记缴纳年费，可以在授权时多缴几年的年费，以免产生后续的滞纳金.对一个研发单位的多项申请来说，可以选择在每年年初统计一下截止目前的有效专利，将当年有效专利的年费一并缴纳，然后下一年也是同样处理。总之,实施细则关于年费缴纳的规定修改后，专利权人可以根据自身的实际情况灵活缴纳，既减轻了每月缴纳年费的麻烦,又避免了总是出现滞纳金的问题，降低了维持专利权的成本.
五、结语
专利代理工作是一项专业性很强的工作,要求专利代理人同时具有法律方面的素养和较为丰富的科学技术知识，还要有较好的语言文化修养。专利代理人要在实际工作中不断积累检索的经验，修正和完善自己的代理思路，接受失败的教训,总结成功的经验,并将这些运用到以后的撰写过程中。在答复审查意见过程中充分运用分析判断能力，通过补正进一步提高代理和检索的水平。
（作者:中国航天科工集团公司专利中心/专利代理人）
参考文献
[1］ 专利审查指南，知识产权出版社，2010年
［2］ 国防专利条例，中国法制出版社，2004年
［3] 中华人民共和国专利法，知识产权出版社，2008年
[4］ 欧阳石文，吴观乐。 专利代理实务—应试指南及真题精解 ，知识产权出版社，2010年
［5］ 吴观乐. 专利代理实务第2版 ,知识产权出版社，2007年
［6］ 尹新天。 中国专利法详解，知识产权出版社，2011年
[7］ 中华人民共和国专利法实施细则，知识产权出版社，2001年
［8］ 中华人民共和国专利法实施细则，知识产权出版社，2010年
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