开放式与封闭式权利要求的区分适用于机械领域专利.pdf

案例16.2014案例指引056文/郎贵梅【裁判要旨】“含有”、“包括”的含义本身应当理解为没有排除未指出的结构组成部分或方法步骤，属于开放式专利权利要求的措词；开放式与封闭式权利要求的区分在包括化学、机械领域在内的全部技术领域具有普遍适用性。案号 一审：（2010）一中知行初字第1729号 二审：（2011）高行终字第76号再审：（2012）行提字第20号开放式与封闭式权利要求的区分适用于机械领域专利【案情】再审申请人（一审原告、二审上诉人）：北京世纪联保消防新技术有限公司（以下简称世纪联保公司）。被申请人（一审被告、二审被上诉人）：国家知识产权局专利复审委员会。一审第三人：山西中远消防设备有限公司（以下简称中远公司）。世 纪 联 保 公 司 系 中 国 第02123866.9号、名称为“脉冲超细干粉自动灭火装置”的发明专利（以下简称本专利）的专利权人。2009年6月16日，中远公司针对本专利向专利复审委员会提出无效宣告请求。本专利授权公告的权利要求1：脉冲超细干粉自动灭火装置，含有启动器和内装超细干粉灭火剂(冷气溶胶灭火剂)的壳体，其特征在于，它含有：壳体，它包括：外壳、装在外壳内的粒度在30m以下的超细干粉灭火剂及壳体喷口密封用的铝膜；传导速度大于0.5米/秒的启动器，它包括：由燃点大于或等于135、并对火焰或温度敏感的热敏线和套在热敏线外的套管组成的启动组件，由靠螺母和贯穿着热敏线的穿孔螺栓紧压在壳体内侧的铝板、与热敏线接触的产气剂和扣压在铝板上用以包住产气剂的非金属薄膜共同组成的产气组件。中远公司提交了请求书和附件1-16，其中附件1是中国第00200992.7号实用新型专利说明书，授权公告日为2001年1月24日。附件1公开了一种可分离式启动器的超跨音速灭火器，其特征在于顶盖是圆盘形，中央位置有一螺纹孔，孔中装入一个可分离式的启动器，顶盖底部有环形凸端，多孔件是一外凸圆弧曲面形状，其上端与环形凸端配合，壳体是弧形圆锥体，上端与顶盖和多孔件配合，下端由挡板封闭接合，壳体内充填以灭火剂。其中启动器上部是六角形体，下部连有一圆柱体，且有阳螺纹，下端又连有一圆柱体，上部六角形体有一凹槽，槽中装有2根导线通向圆柱体内，圆柱体内充填以产气剂。2010年3月2日，专利复审委员会作出第14523号无效宣告请求审查决定书（以下简称第14523号决定），宣告本专利全部无效。第14523号决定认定，将本专利权利要求1与附件1进行对比可知，两者均是灭火器，主要包括启动器、灭火剂和壳体三个部分，两者的区别在于，（1）权利要求1中使用的是粒度为30m以下的超细干粉灭火剂（冷气溶胶灭火剂），而附件1公开的是上位的灭火剂；（2）权利要求1中使用铝膜密封壳体喷口，而附件1公开的是挡板；（3）权利要求1的启动器中采用由燃点大于或等于135、并对火焰或温度敏感的热敏线和套在热敏线外的套管组成的启动组件，其传导速度大于0.5米/秒，并且采用扣压在铝板上用以包住产气剂的非金属薄膜，而附件1中公开的是经凹槽的带有双股导线的点火头，并且没有公开圆柱体（赛璐珞）的具体固定方式。对于专利权人关于本专利没有产气室、与附件1的带有产气室的超跨音速灭火器在结构和各个技术特征的数值范围限定上具有本质区别的主张。第14523号决定认为：根据附件1说明书的记载，专利权人所述的产气室意指由灭火器中的多孔件3与顶盖2之间的腔室。如上所述，该多孔件3用于产生超音速气流或跨音速气流，扩大了灭火器动力应用范围，本专利不使用多孔件3，自然相应地不具备上述案例16.2014057案例指引功能，减少灭火器装置中的功能并不能使权利要求1的技术方案具备创造性。权利要求1中没有多孔件，相应地也就不具有附件1说明书中所述的上述功能。如此缺失多孔件，并不能使权利要求1的技术方案具备创造性。世纪联保公司不服第14523号决定的无效宣告请求，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，请求撤销第14523号决定，维持本专利有效。其理由之一是，第14523号决定遗漏了区别技术特征（4），即附件1的灭火装置有多孔件，而本专利中没有该部件。【审判】北京市第一中级人民法院经审理认为，区别技术特征（4）所述多孔件并不能构成本专利权利要求1与附件1的区别技术特征，并不能体现两个技术方案的不同之处。因此，判决维持了第14523号决定。宣判后，世纪联保公司不服一审判决，提起上诉，请求撤销一审判决及第14523号决定。北京市高级人民法院经审理认为，就区别技术特征（4）而言，虽然附件1的灭火器中还装有多孔件，本专利权利要求1中没有限定该部件，但本专利权利要求1是一开放式的权利要求，其并没有排除还可能包含除了其中明确限定的部件以外的部件，因此多孔件并不能构成本专利权利要求1与附件1的区别技术特征，而且事实上第14523号决定第8页第2段已对即使考虑权利要求1中没有多孔件这一部件，其也不能使权利要求1具有创造性进行了评述。由于权利要求1中没有多孔件，相应地也就不具有附件1说明书中所述的上述功能，本专利不属于要素省略发明。如此缺失多孔件，并不能使权利要求1的技术方案具备创造性。北京高院判决：驳回上诉，维持原判。宣判后，世纪联保公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审，其理由为：二审判决和第14523号决定没有认定本专利权利要求1与附件1的如下区别技术特征，即，本专利权利要求1没有附件1中的多孔件，也就没有附件1中由多孔件上端与顶盖底部环形凸端配合形成的产气室。本专利的发明点就在于无产气室的内部结构。第14523号决定和二审判决对于区别技术特征的认定存在上述错误，直接导致创造性认定错误。最高人民法院再审认为，本案争议焦点在于：1.本专利权利要求1是否属于开放式权利要求？2.第14523号决定和二审判决对于本专利与附件1在多孔件和产气室方面的区别技术特征的认定是否存在错误？3.本专利相对于对比文件是否具有创造性？第14523号决定和二审判决对于本专利创造性的评价是否正确？其中包括多孔件和产气室能否使本专利权利要求1相对于附件1具备创造性？（一）本专利权利要求1是否属于开放式权利要求。2001年版审查指南仅在第二部分第十章“关于化学领域发明专利申请审查的若干规定”中第3.2.1节规定了开放式、封闭式及半开放式三种表达方式。开放式表示组合物中并不排除权利要求中未指出的组分，封闭式则表示组合物中仅包括所指出的组分而排除所有其他的组分，半开放式介于两者之间。这三种表达方式的保护范围不同。其中，“含有”、“包括”为开放式表达方式的常用措词。鉴于开放式和封闭式权利要求在其他领域也有普遍适用性，且半开放式权利要求保护范围的判断方法与开放式权利要求的判断方法在实际操作中相同，2006年版审查指南第二部分第十章“关于化学领域发明专利申请审查的若干规定”删除了半开放式权利要求的相关规定，并将原来的半开放式权利要求的几种表达方式归入开放式权利要求中，同时在权利要求的通用章节即第二部分第二章第3.3节“权利要求的撰写规定”中，增加了开放式权利要求和封闭式权利要求的规定，即，开放式的权利要求宜采用“包含”、“包括”、“主要由组成”的表达方式，其解释为还可以含有该权利要求中没有述及的结构组成部分或方法步骤；封闭式的权利要求宜采用“由组成”的表达方式，其一般解释为不含有该权利要求所述以外的结构组成部分或方法步骤。本专利申请日为2002年7月5日，授权公告日为2008年1月9日。因此，本专利的审查应当适用2001年版审查指南。根据2001年版审查指南，开放式与封闭式、半开放式权利要求的表达方式仅适用于化学领域发明专利。但是，开放式、封闭式权利要求的常用措词本身是对专利申请审查实践中不同类型权利要求常用措词的总结，应当考虑到了措词本身的含义。根据现代汉语词典（第5 版），包括是指包含（或列举各部分，或着重指出某一部分）。本专利权利要求1使用的“含有”、“包括”措词的含义本身就应当理解为没有排除未指出的结构组成部分。在此情况下，二审判决关于“本专利权利要求1是一开放式的权利要求，其并没有排除还可能包含除了其中明确限定的部件以外的部件”的认定并无不妥。（二）第14523号决定和二审判决对于本专利与附件1在多孔件和产气案例16.2014案例指引058室方面的区别技术特征的认定是否存在错误。世纪联保公司主张，其申请保护的灭火装置就是无产气室的内部结构，本专利权利要求1与附件1的区别在于本专利权利要求1没有附件1中由多孔件上端与顶盖底部环形凸端配合形成的产气室，第14523号决定和二审判决均没有认定该区别技术特征，认定事实错误。专利复审委员会根据本专利权利要求1使用的“含有”、“包括”措词的含义本身以及本专利没有将多孔件排除在保护范围之外的限定内容，在多孔件是附件1的技术特征而不是本专利权利要求1的技术特征的情况下，未将多孔件作为本专利权利要求1与附件1的区别技术特征，符合机械领域专利审查实践的常规做法，并无不妥。二审法院基于同样理由认定，本专利权利要求1是一开放式的权利要求，其并没有排除还可能包含除了其中明确限定的部件以外的部件，因此，多孔件并不能构成本专利权利要求1与附件1的区别技术特征。二审法院的相关认定并不存在错误。世纪联保公司所述的产气室是指由附件1灭火器中的多孔件与顶盖底部环形凸端配合形成的腔室，本身并不是一个独立的部件；没有多孔件，就不会形成所谓的产气室。在多孔件不属于本专利权利要求1与附件1的区别技术特征的情况下，依附于多孔件而存在的所谓产气室自然也不属于本专利权利要求1与附件1的区别技术特征。二审法院未将产气室作为本专利权利要求1和附件1的区别技术特征并无不妥。需要指出的是，虽然未将产气室作为本专利权利要求1与附件1的区别技术特征，但并不意味着本专利权利要求1没有产气的功能，其通过包括产气剂在内的产气组件实现产气的功能。（三）多孔件和产气室能否使本专利权利要求1相对于附件1具备创造性。虽然多孔件和产气室并不构成本专利权利要求1与附件1的区别技术特征，但对于多孔件和产气室能否使本专利权利要求1相对于附件1具备创造性，第14523号决定分别在决定书第8页第2段和第9页第2段进行了评价。二审判决在第14页对此予以评述。最高人民法院认为，本专利权利要求1明确使用了“含有”、“包括”的措词，根据上述措词的本身含义，本专利权利要求1属于开放式权利要求，还可以含有该权利要求中没有指出的结构组成部分；世纪联保公司主张本专利权利要求1相对于附件1省略了多孔件，该主张与本专利权利要求1本身的字面含义相背，本专利原始权利要求书和说明书也没有关于本专利权利要求1相对于现有技术省略了多孔件的记载；即使将本专利权利要求1认定为其相对于附件1省略了多孔件，但本专利同时失去了多孔件本身具备的功能，且未带来预料不到的技术效果，本专利权利要求1并不因此而具备创造性。综上，最高人民法院判决：驳回再审申请，维持二审判决。【评析】本案在审理过程中，对于开放式权利要求与封闭式权利要求的区分是否适用于机械领域专利有不同意见。持不应当适用于机械领域专利观点者还提出，如果一方面认为本专利权利要求1是开放式权利要求，即权利要求1还可以含有该权利要求中没有提及的多孔件，另一方面又认定权利要求1不包括多孔件并不能使其具备创造性，似乎存在前后矛盾。一、开放式与封闭式权利要求的区分是否适用于机械领域专利笔者认为，应当肯定开放式与封闭式权利要求的区分适用于机械领域专利。理由如下：首先，虽然目前笔者尚无法提供机械领域专利使用封闭式措词来限定权利要求的例子，但不能因此认定机械领域专利目前不存在、将来不会存在这种限定方式的权利要求。而且，封闭式权利要求本身也可以成为表达或者描述要素省略发明的方法之一。其次，即使机械领域专利很少使用或者目前还没有使用封闭式权利要求的例子，也就是说，在机械领域专利仅使用开放式权利要求的情况下，开放式措词的解释对专利申请的审查和专利侵权的认定也是起到规范作用的。以机械领域专利申请为例说明如下：如果该专利申请中的权利要求是包括A+B+C，现有技术方案是A+B+C+D。由于该专利权利要求使用了“包括”这一开放式措词，其含义是该权利要求还可以含有没有述及的结构组成部分，因此D就不是该权利要求与现有技术的区别特征，现有技术就破坏了该专利申请的新颖性。如果该专利申请中的权利要求是由A+B+C组成，现有技术方案不变，由于该权利要求使用了封闭式措词，其含义是不含有该权利要求所述以外的结构组成部分，则D就是二者的区别技术特征。这也是为何审查机械领域的专利申请时，如果专利申请使用了如本专利使用的“含有”、“包括”等开放式措词时，就不会将现有技术相对于专利申请多出来的技术特征作为区别技术特征的原因，除非专利申请使用其他具有限定内容的表达方式将该技术案例16.2014059案例指引特征排除在外。就此来说，机械领域的专利审查是这样操作的，化学领域的专利审查同样也是这样操作的。从本质上说，这是要求，开放式权利要求的专利申请不能侵占与其相比增加了技术特征的现有技术，即前者因后者破坏了其新颖性而不应当获得专利授权。从专利侵权判断的角度来看，开放式权利要求表示还可以含有没有述及的结构组成部分，如果被诉侵权产品相对于请求保护的开放式权利要求来说，在全面覆盖了权利要求记载的技术特征的情况下还多出技术特征，也应当认定被诉侵权产品落入了该开放式权利要求的保护范围而构成侵权，这就将在开放式权利要求基础上作出的技术方案也纳入到其保护范围。如果请求保护的权利要求是封闭式权利要求，则相对于该封闭式权利要求增加了技术特征的被诉侵权产品就未落入该封闭式权利要求的保护范围。最后，这与专利审查指南的规定是一致的。如在最高人民法院认为部分所介绍的，2001年版审查指南中开放式、封闭式与半开放式三种表达方式的区分仅在第二部分第十章“关于化学领域发明专利申请审查的若干规定”中作了规定，2006年版审查指南将开放式、封闭式权利要求的区分规定在了权利要求的通用章节，2010年专利审查指南未作变动。因此，关于开放式、封闭式权利要求的区分应当适用于机械领域专利。二、开放式与封闭式权利要求的区分对本案裁判的影响本案中，世纪联保公司申请再审的主要理由就是，二审判决认定多孔件不构成本专利权利要求1与附件1的区别技术特征是错误的。为了判断该申请再审理由是否成立，首先必须对本专利权利要求1究竟是开放式权利要求还是封闭式权利要求作出判断。如果权利要求1是开放式，则多孔件不构成区别技术特征；如果权利要求1是封闭式，则多孔件构成区别技术特征。可见，如果在机械领域专利中不作开放式与封闭式权利要求的区分，本案就无法回答多孔件是否属于本专利权利要求1与附件1的区别技术特征这一必须解答的问题，从而也无法判断本专利的新颖性和创造性。其实本案只要明确本专利权利要求1是开放式权利要求，现有技术即附件1多出来的技术特征不属于区别技术特征就可以了。如果本专利是在实质审查程序中，且现有技术只是比本专利权利要求1多一个多孔件，那么本专利权利要求1就不具备新颖性了。只是因为本专利的技术特征与现有技术的相对应技术特征还有些区别，才考虑是否具有创造性的问题。不以封闭式与开放式权利要求的区分也适用于机械领域专利为前提是得不出多孔件不属于区别技术特征的结论的，也否定了专利审查的常规做法。因此，必须首先明确封闭式与开放式权利要求的区分也适用于机械领域专利这一问题。认定权利要求1为开放式权利要求，则权利要求1应当解释为还可以含有没有述及的结构组成部分，如多孔件。在此情况下，第14523号决定和二审判决均认为，如此缺失多孔件，并不能使权利要求1的技术方案具备创造性。上述表述确实有点前后矛盾的感觉。最高人民法院在本案再审判决书中采取了一种假设再审申请人关于本专利不具备多孔件和产气室的主张成立的表述，这样也就不会存在前后矛盾的问题。三、封闭式权利要求与要素省略发明的关系对于专利权人在无效程序中动辄提出本专利不具备现有技术的某个特征、本专利相对于现有技术属于要素省略发明的主张，笔者认为，应当慎重对待。要素省略发明应当在申请时就在专利申请文件中写明相对于现有技术省略了哪些技术特征或者明确指出不包括哪些技术特征，具体是否采用封闭式限定词还可以再讨论，但不能授权后在被请求宣告无效时才主张是要素省略发明。本案中，专利权人在无效宣告程序中针对具体的对比文件即附件1主张本专利为要素省略发明，与其权利要求采用的开放式写法显然是相背的。在此情况下，应当尊重本专利权利要求1使用了开放式措词所产生的公示作用。四、对开放式与封闭式的区分适用于机械领域的进一步思考将本专利权利要求1认定为开放式权利要求，可能给人的感觉是，本专利并没有写明具有多孔件，但因其是开放式而认定本专利还可以含有没有写明的部件，似乎有点奇怪。但是，在机械领域专利的开放式权利要求中，权利要求中写明的部件与没有写明的部件的地位应当是不同的，对专利申请的审查授权和保护范围的确定也有不同的影响。对于机械领域专利的开放式权利要求，写明的部件越多，相对越容易通过实质审查而获得专利授权，但授权后的保护范围相对较小；写明的部件越少，相对越不容易通过实质审查而获得专利授权，但一旦获得专利，保护范围相对较大。因此，专利申请人在选择开放式权利要求限定机械领域的专利申请时，应当慎重决定要写明哪些部件。（作者单位：最高人民法院）