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专题聚焦 楚天法治 专利先用权抗辩研究唐晓芸(南京理工大学,江苏 南京 )【摘要】专利先用权的设立能够很好地弥补专利先申请制度的弊端,平衡先用权人、专利权人的利益,保障市场经济的稳定运行.司法实践中,先用权抗辩问题不断出现,然而,不同法院对其理解存在较大争议.究其原因,主要是因为现行法律对相关概念的界定存在模糊不清之处.本文首先对专利先用权的含义与其他抗辩方式的区别及其意义作了论述,接着对我国司法实践中关于先用权抗辩的相关争议点进行了辨析,最后结合我国实际对专利先用权制度的优化提出了建议,以期为我国先用权抗辩制度的完善做出了贡献.【关键词】专利先用权;必要准备;原有范围一、专利先用权抗辩概述(一)先用权抗辩的含义专利先用权是指如果专利权人以外的其他人在专利申请日以前，就已经制造或做好了制造与该专利品相同产品的必要准备，其便可合法地在原有范围内继续制造该产品。我国实行的先申请原则，很容易使先使用却未申请专利权者难以享受自身合法权益。在这种情况下，如果再不允许先用者在原有范围内继续制造其产品，明显有违民法中的公平原则，也不符合我国专利法的立法要求。因此，通过先用权抗辩制约专利权这一垄断权，对平衡专利权人和先用权人的利益，达到专利法的立法目的具有不可替代的重要价值。(二)专利先用权抗辩与其他抗辩方式的区别一般而言，专利侵权诉讼中被告都会同时提出多种抗辩理由。其中，先用权抗辩往往与现有技术抗辩及合法来源抗辩存在混同，故下文将重点论述先用权抗辩与这两种抗辩方式的区别。先用权抗辩与现有技术抗辩的区别现有技术抗辩是侵权方对抗专利权人的主要抗辩方式之一。由于现有技术抗辩和先用权抗辩的内在逻辑十分相似，实践中侵权方经常同时提出现有技术抗辩和先用权抗辩以提高胜算，故区分二者具有十分重要的现实意义。先用权抗辩与现有技术抗辩的区别主要包括以下三点。首先，二者的抗辩主体不同。一般而言，只有制造者才能主张先用权抗辩。而现有技术抗辩的主体则非常宽泛，既包括制造者，也包括使用者、销售者和许诺销售者。其次，二者的存在原因不 同。由于 现 有技 术本 身已 经 公开，为大众所知，他人合法使用的正当性不言自明。而先用权抗辩的设立，则主要是为了弥补我国所采取的先申请原则的固有缺陷，以平衡专利权人和先用者的利益。最后，二者的适用条件不同。相对而言，先用权抗辩的证明责任要求更高，需证明“在先”“相同”“原有范围”“必要准备”等要件。而现有技术抗辩无需受到在先使用和原有范围的限制，即使抗辩者是在专利权人申请后才制造，也能提出抗辩，且一旦抗辩成功，超出原有范围的制造也是被允许的。由于先用权抗辩的成立更难，司法实践中，被告同时提出该两种抗辩时，先用权抗辩一般仅起兜底作用。先用权抗辩与合法来源抗辩的区别合法来源抗辩和先用权抗辩均需证明其合法性和独立性，但二者仍有较大不同。首先，二者的抗辩主体不同。如前文所述，主张先用权抗辩的主体是制造者，而提出合法来源抗辩的主体则是使用者或销售者。其次，二者的存在原因不同。合法来源抗辩主要是为保护双方交易的安全性而设立的，这种抗辩方式并不否认侵权行为，只是希望能够免除赔偿，减轻财务负担。而先用权抗辩的设立如前文所述，是为了弥补我国所采取的先申请原则的固有缺陷，一旦成立先用权抗辩，只要先用权人在原有范围内继续制造，便不再认定为侵权行为。最后，二者成立抗辩的法律后果也不同。一旦认定构成先用权抗辩，先用权人便不再构成侵权，无需承担任何责任。而即使成立合法来源抗辩，抗辩者仍无法免除停止侵权的责任。(三)专利先用权的意义弥补先申请原则的不足我国所实行的专利先申请制有一定的弊端。由于谁先提出就授予谁，发明创造者往往不顾技术是否成熟就急于申请专利，这既造成了专利申请权的滥用，又无形中增加了专利局审查人员的工作量，使得真正优秀的专利无法得到专利法的有效保护。而先用权抗辩在一定程度上可以弥补先申请原则的弊端。正如知识产权出版社出版的新专利法详解中写道，先用权制度的设立，能够在一定程度上减专题聚焦 楚天法治 少对后申请但先完成发明创造的人的不公平。防止专利权滥用专利制度是为保护发明人的技术成果而设立的，但我们不能顾此失彼，忽略其他人的正当权益。实践中，部分专利权人不仅不使用自己所申请的专利还禁止他人使用，这不符合我国专利法的立法初衷，严重损害了先用权人的合法权益，不利于新技术的开发和社会科学技术的发展。为限制具有垄断性的专利权，我国规定了先用权制度。这一方面有利于防止专利权的滥用，另一方面也可以促进新兴专利技术的开发利用。平衡先用权人和专利人的利益专利权人往往认为其已取得了专利权，先用权人的行为严重影响了其专利的独占性，损害其合法利益。而先用权人往往亦对被诉侵权产品投入了许多财力、精力，若一刀切地直接将其先用行为认定为侵权，会导致先用权人遭到极大损失，有违公平原则。先用权制度的确立，一方面保护了先用权人的合法权益，弥补了先申请制的弊端；另一方面，该制度也将先用权人的使用范围限制在原有范围内，使其不至于过于损害专利权人的利益，平衡了双方利益。此外，先用权制度的确立，还有助于减少专利权人与先用权人之间的纠纷，节约司法资源。二、司法实践中专利先用权抗辩案件主要争议点辨析我国专利法第七十五条规定了先用权抗辩的前提要件、时间要件、使用要件和原有范围要件。但立足于司法实践，专利侵权诉讼中有关先用权抗辩的问题不断增加，原因主要是现行法律对相关概念的界定仍存在争议。通过北大法宝网查询到直接或间接涉及专利先用权抗辩的相关案例两千余例，但最终抗辩成 功的 极 少。近十 年的 有效 案 例中，支持先用权抗辩的案例不足。但相较于前一个十年，先用权支持率同比增长已超过了 。综合相关案例库可以发现，先用权抗辩案例中争议焦点主要集中于“制造相同或等同产品、使用相同或等同方法”和“必要准备”两点，占比超过。此外，“先用技术来源”及“原有范围”的界定也存在较大争议。因此，下文将对上述争议进行辨析。(一)关于“相同产品、相同方法”的辨析“相同产品、相同方法”的认定及辨析在专利侵权诉讼中极为重要。学术界对于“相同”是否应当包含“等同”，有着不同的看法。朱佳丹、文希凯等学者支持将先用权抗辩的成立要件严格限制为完全相同，认为“判断相同的标准应与权利要求中的必要技术特征完全一致。”而孙明飞、黄军等学者则支持将等同纳入成立先用权抗辩的范围，认为，“产品或方法的等同、类似等情形亦可成立先用权抗辩。”最高人民法院在北京英特莱公司与深圳蓝盾公司的侵害发明权纠纷案中，明确相同应包含等同的情形，指出“相同产品是指具有与涉案专利相同或等同技术特征的产品”。域外方面，日本采取的也不是绝对相同的原则。这就能从侧面反映将等同包含在相同的范围内，有一定的合理性和可行性。结合国内外相关学者及司法案例的观点，对“相同”的理解不应过于机械死板，在各案中，应结合案件的具体情况进行具体分析，以是否落入专利权人的保护范围为最终判断标准。(二)关于“先用技术来源”的辨析关于先用权的技术来源问题，专利法并未作出明确限制，但根据司法解释的规定，该技术来源须合法。实践中，先用技术的合法来源一般包括两种：一种是先用权人独立自主的发明。这种方式属于专利先用权的技术来源毫无争议。另一种是从专利权人或第三人处获得的技术。这种方式能否成为专利先用权的技术来源，理论界存在较大争议。尹新天等学者支持将从专利权人或第三人处获得的技术纳入专利先用权的技术来源，认为“直接或间接从专利申请人处获得的技术，可以成立先用权。”程永顺等人则反对该观点，认为“从专利权人处获取的技术，不能成立专利先用权。”域外方面，德国专利法认为只要符合条件，从专利权人处获取的技术也可以成立专利先用权。日本则反对该做法，坚持认为从专利权人处获得的技术，不享有专利先用权。综合上述观点与各国立法，由于我国对新颖性的宽限期的规定比较严格，与德国相似，故对于该问题，笔者认为对于该争议，我国持肯定意见较为合适。(三)关于“必要准备”的辨析对于“必要准备”，学界的争议主要集中“必要”的程度上。最高法的司法解释认为，只要完成了主要的技术图纸或是准备了所需的必要设备，就应视为做好了必要准备。谭启平等人支持这种较为宽松的标准，认为只要有刊载广告、购买设备等行为之一，就应视为做好了“必要准备”。此外，学术界针对必要准备的成立要件，还有二要件说和更为严格的三要件说两种学说。二要件说作为目前学界的主流观点，认为只有物质和生产要件同时具备，才能认定为做好了“必要准备”。而三要件说则更为严苛，除须满足上述二要件说的条件外，还须完成样品试制。且该“试制”必须是已经做好，而非做好准备。综合上述学者观点，结合我国实际，当下应采纳二要件说较为适宜。(四)关于“原有范围”的辨析关于原有范围的界定，学界及我国司法解释普遍支持的是原有范围应当量化的观点，汤宗舜等学者认为，“原有范围应不高于其专利申请日前的产量。”陈美章、郑成思等人专题聚焦 楚天法治 则持不同意见，认为“量化的标准有违民法的公平原则，原有范围指的应该是申请日时，先用权人继续利用原有设备所达到的生产水平。”域外亦不支持该标准，德、日等国普遍则采取范围标准，认为原有范围只要限制在目的事业范围之中即可。我国学者徐中强、吴 胜华 等 学者 也认 可范 围 标准，认为“原有范围不仅包括申请日时的实际产量，也应包括其能力能够达到的预期产量。”结合上述观点及最高法的最新判例，今后应对定量的标准进行宽松解释，在不违背市场规律的前提下，适当地扩展原有产品的范围。三、我国专利先用权抗辩制度的优化建议近年来，科技创新理论成果对知识产权保护提出了新要求，保护科技创新的成果，保障专利权人的合法权益，在创新发展和知识产权保护逐渐发展的当下十分重要。然而，随着国际竞争的愈演愈烈，现行专利先用权制度相同产品的范围过于局限、技术来源缺乏明确规定、必要准备的界定存在分歧、原有范围界定不尽合理等问题逐渐凸显。下文将根据上述问题，尝试为我国专利先用权制度提出建议。(一)明确相同的范围参考前述学者观点及国内外的立法情况，并加以结合我国实际，不能机械死板地定义“相同”，而应将等同纳入其中。将相同定义为完全一致显然属于限制解释，极不合理且违背专利法中先用权制度设立的初衷。先用权成立条件中的“相同产品”应当理解为“相同或相似的产品”。“相同”一词，强调的设计方案、外观设计的相同或相似，而非名称或者型号的完全相同。司法实践中，即使技术方案的外在形态不同，但只要拥有相同或相似的特征，也应当认定为“相同产品”。目前，我国法律和司法解释尚未对该问题进行硬性规定，为完善现有制度，减少司法适用的差异，建议可以将“相同产品”这一概念，更进一步解释为“相同或等同产品”，采纳“相同或实质性相同”的观点。(二)明确对先用技术来源的规定针对先用技术的来源问题，参考上述学者观点及国内外立法情况，笔者认为在先使用人的技术来源既可以是申请日前自己独立研究发现的，也可以是通过合法方式从专利权人或第三人处合法获得的。一方面，技术来源的判定标准是由宽限期长度所决定的。我国采取的是个月的狭义新颖性的宽限期制度，因此，只要先用权人获得技术的行为是合法的，都应当认为其符合来源要件。另一方面，既然认可从专利权人或第三人处获得技术，那么就应当能够引进善意取得制度对其加以限制，即要求先用权人取得该技术时主观上系处于善意状态。为统一我国技术来源要件的标准，减少同案不同判的现象，建议增加“通过合法善意的方式从专利申请人或第三人处获得”这一技术来源的规定，以统一认定标准，维护司法公正。(三)细化必要准备的认定标准参考上文学者观点及国内外相关情况，关于“必要准备”的认定，建议将专利法中相关规定修改为学界主流的“二要件”标准，即规定只有物质和生产要件同时具备，才能认定为做好了“必要准备”。此外，司法实践中，还应对以下几点进行明确规定：一是明确在先使用人应具有的主观心态。即主观上在先使用人应明确知晓其技术产品的特征，并制定相应的生产计划。二是明确在先使用人应满足物质生产的客观要件。即达到一定规模，具有批量生产的能力。三是明确该必要准备应是实质性的。具体而言，可以通过人力、物力、财力及时间的投入来判断。应注意相关证据应具有关联性，即需具有直接证据及其他相关辅助证据，方能认定其构成实质性准备。综上，建议将必要标准细化为需要物质条件和生产条件二者同时具备，并符合相应的实质性标准，方能认定为做好了必要准备。(四)改进原有范围的认定我国法律从量化的角度对其判断标准予以了规定，但司法实践中，同案不同判等现象时有发生，法律的权威性受到了威胁。结合上文学界观点及国内外立法状况，笔者认为不应量化标准限定原有范围，将原有范围限定于原有的生产经营范围内。一方面，在立法上，规定先用权是为了鼓励生产，而限制“原有范围”违背立法初衷。另一方面，从生产经营与规模来看，如果先用权人并未超出登记的经营业务范围扩大生产规模，就应是合法的。综上，量化标准不利于“原有范围”的认定，应以原有的生产经营范围作为“原有范围”的判定标准。参考文献:郜一迪专利先用权抗辩成立条件研究D石家庄:河北师范大学,文希凯专利法释义M北京:专利文献出版社,:孙明飞,黄军先用权抗辩中“相同产品”的认定 涉及一种制瓷球土专利侵权纠纷案评析J科技与法律,():作者简介:唐晓芸(),女,汉族,江苏苏州人,硕士研究生,研究方向:知识产权.