外观设计专利侵权判定中的若干问题探讨.doc

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------

外观设计专利侵权判定中的若干问题探讨

随着知识经济的迅速发展，人们的知识产权尤其是专利意识显著增强，专利战略在参与市场竞争中的作用日益突出，外观设计专利侵权纠纷案件越来越多，但由于我国现行法律对外观设计专利侵权如何判定规定的很少，给外观设计专利侵权判定带来了一定的困难。笔者从事知识产权行政执法工作以及专利维权法律工作多年，本文结合工作实际就如何判定外观设计专利侵权进行粗浅的探讨。
一、外观设计专利权保护范围的确定
确定外观设计专利权的保护范围是外观设计专利侵权判定比对时的首要工作。关于确定外观设计专利权的保护范围我国专利法有专门的规定即“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或照片中的该外观设计专利产品为准。” 但这条规定过于原则，实际上图片或照片中的内容并不一定都受法律保护，图片或照片中的内容到底哪些受法律保护哪些不受法律保护，是非常值得探讨的。
（一）如何排除公知在先设计内容
外观设计专利申请文件中的图片或照片中的内容是侵权判定比对时的依据，如果图片或照片中有公知在先设计内容，那么公知在先设计内容就不受法律保护。我国的绝大部分外观设计专利都是在已有外观设计的基础上改进的，虽然专利法条文中并未规定在进行外观设计专利侵权判定时，必须排除专利图片或照片中的公知在先设计部分，但是，公知在先设计不是专利权人的智力成果，其属于社会公众的共同财富，已经处于社会公众欲得知就能得知的公开状态，如果将这些公知在先设计也包括在专利权人的权利范围内，对公众来说是不公平的，也会严重阻碍科学技术的进步和创新。所以，为保护社会公众的利益，确定外观设计专利权的保护范围时，应当首先区分出公知在先设计部分和具有独创性的部分，将公知在先设计部分排除在专利权的保护范围之外。在外观设计专利侵权判定中，被控侵权人可以利用公知在先设计进行抗辩，即主张被控侵权产品使用的是公知在先设计的设计方案或者与公知在先设计方案更为接近。如何排除公知在先设计内容呢？笔者认为可这样具体操作：审理人员应询问权利人其专利中所包含的创新点，如被控侵权人能举证证明权利人主张的创新点中有公知在先设计部分，就要从权利人主张的创新点中排除该部分，以权利人主张的创新点的剩余部分与被控侵权物进行侵权比对；如被控侵权人没有举证或能举证但不能证明权利人主张的创新点中有公知在先设计部分，则应以权利人主张的创新点与被控侵权物进行侵权比对，对权利人未主张为创新点的部分和被控侵权人所举证据足以证明不是创新的部分，可以认定为公知在先设计而予以排除。
（二）如何排除功能性的外观设计的内容
在知识产权法律制度中有这么一个理念，即由内容所决定的形式或表达是惟一的，则这种形式或表达不受法律保护。这种理念反映在外观设计专利制度中就是由技术功能本身所决定的形状、结构等外观必须如此、是惟一的，则该形状、结构等外观不受专利法保护。如汽车的轮胎是圆形的，但这种圆形是轮胎的功能所决定的，这种圆形任何时候都不受专利法保护。由于外观设计是关于产品外表的具有装饰性或艺术性的设计，设立外观设计专利制度的目的就是保护产品外观的装饰性或艺术性。因此，在确定外观设计专利的保护范围时，应注意区分哪些是因产品的功能而决定的外观特点，哪些是为产品的美观而设计的部分，从而排除由产品的技术功能特征所决定的而不是为产品外观产生美感而设计的内容。也就是说，对于那些为了实现产品的技术功能所能采用的惟一外观设计，应当排除在外观设计专利权的保护范围之外。需注意的是，如果一种产品的外观设计同时具有装饰性和功能性的特征，则不应将其排除在专利权的保护范围之外。在具体实践中，被控侵权人如主张设计内容是技术功能所决定而必须采取的惟一设计可以从技术角度说明或提供专家证明，而权利人如反对则可以从技术角度说明、提供专家证明或提供具体的反证，权利人提供反证即提供同类的产品还存在其他的外观，这时，审理人员须注意的是权利人提供反证的这个产品其功能、效果必须与专利产品相同，防止实践中有人为规避侵权而进行的变劣发明。
（三）排除非外观设计的内容
外观设计专利保护的是产品的“外观”而不是“内观”，外观是能够被观察者从外部直接感知的产品的外表部分，对产品的内部形状、图案，消费者一般看不见也不会予以注意，其不具有产品外表上的美感，因此不属于专利法及其实施细则所指的外观设计。同样，其他非外观设计要素，如产品的尺寸大小、所用材料等，因不具有外表上的美感，也应排除在外观设计专利权的保护范围之外。笔者代理的也是苏州中级人民法院受理的第一起专利侵权纠纷案件中，被控侵权人提出了被控侵权产品与原告专利有二十三处不同，但被控侵权人提的绝大数是产品“内观”不同、大小不同等，最后，苏州中级人民法院仍然认定被控侵权人侵权成立。另外产品外观上附有的商标、厂址等因素也不是侵权判定中考虑的因素
二、关于认定产品是否同类的标准问题
判断产品外观设计是否侵权，其前提条件是被控侵权产品与专利产品应是相同或相似产品，只有属于相同或相似产品，才能进行侵权判定，否则不能认定侵权成立。因此，如何判定是否属于同类产品，成为外观设计专利侵权判定中的一个关键问题。实践中，有两种值得商榷的观点：一是单纯按照《国际外观设计分类表》作为依据；二是不考虑《国际外观设计分类表》中有关产品分类的依据，而依照产品的性能、用途、原料、形状以及消费渠道等综合因素来判断。笔者认为，第一个观点的好处是专利侵权审判中的认定标准方便、简单、易行，同时也使侵权判定的标准与授权审查的标准保持了完全的一致；其坏处是不合理的改变了外观设计专利权的保护范围，不利于制止仿制和混淆等侵权行为，有时对公众造成不公平，造成这种弊端的根源是有些产品可以同时归为不同的类别、有些实质上的同类产品而《国际外观设计分类表》却归为不同的类别。因此在认定是否属于同类产品时，不应仅仅依据《国际外观设计分类表》。第二种观点是撇开《国际外观设计分类表》来认定产品是否属于同类，在有些时候确能公平的维护各方利益，但其任意性和主观性也太强，割裂了专利授权审查标准与专利侵权判定标准之间的联系，会在一定程度上损害专利的稳定性，容易不适当的扩大专利的禁止权的效力范围，损害社会公众的利益。因此，笔者主张在认定是否属于同类产品时，首先应当参照《国际外观设计分类表》，尽可能保持专利侵权判断与专利授权标准的一致性。其次，在认定是否属于同类产品时，还应当依照产品的性能、用途以及是否会引起普通消费者对产品的混淆和产品的生产者之间是否会形成竞争关系等因素综合考虑分析，如果使普通消费者产生了混淆，生产者之间会形成竞争关系，那么就应当认定为同类产品。笔者2018年5月代理了一起外观设计专利侵权纠纷案件，原告以被告生产的户外配电箱侵犯自己的户外配电箱外观设计为由控告，但被告以在原告专利申请日以前通讯部门就有相同外观的产品为由进行抗辩，而原告以通讯部门的该产品按照《国际外观设计分类表》的规定与本案产品不同类为由进行反驳，被告能否以按照《国际外观设计分类表》与本案产品不同类的产品进行已有公知技术抗辩呢？根据以上分析并且根据通讯部门的该产品与户外配电箱性能、用途、产品混淆、竞争关系等因素综合分析，原告以移动通讯部门的该产品按照《国际外观设计分类表》的规定与本案产品不同类进行反驳是不能成立的。
三、关于相似设计的判定标准问题

如何判断外观设计构成相似？在实践中有不同的做法：一是根据整体来认定。只要被控侵权的设计在整体上与外观设计专利近似，就可认定为相似设计。二是根据设计要部来认定。由于只有设计要部才凝聚了专利权人的智力劳动，因此在判断是否相同或近似时，只需进行设计要部的比较。笔者认为，由于外观设计是依靠整体上的美感来吸引消费者注意的，这就要求在比较两件外观设计是否相似时要从外观设计的整体上进行全面比较，而不能只进行局部比较；同时，绝大部分外观设计是在已公开的设计的基础上附加新的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合或者进行部分改动后完成的，而这部分改动体现了专利权人的独创性劳动，也是使专利申请具有新颖性并区别于其他外观设计的关键点。如果只比较整体，或者只进行设计要部比较，要么忽视了外观设计专利的创新部分，要么忽视了外观设计在整体上的效应，都显得过于片面。因此，在判断被控侵权的外观设计与外观设计专利是否相似时，应当采用“整体比较、重点观察、综合判断”的判断方法。 ．
在采用“整体比较、重点观察、综合判断”的方法来认定是否相似
时，首先要从整体上比较。如果被控侵权产品在整体上与外观设计专利相似，就可以认定为相似；当在整体比较上有差异时，才进行重点观察。但整体比较与重点观察的结论应当是一致而不是互相矛盾的。“重点”是指设计要部，设计要部就是产品中容易引起一般消费者注意的部位。笔者认为：(1)由于外观设计是依靠消费者的注意力来吸引消费者的，因此，设计要部必然是外观设计中最能吸引普通消费者注意的部分，判断“最能吸引普通消费者注意”可结合产品的使用状态、在先的同类或者相近类产品的外观设计状况以及美感等加以确定。(2)对设计要部的确定还必须考虑其有独创性，这样才能将外观设计专利区别于已有设计。 (3)应当注意的是，专利申请时提交的简要说明中的设计要点可以帮助确定设计要部，但其中的全部内容并不一定就是设计要部。（4）从设计要部考虑被控侵权产品与外观设计专利是否相似时，应当考虑要部在整个产品外观中占的比例及起的作用，如果要部是产品外观的主要部分，只要设计要部相似，就可以认为构成相似。但如果要部在产品外观中占的比例很小，不足以影响产品的整个外观时，虽然设计要部近似，但产品的整个外观并不足以引起混淆或误认，也不能认定被控侵权产品与外观设计相近似。
四、关于自由公知设计抗辩问题
自由公知设计抗辩是指被控侵权人以其被控侵权产品是使用或更接近于自由公知设计而不构成对外观设计专利侵权的一种抗辩。由于我国法律及相关的司法解释对此未作明确规定，实践中对能否运用自由公知设计抗辩以及自由公知设计抗辩的掌握尺度存在一定的争议。笔者认为，实践中适用自由公知设计抗辩对于平衡专利权人和社会公众利益、减少诉争和提高诉讼效率有很大的作用，但在适用该原则时，应当注意以下问题：
（一）关于被控侵权人对专利的新颖性提出的抗辩。被控侵权人在案件中经常提出新颖性抗辩，认为权利人的专利权实际上是自由公知设计，缺乏新颖性，应属无效专利。其实，这种抗辩实际上并不是自由公知设计抗辩，因为自由公知设计抗辩是认为其使用的系自由公知设计，而非针对专利效力本身提出质疑。笔者认为，审理人员应当在侵权判定中坚持专利权有效原则，不对专利性进行评价。对于被控侵权人提出新颖性抗辩的，审理人员应当向当事人释明关于专利权无效的新颖性抗辩应当通过专利复审无效程序来解决，并告知其如不通过无效程序解决的后果。被控侵权人坚持不向专利复审委员会提出无效宣告请求的，对其新颖性抗辩不予支持。被控侵权人向专利复审委员会提出无效宣告请求并提交有关证明，审理人员可决定案件中止审理。
（二）当被控侵权人以自由公知设计进行抗辩时，应当遵循以下步骤和方法进行处理：第一，应当将被控侵权设计与自由公知设计进行比较，而不应对比被控侵权设计与外观设计专利是否相同或相似。如果比较的结果是两者完全相同，则表明被控侵权人使用的是在专利申请日前或优先权日之前的自由公知设计，即使被控侵权设计与外观设计专利完全一致，也应当认定自由公知设计抗辩成立，被控侵权人不构成侵权。第二，当被控侵权设计与自由公知设计明显不相同或相似时，人民法院应就被控侵权设计与外观设计专利进行比对，以判断其是否构成侵权。第三，当被控侵权设计与外观设计专利、自由公知设计的相似性较难判断时，可以将被控侵权设计与自由公知设计和外观设计进行比较，以确定被控侵权设计是更靠近自由公知设计，还是更靠近外观设计专利，并视具体情况处理：如果被控侵权设计与自由公知设计更靠近，则可以认定自由公知设计抗辩成立；如果被控侵权设计与专利外观设计专利更靠近，则可以认定被控侵权人自由公知设计抗辩不成立，构成侵权。
（三）、关于在先专利抗辩问题。在实践中，对于自由公知设计是否包括第三人的在先专利一直有争议。第一种观点认为，第三人的在先专利可以作为自由公知设计抗辩的依据。第二种观点则认为，自由公知设计抗辩是为了谋求实现专利权人与社会公众利益的平衡而允许采用的一种抗辩手段，如果同意被控侵权人的抗辩主张，就等于认可其未经许可而实施第三人的在先专利，不符合公正的要求，因此，可作为自由公知设计抗辩依据的外观设计必须是在专利申请日之前公众可自由使用的公知设计，应当排除他人的在先外观设计专利。笔者赞同第二种观点，但同时认为，在一定条件下，其可以作为一种单独的抗辩手段，在认定被控侵权人的这种在先专利抗辩是否成立时，应当根据不同的情况分别对待：(1)被控侵权人使用的外观设计虽是他人的在先专利，但如果他人的在先外观设计专利与原告的外观设计专利既不相同也不相似，应当认定被控侵权人的抗辩成立，不构成专利侵权；(2)权利人拥有的专利属重复授权的情形。如果在先专利权人与重复授权专利权人发生纠纷时，则重复授权的专利权人虽拥有专利权，但其仍构成对在先专利权人的侵权。如果重复授权的专利权人控告第三人侵犯其专利权时，被控侵权人能否以该专利属重复授权为由，以其实施的系在先专利作为抗辩理由呢？笔者认为，根据专利权有效原则，不能认定被告的抗辩理由成立。因此，重复授权专利权人在对在先专利权人的诉讼中虽会败诉，但其在对未享有在先专利权而实施专利的被控侵权人的诉讼中则能胜诉。
总之，外观设计专利侵权判定是一项技术性、法律性很强的工作，判断过程中既要掌握好各项原则，又要运用好各种方法，只有这样，才能使判断结论客观、公正、合理。
作者简介：张廷栓.（1976.5）.男.汉族.山东济宁市人，中共济宁市委党校法学教研部副主任，山东文思达律师事务所知识产权兼职律师，主要研究方向：知识产权法。
------------------已发表于《辽宁行政学院学报》2018年第10期

光阴荏苒，岁月从指间悄悄流逝，面对过往的青春，绚丽的梦在心中沉淀，七彩的故事在划过心田，成长留下最清晰的印记。回眸年华的远徉与青春季节的轮回，几多思索，几多感悟，在心间旖旎成一处风景，在岁月的河流中，我慢慢欣赏。今天，在这里我希望能与大家一起分享我的思考，我的感悟，更希望能带给大家一些收获！

不知何时，耳中充满喧嚣，再也听不到爱的声音；不知何时，双眼被阴霾蒙蔽，在也看不到美丽的景致；不只何时，心中充斥悲愤，感觉不到善良的存在；我像一个受伤的小鸟，心中充满痛楚，却不知怎样疗伤；我像一个迷失方向的孩子，心中满是绝望，走在漆黑的夜。时间滴答滴答，岁月从耳边走过。哭过，笑过；笑慰着生活的给与，承纳着命运的色彩纷成。经历了年轻的懵懂，收获着成熟的心路里程。不知何时，喧嚣渐渐退去，阴霾悄悄退去，悲愤化为宁静，直到那不经意的一天，我发现一切都不曾改变，唯一改变的是自己的心。时间给我换了一颗懂得感恩的心！

带着感恩的心去聆听，所有的喧嚣退去，爱的声音在心中回响；习惯了爱萦绕的感觉。一切都变成空气，看不到默默爱我的人，听不到幸福在耳边的吟唱，永远保持眺望的姿态，寻找天空中清远的梦。追逐中，我满是辛酸。以为所有的幸福都离我远去。当乘上火车，当熟悉的风景慢慢向身后退去，当站台上熟悉的身影最后化成一个小点……顿时，所有的空气被抽去，我像跃出水面回不到大海的鱼儿，一切挣扎都变成徒劳。那一刻，我明白：爱不曾远去。只是我们习惯占有，习惯了享受，忘记了怀有一颗感恩的心，去感谢那给我生命的人，那给我温暖给我关怀的人，那爱我胜过爱自己的人。就在那一刻，我学会了用感恩的心去听那爱的声音，去体会那爱的温暖；就在那一刻，我学会了在感谢的同时去给予，去付出，去关心：妈妈，天凉，注意保暖。爸爸，忙碌之余多多休息。奶奶，注意身体。感恩的心带给我一份踏实的幸福，我不会再眺望那水中的花朵。因为，一颗感恩的心让我找到最真的幸福！一颗感恩的心让我抓住生命的寄托，领悟血脉相承的真谛！

带着感恩的心去观望，所有的阴霾散尽，美丽的景致填满双眼。两年前去特殊学校的经历，永远刻骨铭心。忘不了那天真的面庞，忘不了那憧憬的声音，更忘不了那双美丽却无神的眼睛。当被一个可爱的小盲女拉着手，满是向往的问我：姐姐，天空真的是湛蓝的吗？湛蓝又是什么样子的时候，我的心被那天真，被那憧憬重重敲击。我的双眼吟满泪水。那一刻，我从心里感激上天给我一个健全的身躯，让我看到五彩的世界。从那时起，我的双眼不再紧盯失去的的现象，心中不知不觉中，心在感恩中沉淀，悲愤散尽，换来宁静。在沉淀中，感谢困难，是困难让我更加有斗志，感谢坎坷，坎坷教会了我坚持，感谢失败，失败带给我成长。每一段曲折的路都让我更接近生命的真谛。在宁静中，感谢身边的朋友们，是你们让我体会到友谊的芬芳，感谢我的老师，是你们带我在知识的海洋中畅游，带我寻找到生命中最真最纯的意义。感谢生命带我在这世上体味缤纷，感味生活当耳旁不在喧嚣，当眼睛不在迷茫，当心不再悲愤，让我们沉淀下来，用一颗感恩的心去生活，用感恩的心去发现，去探索，去品位生命中的至真至纯！感谢生活，在时间还没有完全流逝得无影无踪的时候，教会了我用感恩的心去生活！

市纠风办：
开发区管委会在接到你办关于要求收看“全国纠风办主任系列访谈”的通知后，组织下属各部门有关人员特别是涉企服务人员３０人，于８月２０日上午１０时至１１时３０分，收看了省纪委常委、监察厅副厅长、省政府纠风办副主任施彩华做客人民网，就“完善服务，改进作风，为企业发展营造良好环境”接受记者的采访的内容。
施彩华主任详细介绍了金融危机以来，我省各级纠风组织开展为企业服务的系列活动，具体做法、取得的成效、以及存在的问题。
开发区干部职工收看后，特别有感触。因为服务企业是我们的重要工作，去年以来开发区深入扎实地开展了服务企业“百日活动”和“企业服务年”活动。一是落实为企业解难工作，主要内容为配合做好市“千名干部进企业”活动，开发区副处级以上领导和企业助理按要求做好联系企业工作，积极营造合力扶工氛围。对企业反映问题和干部收集情况进行登记分类，提出工作要求，落实到开发区有关部门和具体人员，跟踪督办，限期解决。今年在建、新投产的企业，安排20名管委会中层干部，与企业结对联系，帮助企业解决所面临的问题，做好促建促产工作。对企业反映的问题和困难，属职责范围内的，应当马上受理，在承诺时间内给予协调办理。职责之外的，应带回交给领导小组办公室，统一登记后由领导小组办公室交办。二是落实各项减负工作，主要内容为争取零收费尽快到位，按照审批快速通、行政事业零收费的要求，进一步做好零收费政策的衔接沟通工作，争取市政府通过，并尽快落实到位。争取市场化项目低收费，积极收集和反映企业需求，及时掌握周边地区政策，做好市场化涉企收费项目的政策衔接工作。要争取引进竞争机制，加快形成良性竞争局面，通过市场化竞争来降低收费。要协同做好政府监管工作，对市场竞争中具有欺诈性质的行为，积极予以打击。具有垄断性质的市场性收费项目，在充分调查基础上，按照不高于周边地区的原则，认真研究对策，做好降低收费的协调争取工作。争取行政处罚低标准，企业的违法违规行为，衔接有关部门，探索试行处罚预警制和进企业检查申报制。除有关国家安全、公共安全、人身健康、生命财产安全等事项的违法行为外，按照“就小不就大，就低不就高”的原则，协调相关部门，科学设置行政处罚程序和幅度。三是落实有关帮扶措施，主要内容为做好政策帮扶工作，开展有关涉企政策宣传手册的编印发放和解释引导工作，进一步加强中央、省、市最近出台的系列扶持企业政策的宣传，并根据形势变化和发展需要，及时研究制定新的扶持政策。做好金融帮扶工作，继续做好企业在建工程抵押的联系工作，放宽对企业的限制条件，力争让正常生产的企业，能通过在建工程抵押，争取到生产资金。继续做好土地承诺回购工作，根据形势需要，适时提高调整承诺回购价格。对于发展潜力好的企业，支持其自行与银行协商，确定承诺回购价格。继续做好企业的竣工验收及两证办理工作，帮助企业协调解决存在的问题，规范完善验收流程。加强金融机构与开发区企业的联系，适时举办银企洽谈会，优化融资环境。做好信息帮扶工作，积极组织开展各项培训教育活动，加强企业人才培训，帮助企业掌握信息，更新知识，增强信心。建立企业与开发区即时交流的网络服务平台，加强企业与开发区之间的信息沟通，扎实做好经济运行分析和监测工作，并及时发布上级新政策、宏观经济走势、经济运行情况等信息，为企业决策提供依据。建立企业用工信息收集平台，做好企业用工信息发布工作，努力降低企业用工成本。建立闲置厂房的信息收集与发布系统，通过合适方式在发达地区公布信息，使闲置厂房尽快产生效益。建立阶段性土地出让和招商信息发布平台，拓宽招商渠道，提高招商质量。做好科技帮扶工作，加强与大专院校的联系，借住外力推动科技进步。加强与高校合作，调查企业技术需求，帮助企业解决技术难题，争取科技资金扶持，同时推动信息互通、成果转化，促进产学研合作。指导和督促合成革行业协会做好专利信息库的建设工作，帮助企业了解行业发展的最新信息，加强共性技术难题的攻关，加快形成解决共性难题的有效机制。
自开展企业服务年以来，开发区开展了以下几项特色工作，为企业排忧解难：一是联合经贸委，在水阁工业区新旭合成革内举办《百姓热线》，市纪委、监察局和市效能办、纠风办带领24个涉工职能部门走进企业，接待企业主及务工人员，受理咨询投诉，解决实际问题，当天共接待企业咨询、投诉87件（条），其中当场答复咨询32件，当场解决处理投诉问题9件，带回进一步研究、交办责任部门办理并办理完结的21件，各部门共发放宣传资料1000多份。二是邀请市经贸委、质监局及开发区财政局等有关领导和专家，给区内300多家企业负责人或负责政府补助资金申报的人员上了一堂如何包装项目，申报工业企业政府补助资金的培训课。三是配合市里做好千名干部联系企业工作，并进一步组织区属各部门负责人联系，收集企业反映问题19件，以交办单形式落实责任部门办理。
观看了施彩华主任的谈话内容后，大家对今后围绕大局开展服务企业工作，目标更明确，信心更足，服务理念要更加落实。大家一致认为企业是开发区的活力之源，是开发区的根本所在。最穷不能穷发展，最苦不能苦企业。促进发展我们有责任，服务企业我们有义务。企业有需求，我们有服务。我们要围绕“帮企业获利、助企业成功”，切实做好全方位、经常性服务。尤其在企业普遍困难的时候，更要叫响“在丽水经济开发区没有企业家办不成的事”这个口号，真正把服务企业体现在理念上，落实在行动上，把开发区打造成为“效率最高、服务最好、环境最优、成本最低”的区域。

15 / 16