关于专利授权确权程序中权利要求用语解释的研究探讨.pdf

-42-学术探讨Academic Discussion PATENT AGENCY专 利 代 理关于专利授权确权程序中权利要求用语解释的研究探讨陆 磊（博睿律师事务所，上海 200120）摘 要：为确定权利要求保护的范围，需要对权利要求进行解释。在专利授权和确权的程序中，可以适用“最大合理解释原则”来解释权利要求中的用语，其中，“合理解释”为“最大解释”的前提；在专利文件没有特别限定或特别限定不清楚，以及所属技术领域没有通常含义时，可以适用“最大合理解释原则”。对于功能性特征，由于专利文件未清楚而全面地界定，并且所属技术领域也没有通常含义，因而可以适用“最大合理解释原则”。关键词：专利；权利要求；最大合理解释；功能性特征；解释的时机中图分类号：D923.42文献标识码：A关于专利保护的范围，我国专利法有相关规定。具体而言，专利法的第三章涉及专利申请的授权程序，其第 26 条第 4 款规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围；第七章涉及专利获得权利后的保护程序，其第 64 条规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。以上二条基于专利申请和保护的不同视角，都在阐释权利要求书和说明书（含附图）这二者之间的关系，即，无论在专利的授权还是确权和侵权程序，均需要依据说明书清楚地界定权利要求所描述的范围。例如，北京市高级人民法院在纳幕尔杜邦与国家知识产权局专利复审委员会二审行政判决书中认为，“尽管 2001 年专利法第五十六条第一款关于说明书及附图可以用于解释权利要求的规定位于第七章专利权的保护中，但是，这一规定当然应当类推适用于专利授权确权程序中”。在专利授权和确权的程序中，如何基于说明书解释权利要求，在说明书无法解释时如何理解权利要求，司法实践中有很多有益的探索。一、“最大合理解释原则”的渊源在专利授权和确权的程序中，可以适用“最大合理解释原则”。其最先由最高人民法院于 2015年在李晓乐与国家知识产权局专利复审委员会行政裁决申诉行政判决书（以下简称 2015 行政判决书）中提出。2015 行政判决书认为，“通常情况下，在专利授权确权程序中，对权利要求的解释采取最大合理解释原则，即基于权利要求的文字记载，结合对说明书的理解，对权利要求作出最广义的合理解释。如果说明书未对权利要求用语的含义作出特 参见（2016）京行终 5347 号判决书。参见（2014）行提字第 17 号判决书。Academic Discussion学术探讨-43-PATENT AGENCY专 利 代 理别界定，原则上应采取本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书和附图之后对该术语所能理解的通常含义，尽量避免利用说明书或者审查档案对该术语作不适当的限制，以便对权利要求是否符合授权条件和效力问题作出更清晰的结论，从而促使申请人修改和完善专利申请文件，提高专利授权确权质量”。即，在适用“最大合理解释原则”时，首先基于说明书对权利要求作出最广义的合理解释（以下简称“第一步”）；若无法解释，则基于本领域普通技术人员对权利要求书、说明书和附图（以下简称专利文件）所能理解的通常含义进行界定（以下简称“第二步”）。但是，该判决书中并未进一步说明，本领域普通技术人员无法基于专利文件知悉通常含义时该如何操作。于 2020 年施行的最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）（以下简称专利授权确权司法规定）对在专利授权、确权程序中权利要求如何解释进行了规范。其中，第 2 条第 1 款规定“人民法院应当以所属技术领域的技术人员在阅读专利文件后所理解的通常含义，界定权利要求的用语。权利要求的用语在说明书及附图中有明确定义或者说明的，按照其界定”；第 2 条第 2 款规定“依照前款规定不能界定的，可以结合所属技术领域的技术人员通常采用的技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技术标准等界定”。该第 2 条第 1 款涵盖了 2015 行政判决书中“第一步”“第二步”的内容，即基于专利文件来界定权利要求书的用语。在该第 2 条第 1 款中，将权利要求书、说明书及附图等专利文件作为整体来界定权利要求的用语，而不是先基于权利要求书来界定，当权利要求书无法界定时再通过说明书及附图来解释。在适用该第 2 条时，可以从主观视角和客观依据来考察。主观视角是指所属技术领域技术人员的视角，按照专利审查指南 2010（以下简称指南）第二部分第四章第 2.4 节的规定，他知晓现有技术并且具有常规实验手段的能力，但不具有创造能力。在界定权利要求的用语时，始终通过该视角来理解权利要求的用语。客观依据包括在申请日时提交的专利文件及在申请日之前公开的公知常识（如技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技术标准）。主观视角和客观依据的共同之处在于，都基于公知常识等确定性标准，使得权利要求用语的界定相对客观、稳定。二、“最大合理解释原则”的内涵（一）“最大合理解释原则”之“最大解释”在专利授权和确权的程序中，专利权的保护范围处于可能变动的状态；在该阶段，若满足“合理解释”等相关要求，则可以对权利要求作最广义的解释，此时，权利要求所描述的技术方案被置于更广的现有技术的背景下进行评价。具体而言，如果权利要求相对于该更广的现有技术仍具备新颖性或创造性，则说明相应的技术方案满足授予专利权的实质性条件；如果权利要求所描述的技术方案相对于该更广的现有技术不具备新颖性或创造性，则说明该技术方案不满足授予专利权的实质性条件，需要申请人解释或者修改专利申请文件。通过该方式，可以提高待授权或确权专利文件中权利要求的确定性，提升专利的质量，符合公众对于授权专利稳定性的预期。（二）“最大合理解释原则”之“合理解释”关于“最大合理解释原则”之“合理解释”，一方面，在对权利要求的用语作倾向性界定时，应基于专利文件所确定发明创造的目的，并结合该用语在专利文件上下文的语境、相关实施方式或者本领域的公知常识，进行合理解释；另一方面，应以所属技术领域的技术人员为视角界定权利要求的用语，需要基于他的知识范围（现有技术）和能力水平（具有常规实验手段的能力，但不具有创造能力）进行合理解释。-44-学术探讨Academic Discussion PATENT AGENCY专 利 代 理对权利要求用语进行界定的基础是“合理解释”，其贯穿权利要求解释的整个过程，也是“最大合理解释原则”中“最大解释”的前提。最高人民法院在西门子公司与国家知识产权局专利复审委员会二审行政判决书中提供了一审法院的判决理由，即，涉案专利说明书既未针对权利要求 1 中的“计算”进行专门界定，也没有与被告所称“直接进行计算”相关的任何表述，在此情况下，应当对用语“计算”作出最广义的解释，且此种广义解释未超出合理范围。对于该判决理由，最高人民法院认为，在适用“最大合理解释原则”解释权利要求的用语时，应当在该用语的最大含义范围内，以“合理解释”为出发点和落脚点；具体到本案，需要结合涉案专利的发明目的以及说明书和附图的具体内容对用语“计算”进行“合理解释”，涉案专利中的“计算”并不包括一审法院所称的所有可能的计算方式，而是有其特定含义，例如，涉案专利描述了与损失相位相关的现有技术缺陷，为解决该缺陷而提供不损失相位的直接计算方式，因此，涉案专利中的“计算”不应包括与损失相位相关的计算方式，而应界定为与不损失相位相关的直接计算方式。（三）“最大合理解释原则”之适用时机通常，通过专利文件解释权利要求应不需要时机。例如，最高人民法院在精工爱普生与国家知识产权局专利复审委员会行政裁决申诉行政判决书中认为，“说明书乃权利要求之母，不参考说明书及其附图，仅仅通过阅读权利要求书即可正确理解权利要求及其用语的含义，在通常情况下是不可能的”，即，结合说明书及附图理解权利要求的过程就是解释权利要求的过程。可见，如果不结合说明书及附图理解权利要求，既无法正确地理解权利要求的用语、技术特征及整体的技术方案，又违背了在专利实践中产生并为法律规范所规定的“专利文件需包括说明书”的初衷。但是，在适用“最大合理解释原则”时，应需要时机。具体而言，“合理解释”是对权利要求理解的应有之义，在理解权利要求的整个过程中需要首先把握申请人进行发明创造时明示或暗示的真实目的，并且可以基于所属技术领域技术人员的视角和相关公知常识来理解；而适用“最大解释”需要具有时机，即在判断出专利文件没有特别限定或特别限定不清楚，以及所属技术领域没有通常含义时，才可以适用“最大合理解释原则”。北京市高级人民法院在纳幕尔杜邦与国家知识产权局专利复审委员会二审行政判决书中认为，当权利要求中的用语在所属技术领域有通常含义时，如果在说明书中有特别限定，并且该特别限定是清楚的，所属技术领域人员能够明白其特别限定的含义的，则应当采用说明书中的特别限定来确定该用语的含义；如果说明书中没有特别限定，或者特别限定不清楚，所属领域技术人员无法明白其特别限定的具体含义的，则应当采用所属技术领域的通常含义。如果该用语在说明书中没有特别限定，或者特别限定不清楚的，并且在所属技术领域也没有通常含义，则为“最大合理解释原则”的适用时机，可以对该用语作“最大合理解释”，并认定权利要求得不到说明书的支持。根据该判决书的推理可见，一方面，在适用“最大合理解释原则”时，权利要求已不满足专利法第 26 条第 4 款“权利要求书应当以说明书为依据”这一授予专利权的实质性条件，而适用“最大合理解释原则”仅为授予专利权的其他实质性条件清楚地界定出保护范围；另一方面，对于申请人，在专利授权和确权的程序中，应将用语解释的范围局限于专利文件或者所属技术领域的通常含义，否则在适用“最大合理解释原则”的同时，权利要求已不满足专利法第 26 条第 4 款这一授 参见（2019）最高法知行终 61 号判决书。参见（2010）知行字第 53-1 号判决书。Academic Discussion学术探讨-45-PATENT AGENCY专 利 代 理 参见指南第一部分第二章第 7.4 节以及第二部分第二章第 3.11、3.2.1、3.2.2 节。参见专利授权确权司法规定第 9 条第 1 款。予专利权的实质性条件。最高人民法院关于“最大合理解释原则”的各裁判文书中，均未具体地阐释其适用时机。例如，在西门子公司与国家知识产权局专利复审委员会二审行政判决书中，仅针对一审法院提出的“最大合理解释原则”梳理了“合理解释”“最大解释”二者的关系；关于其适用时机，有待最高人民法院在后续的审判实践中予以释明。美国专利审查程序手册（MPEP）阐释了“最大合理解释原则”（Broadest Reasonable Interpretation of the Term）1。参见图 1 所示的解释规则，其中，适用的先后条件包括：对于本领域的普通技术人员而言，用语是否具有普通和惯用的含义、说明书是否提供了该用语的含义，如果二者皆否，则为“最大合理解释原则”的适用时机，可以对该用语作“最大合理解释”。图1 美国MPEP中规定的“最大合理解释原则”比较我国和美国关于“最大合理解释原则”的规定和实践可见，其具有如下共同点：第一，二者均始终以本领域普通技术人员的视角进行考察；第二，二者均强调适用“最大合理解释原则”的条件或者时机，即在专利文件中没有特别限定或特别限定不清楚，以及在所属技术领域没有通常含义时，可以对该用语作最大合理解释；第三，二者均是将基于专利文件的解释优先于基于本领域通常含义的解释，因为前者更能体现申请人进行发明创造的真实目的，符合权利要求“合理解释”的基本要求。三、功 能 性 特 征 与“最 大 合 理 解 释原则”在权利要求中，如果用语或者技术特征无法用结构、组分、步骤等清楚地描述，或者通过其描述不如用功能、效果来表征，则可以使用功能性限定的特征（以下简称功能性特征）；但是，本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。在专利授权和确权的程序中，由于功能性特征是通过功能、效果来表征，而不是通过结构、组分、步骤等清楚地描述，并且本领域普通技术人员也无法基于公知常识来理解，即，对于功能性特征，专利文件未清楚而全面地界定并且所属技术领域也没有通常含义，因而符合前述“最大合理解释原则”之适用时机。-46-学术探讨Academic Discussion PATENT AGENCY专 利 代 理在指南和相关实践中，功能性特征被理解为覆盖了所有能够实现该功能的实施方式。这说明，一方面，功能性特征需要被说明书中提供的具体实施方式支持，未公开具体实施方式的功能性特征不被允许；另一方面，功能性特征还覆盖未被说明书记载的其他实施方式，该其他实施方式可以为本领域普通技术人员明了而不会产生合理怀疑。由于功能性特征被理解为覆盖了所有能够实现该功能的实施方式，使得包含该功能性特征的权利要求所描述的技术方案被置于更广的现有技术背景中进行评价，并且要求该技术方案满足授予专利权的实质性条件，从而在程序上提高授权专利权利要求的稳定性。在 SEB 公司与国家知识产权局专利行政管理二审行政判决书中，焦点问题包括功能性特征的认定和涉案专利的权利要求 1 是否具备新颖性，前者为后者推理的前提。其中，权利要求 1 为：1.一种干煎炸锅（1），该干煎炸锅包括用于容纳待煎炸的食物的主体（2），在所述主体（2）内安装有一装置（5，6），所述装置用于通过将所述食物与油脂混合而给所述食物自动涂覆油脂膜，该干煎炸锅还包括安装在所述主体（2）上的主加热器装置（24），该主加热器装置设计成产生热流（25），该热流定向成直接冲击至少一部分所述食物，所述主加热器装置（24）提供用于烹调的热的至少主要部分。关于技术特征“在所述主体（2）内安装有一装置（5，6），所述装置用于通过将所述食物与油脂混合而给所述食物自动涂覆油脂膜”，由于装置（5，6）未通过形状、结构、连接关系、位置关系等进行直接而具体的描述，而是通过装置所具有的功能（“将所述食物与油脂混合而给所述食物自动涂覆油脂膜”）来限定，本领域普通技术人员也无法基于公知常识来理解该装置，因此，其属于功能性特征；并且，该功能性特征应被理解为覆盖了所有能够实现该功能的实施方式。关于权利要求 1 是否具备新颖性，主要涉及上述功能性特征的比对。国际专利申请 WO89/10085A1（判决书中标记为“证据 2-1”）记载了煎炸食品的具体结构，其中，容器底部提供有粗糙面，在选择煎炸的加工方式下，容器转动而使得其内部需煎炸食品在这些粗糙面上部分翻转，这必然使得因煎炸而提供的油脂被均匀提供到需煎炸食品的表面，即证据 2-1 的具体结构具有上述功能性特征所涉及的功能。因此，该功能性特征为证据 2-1 所公开。结合权利要求 1 中其他技术特征的比对，认定权利要求 1 所描述的技术方案不具备新颖性。五、结语“合理解释”指基于专利文件所确定发明创造的目的，并结合该用语在专利文件上下文的语境、相关实施方式或者本领域的公知常识来解释权利要求的用语。适用“最大合理解释原则”时，对权利要求作最广义解释的前提和基础应是“合理解释”。并且，对权利要求进行解释具有时机，其涉及专利文件没有特别限定或特别限定不清楚，以及所属技术领域没有通常含义的情形。参考文献1 United States Patent and Trademark Office.Manual of Patent Examining Procedure EB/OL.(2023-02-01)2023-08-08.https:/mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/current#/current/d0e200352.html/.参见指南第二部分第二章第 3.2.1 节。参见专利授权确权司法规定第 9 条第 2 款。参见（2019）最高法知行终 184 号判决书。Academic Discussion学术探讨-47-PATENT AGENCY专 利 代 理Research on Claim Interpretation in the Patent Grant and Confi rmation ProceduresLU Lei(Borui Law Firm,Shanghai 200120)Abstract:It is needed to interpret the claims,thereby ensuring the scope of protection.In the patent grant and confirmation procedures,“the Principle of Broadest Reasonable Interpretation”may be applied to interpret the terms of the claims,where reasonable interpretation should be the prerequisite of the broadest interpretation;in particular,in the event that a term is not deliberately defi ned or the defi nition thereof is unclear in the specifi cation,and there is no general meaning in the art,“the Principle of Broadest Reasonable Interpretation”may be applied.As to the technical features defi ned by function,these features are not defi ned deliberately and clearly,and there is no general meaning in the art,therefore,“the Principle of Broadest Reasonable Interpretation”may be applied.Key words:patent;claim;broadest reasonable interpretation;feature defined by function;occasion of interpretation（上接第 27 页）Rethinking and Reconstruction of the Rules for Determining Manufacturing Behavior in Patent Infringement CasesDENG Heng,YANG Junhui(School of Humanities and Law,North China University of Technology,Beijing 100144)Abstract:The determination of manufacturing behavior has become the focus and difficulty in patent infringement cases.The reasons for this are the confl ict between the legislative governance concept and reality,and the diff erent views on the determination of manufacturing behavior in judicial practice.Starting from the meaning of“manufacturin”in patent law,this paper explores the state of determination of manufacturing behavior as a matter of necessity with the actual control of technical solutions as the core.The path of reconstructing the rules for the determination of manufacturing behavior in patent infringement cases is to determine the manufacturing behavior in a subjective and objective manner,to unify the rules for the determination of manufacturing behavior in cases,and to fully consider the balance of interests of various subjects.It is reasonable to put forward proposals for the determination of manufacturing behavior from the legislative and judicial perspectives.From the actual situation in China,it is feasible to connect with the existing system.Key words:patent infringement;manufacturin behavior;legal source defense